Los jueces no hacen “Acto de Fe” al declarar la notoriedad de las marcas

Con demasiada frecuencia los abogados acostumbramos a alegar en nuestras demandas que la marca de nuestro cliente, base de la acción de infracción y/o nulidad, es una marca notoria.

Con la misma frecuencia, la alegación de la notoriedad va huérfana de los medios probatorios necesarios para su reconocimiento: unas veces porque llevados por el entusiasmo de nuestro cliente o por la propia impresión personal consideramos que el carácter notorio de la marca es evidente, y la mayoría de las veces, porque nuestro cliente no nos proporciona los medios probatorios oportunos que permitan concluir la notoriedad de su marca (auditorías sobre ventas, publicidad, difusión, conocimiento…), o los recursos económicos necesarios para obtener dichos elementos de prueba (elaboración de estudios de mercado, certificados de asociaciones…).

Como no podía ser de otra manera, la consecuencia de la ausencia de prueba relativa a la notoriedad de la marca, es su desestimación por parte de los Juzgadores que, como digo en el encabezamiento del artículo, ni pueden ni deben hacer un “acto de fe” sobre este aspecto, en la mayoría de los casos objeto de debate y cuestión controvertida si la parte demandada, como cabe esperar, no reconoce dicha notoriedad.

Para permitir al Juzgador que valore la notoriedad de la marca, la STJUE de 06/10/2009 nos remite a los abogados a la preparación y aportación de unos medios de prueba que, conforme a la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (aprobada por la 34ª Asamblea de los Estados miembros de la OMPI celebrada entre los día 20 a 29 de septiembre de 1999), aporte información relativa a (i) el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; (ii) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; (iii) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca; (iv) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; (v) la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; y (vi) el valor asociado a la marca.

La acreditación de todos estos extremos requiere un importante despliegue probatorio que exige:

• Por un lado, la colaboración de nuestros clientes que nos tendrán que facilitar la prueba relativa a la presencia de la marca en mercado a través de documentos que revelen las cifras de ventas, sus clientes, la ubicación de los mismos, los gastos en publicidad y medios utilizados para la difusión de su marca, etc, y
• Por otro lado, la elaboración cuidadosa de medios probatorios que completando los documentos facilitados por el cliente, nos permitan acreditar el conocimiento de la marca por el púbico consumidor relevante.

A este segundo grupo de documentos pertenecen los estudios de mercado y las certificaciones de fabricantes y asociaciones del sector en cuya elaboración puede intervenir el abogado asesorando conforme a los siguientes criterios recogidos en la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de 05/07/2012 (aso “Oreo”):

1. El estudio de mercado debe incluir la imagen de la marca registrada cuya notoriedad se invoca
2. Las certificaciones de los fabricantes del sector diciendo que la marca invocada es conocida dentro de su ámbito no es suficiente si la misma no viene acompañada de las fuentes que le permiten hacer esa afirmación. En este sentido debemos tener en cuenta que el público relevante son los consumidores y no los fabricantes del sector concreto al que pertenece la marca.
3. La certificación de Andema debe resultar clara al respecto y decir de manera inequívoca que el público consumidor conoce la marca. Igualmente con dicha certificación se deben aportar los documentos anexos que dicha Asociación ha examinado para concluir que la marca es notoria. La simple citación de los documentos no es suficiente.
4. Al igual que con las certificaciones de los fabricantes del sector, las que emitan las asociaciones deben concluir el conocimiento del público consumidor, e indicar las fuentes que le permiten concluir la notoriedad de la marca. Con dicha certificación se deben aportar los documentos citados.

En definitiva, la aportación de la prueba relativa a la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la relativa a la promoción de la marca y su conocimiento, toda ella aportada en la forma indicada, es la única que permitirá al Juzgador establecer el carácter notorio de la marca en cuanto le permitirá reconocer que dicha marca goza de un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente (STJUE de 6 de octubre de 2009), es decir, que una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca, conoce esta marca (STJUE de 14 de septiembre de 1999).