Modelos de utilidad, en el proyecto de ley de patentes española

30 junio 2014

30 junio 2014

Los modelos de utilidad han tenido históricamente, y la continúan teniendo en la actualidad, una gran importancia en España. Considerado como “el hermano menor” de la patente, es una institución utilizada frecuentemente por los inventores españoles para obtener protección de sus inventos.

Las estadísticas oficiales de la OEPM muestran que en el año 2013 las solicitudes de modelos de utilidad (2.633) se aproximaron a las solicitudes de patentes directas (es decir, que no provienen de una solicitud de patente internacional o de la validación de u a patente europea) que se presentaron ese mismo año en España, un total de 3.133 solicitudes de patentes.

Las mismas estadísticas de la OEPM señalan que, entre los 50 principales solicitantes de modelos de utilidad españoles, figuran, además de algunos particulares, empresas importantes tales como SEAT, S.A. o ARBORA AUSONIA, S.L.U.

El régimen legal de los modelos de utilidad en España también se verá afectado por la modificación de la Ley de Patentes española. Pese a que el texto no es todavía el definitivo, ya que la norma se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, podemos destacar que las novedades más significativas del régimen legal de los modelos utilidad se condensan en los aspectos que resumimos a continuación.

  • Respecto del objeto de la institución, o lo que es lo mismo, qué puede ser protegido mediante modelo de utilidad. Se mantiene la exclusión de protección, vía modelo de utilidad, referente a las invenciones de procedimientos, las que recaigan sobre materia biológica, las sustancias y composiciones farmacéuticas (artículo 134.2 Proyecto de Ley de Patentes, en adelante PLP).

Si bien tradicionalmente las invenciones protegidas mediante los modelos de utilidad se limitaban a las que recaían en “objetos” que se mejoraban mediante su configuración, estructura o constitución de la que resultase alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación, el PLP amplía el área de lo que puede ser protegido mediante modelo de utilidad a los “productos”, por lo que podrán acogerse a esta modalidad de protección los productos químicos, sustancias o composiciones (pero no las sustancias ni composiciones farmacéuticas).

  • En lo referente a los requisitos de protección, especial referencia a la exigencia de la novedad mundial.

La nueva Ley de Patentes exige novedad mundial para las invenciones protegidas mediante el modelo de utilidad (artículo 136 del PLP). Por lo tanto, se supera el concepto de “novedad nacional” (o relativa) que imperaba en la Ley 11/1986 de Patentes, en línea con lo que ya se había materializado en alguna Sentencia de los Tribunales españoles (como por ejemplo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, del 11 de noviembre de 2011), exigiendo que el invento sea nuevo a nivel mundial. En cuanto a la “actividad inventiva” se mantiene la tradicional “actividad inventiva inferior” respecto de las patentes.

  • Respecto a la tramitación administrativa ante la OEPM, continuarán concediéndose sin examen de novedad, actividad inventiva ni suficiencia de la invención, pero con llamamiento a oposiciones previo a la concesión. En este sentido, el plazo para la presentación de oposiciones por parte de terceros se amplía de 2 a 4 meses (artículo 141 PLP).

Resulta llamativa esta ampliación de plazo para la presentación de oposiciones en la medida en que el Modelo de Utilidad español es utilizado con frecuencia con la finalidad de obtener rápidamente la concesión de un título de propiedad industrial sobre la invención. Con la ampliación del plazo para la presentación de oposiciones se demorará la concesión respecto de los tiempos actuales, cuanto menos en dos meses más.

  • En lo referente al ejercicio de acciones judiciales por infracción de los modelos de utilidad, se exigirá un Informe sobre el Estado de la técnica como requisito para el ejercicio de acciones por infracción del modelo de utilidad.

Si bien en el PLP no se modifica el alcance de protección del modelo de utilidad (el artículo 145.1 del PLP establece que “la protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención”), se introduce una exigencia para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad. Dicha exigencia consiste en solicitar de la OEPM, previamente a la interposición de la demanda, la emisión de un “informe sobre el estado de la técnica” referido al modelo de utilidad presuntamente infringido (artículo 145.3 PLP).

En consecuencia, el titular de un modelo de utilidad que se vea en la necesidad de interponer una acción judicial por infracción de su título de propiedad industrial, deberá necesariamente, solicitar de la OEPM que emita un informe sobre el estado de la técnica sobre el objeto de su invención.

Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo

Director de la Oficina de Barcelona. Director de la Asesoría Jurídica de Barcelona. Abogado.

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