Sentencia audiencia provincial de Barcelona 14/12/2016

Como consecuencia de la demanda interpuesta por Grupo empresarial VP Frontera, el conocido restaurante y bar musical NUBA de Barcelona, tiene que cambiar su nombre.

Nuestro cliente, Grupo empresarial VP Frontera, S.L., en base a su marca prioritaria nº 2.591.965 LA NUBA, clase 41, registrada para distinguir “servicios de discoteca”, ha interpuesto una demanda ejercitando las siguientes acciones:

• Nulidad marca Nº 2.934.596 NUBAR Restaurant Bar, mixta, clase 43, registrada a nombre de Don Javier y Don Ramón Ramos Bordas de Togores, para distinguir “servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal”.
• Infracción de marca como consecuencia del uso que NUBA Lounge, S.L. hace de la marca, utilizando los signos NUBA Restaurante Bar, NUBA Restaurante Lounge club, NUBA, NUBA BCN y NUBA IBIZA para distinguir los servicios restaurante y bar musical.
• Cambio razón social NUBA Lounge, S.L.
• Indemnización daños 1% cifra negocios.

Desestimadas todas las acciones mediante la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 8, de Barcelona, en los autos de Juicio Ordinario nº 850/2013, Grupo empresarial VP Frontera, S.L. interpuso recurso de apelación que ha sido resuelto mediante la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 14/12/2016, dictada en el Rollo nº 415/2015-2ª, de la que destacamos los siguientes pronunciamientos:

1. Confirma la desestimación de la acción de nulidad al considerar que, “aunque la cuestión suscita dudas de derecho”, no existe riesgo de confusión como consecuencia de las diferencias fonéticas y aplicativas que presentan las marcas enfrentadas.
2. Estima el recurso y declara la existencia de infracción condenando a la sociedad demandada a que cese en el uso de los signos NUBA, NUBA BCN y NUBA IBIZA.
3. La infracción encuentra su fundamento en (i) “la identidad casi absoluta entre la marca denominativa de la demandante LA NUBA el signo usado NUBA, y (ii) la semejanza entre los servicios de discoteca que protege la marca de la actora, y los servicios de la demandada que “desborda aquello para lo que está registrada su marca” y “prolonga el horario de apertura de sus locales, que se convierten en bares musicales de copas en donde se ofrecen espectáculos en vivo”
4. Estima la acción de cambio de razón social y condena a la modificación de la misma, eliminando el signo NUBA.
5. Estima la acción de indemnización de daños y perjuicios solicitada del 1% de la cifra de negocios de la demandada, introduciendo un factor de corrección que reduce el importe de la indemnización en un 75% al limitarse a “la actividad de bar musical de copas que se desarrolla fuera del horario típico de restauración”.

Resolviendo la cuestión relativa a la condena en costas de la reconvención, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona contradiciendo la posición del Juzgado de Primera Instancia, concluye que el uso del signo no implica infracción del art. 39.2 apartado a) de la LM en cuanto al inclusión de los elementos gráficos resultan intrascendentes al no afectar el carácter distintivo de la marca denominativa LA NUBA.

Por último, destacamos que por parte del Magistrado José María Ribelles Arellano se ha emitido un voto particular expresando su discrepancia con el pronunciamiento estimatorio de la acción de indemnización de daños y, en concreto con la interpretación que han hecho los otros dos magistrados del art. 43.5 de la LM.

Discrepa con los otros magistrados en cuanto éstos consideran que la declaración de la existencia de la infracción conlleva necesariamente y sin necesidad de prueba la indemnización mínima del 1% que contempla el art. 43.5 de la LM, pese a que la infracción no ha causado daño alguno al titular de la marca.

En este sentido, considera que en supuestos en que la presunción de daño no responda a ninguna lógica jurídica o en que el infractor logra probar que la infracción no ha causado daño, la condena se debe limitar al cese de la actividad infractora, ya que la presunción del art. 43.5 de la LM sólo alcanza al quantum, que no necesita ser probado salvo que se reclame una indemnización superior al 1% de la cifra de negocios.

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