El mercado de las bebidas alcohólicas está actualmente en continuo desarrollo. Prueba de ello es que hoy es fácil encontrar bebidas que antes eran imposible de adquirir, o solamente se hallaban en tiendas muy especializadas, como puede ser el caso de las ginebras de sabores, teniendo como máximo exponente la marca Puerto de Indias, las bebidas espirituosas sin alcohol, como es la ginebra Tanqueray 0,0%, las aguas con gas con alcohol, como la bebida Topochico, o incluso los refrescos con alcohol, como es buen ejemplo WIMBI.
Estos cambios de tendencia, que repercuten directamente en el consumidor y en su manera de consumir bebidas alcohólicas, afectan igualmente al Derecho Marcario y, en concreto, a la forma de analizar la comparación entre los productos protegidos por las marcas.
De este modo, podemos destacar la decisión de la Gran Sala de Recurso con número de asunto R 964/2020-G, de fecha 13 de abril de 2022, en la cual H&A participó como representante legal de la parte oponente.
Dicho asunto tenía como objeto la oposición presentada por Euromadi Ibérica, S.A. contra la solicitud del signo distintivo ZORAYA (denominativa) solicitado por Zorka Gerdzhikova que protegía los siguientes productos:
Clase 32 Bebidas sin alcohol; bebidas aromatizadas y gaseosas; aguas; agua mineral enriquecida con vitaminas [bebidas].
Dicha oposición se basó en la marca nacional española anterior VIÑA ZORAYA que protegía los siguientes productos:
Clase 33 Vinos, bebidas espirituosas y licores
Esta decisión de la Gran Sala de Recurso de la EUIPO es de gran relevancia debido a que trata de unificar criterios en cuanto a la relación aplicativa entre las bebidas alcohólicas y las bebidas sin alcohol.
Una historia previa de jurisprudencia diversa
Hasta este momento, la jurisprudencia no era clara debido a que, en determinadas decisiones, se consideraba que no existía relación aplicativa entre las bebidas alcohólicas y no alcohólicas como en los siguientes casos:
Resolución de 21 de enero de 2019, asunto R 1720/2017-G, ICEBERG (fig.)/. ICEBERG.
La Gran Sala sostuvo que las «aguas minerales y gaseosas; bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y zumos de frutas» no eran similares al «vodka» a pesar de que los productos eran líquidos.
La Gran Sala declaró que estos productos no se elaboran a través del mismo proceso de fabricación y se venden en diferentes departamentos de los supermercados y el vodka contiene al menos un 38% de alcohol. Por lo tanto, una de las razones para considerar que los productos eran diferentes era el hecho de que el vodka contiene alcohol, mientras que las otras bebidas, no.
Decisión de 1 de septiembre de 2020, R 519/2019-5, Montecelio contra Montecelli
La Quinta Sala de Recurso sostuvo que «las aguas minerales y otras aguas no alcohólicas; los jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas; las bebidas no alcohólicas con sabor a té; los refrescos con sabor a té a base de frutas; las bebidas a base de agua que contienen extractos de té; los refrescos no alcohólicos con sabor a té» no eran similares a los «vinos italianos; bebidas espirituosas», ya que la diferencia de sabor y la presencia o ausencia de alcohol conduce, por lo general, a un consumidor medio que quiere comprar vino y que no lo compara con las bebidas no alcohólicas, a comprar, o bien vino, o bien, una de esas bebidas no alcohólicas.
La sala añadió que la presencia o ausencia de alcohol es un criterio muy importante, utilizado por los consumidores para distinguir las bebidas sin alcohol de la versión original que contiene alcohol, y a veces es incluso la razón decisiva para elegir una u otra y argumentó que no hay pruebas de que las bebidas sin alcohol y con alcohol compitan entre sí.
Resolución de 17 de mayo de 2021, asunto R 867/2018-1, Palacio domecq 1778 (fig.)/ Domecq
La Sala Primera de Recurso consideró que los «vinos» y las «bebidas no alcohólicas» son diferentes.
Sin embargo, en otras ocasiones se consideraba que sí existía relación aplicativa entre las bebidas alcohólicas y no alcohólicas como en los siguientes casos:
Resolución de 4 de febrero de 2019, asunto R 257/2018-2, Tradición cz, s.l./ Rivero cz.
La Segunda Sala de Recurso consideró que existía una similitud entre «bebidas alcohólicas (excepto cervezas)» de la clase 33 y la «cerveza» de la clase 32. El «mosto» también se consideró similar al «vino», ya que el mosto y el vino tienen el mismo origen empresarial, es decir, empresas dedicadas a la transformación de la uva, y son complementarios entre sí.
Los productos en litigio «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y zumos de frutas»; y «jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas», se consideró que tenían una similitud de grado mínimo respecto a las «bebidas alcohólicas», ya que se dirigen al mismo público y pueden competir entre sí, vendiéndose juntas en tiendas y bares y apareciendo como bebida en los menús.
Resolución de 27 de mayo de 2019, asunto R 1526/2017-1, AQUARTUS/Aquintus
La Sala Primera de Recurso consideró que existía una similitud entre las «cervezas» y las «aguas minerales y gaseosas», a pesar de que las primeras contienen alcohol y las segundas, no, y de que los productos se elaboran a partir de ingredientes básicos diferentes y por productores distintos y no se exhiben en el mismo lugar en las tiendas de alimentación. Los «cócteles» y los «aperitivos [bebidas]» de la clase 33 también se consideraron similares a las «aguas minerales y gaseosas», aunque en grado mínimo, ya que se mezclan, se venden en establecimientos de restauración y tienen los mismos consumidores finales y canales de distribución. Las «preparaciones alcohólicas para hacer bebidas» se consideraron similares en grado mínimo a las «aguas minerales y gaseosas», ya que su nexo es que ambos productos se utilizan para hacer bebidas mezcladas.
Resolución de 11 de marzo de 2020, asunto R 938/2019-2, PASIONBLUE (fig.)/ Pasión de moscatel
La Segunda Sala de Recurso declaró que el mosto es el zumo prensado de la uva antes de la fermentación para convertirlo en vino; el mosto tiene el mismo origen comercial que el vino, es decir, las empresas que se dedican a la transformación de la uva. Por lo tanto, «mosto» y «vino» tienen una similitud de grado medio. Igualmente sostuvo que «las aguas minerales y gaseosas; las bebidas de frutas y los zumos de frutas; las bebidas de cola; las bebidas gaseosas; las aguas tónicas (bebidas no medicinales); las bebidas gaseosas aromatizadas sin alcohol; las bebidas gaseosas aromatizadas con té sin alcohol; las bebidas a base de zumo de uva» tienen similitud de grado mínimo con las «bebidas alcohólicas (excepto cervezas); vinos»
Resolución de 3 de febrero de 2021, R 387/2020-4, Yador c. A.e. dor
La Sala Cuarta de Recurso consideró que las «bebidas no alcohólicas» eran distintas del «coñac» y del «ron». En particular, la Sala Cuarta de Recurso destacó la importancia del carácter alcohólico o no de las bebidas como elemento distintivo de los productos. La Sala Cuarta de Recurso consideró que en las «bebidas energéticas» de la clase 32 existe similitud de grado medio con las «bebidas energéticas alcohólicas» de la clase 33; a pesar de que estas últimas contienen alcohol y las primeras, no, ambos productos son bebidas energéticas, siendo el contenido de alcohol de los productos anteriores la única diferencia a este respecto con los productos en litigio.
Por ello, los productos en litigio no pueden calificarse como idénticos, ni como distintos. Más bien, teniendo en cuenta su idéntica naturaleza, su idéntica finalidad (proporcionar energía a quien las bebe) y su idéntico método de uso (beber), son, en grado medio, similares. La Sala añadió que los productos compiten entre sí, ya que uno puede sustituir al otro: los consumidores que necesiten una inyección de energía pueden elegir entre una bebida energética sin alcohol o con alcohol, y los consumidores que quieran adquirir una bebida energética con alcohol también pueden comprar una bebida energética sin alcohol para mezclarla con una bebida con alcohol.
Resolución de 9 de febrero de 2021, asunto R 237/2020-4, Sol de Mallorca/Mallorca
La Sala Cuarta de Recurso declaró que el «vino sin alcohol» es un producto comparable al «vino», ya que solo difieren en el grado alcohólico presente.
Tras estas resoluciones, la Gran Sala busca unificar criterios
A la vista de las anteriores resoluciones, la Gran Sala trata de dar respuesta en su resolución, al análisis aplicativo entre bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
En este sentido, la Gran Sala, con gran acierto reconoce que la comparación de bienes y servicios no es inamovible, dado que el resultado de la comparación de bienes y servicios puede cambiar con el tiempo debido a la realidad del mercado. Además, dadas las pruebas presentadas por las partes, reconoce que existe una tendencia general en la industria de las bebidas, al menos en España, a ofrecer bebidas con las mismas características en dos versiones diferentes, una con alcohol (versión clásica) y otra sin él.
Igualmente, la Sala reconoce que no sólo se ofrecen ambos productos en los mismos puntos de distribución de los supermercados o las tiendas especializadas, sino que están en los mismos lineales de los supermercados, a veces uno al lado del otro y que además se ofrecen en restaurantes, bares y otros lugares públicos, y están uno junto al otro en el menú, donde los productos no se agrupan necesariamente en productos sin alcohol y con alcohol, sino en productos de la misma categoría (vino, whisky, ron, ginebra, licor, etc.), que luego incluyen tanto las versiones sin alcohol como las alcohólicas.
Tras la anterior argumentación, se comienzan a analizar los productos en concreto de la siguiente manera:
- Bebidas sin alcohol frente a vino
En primer lugar, la Gran Sala reconoce que «bebidas no alcohólicas» incluyen también el «vino sin alcohol».
Ha considerado que el «vino sin alcohol» y el «vino» tienen la misma naturaleza (uvas), el mismo uso y método de uso (beber) y los mismos usuarios finales (el público en general).
Del mismo modo, la Sala ha declarado que su método de producción no es idéntico, pero sí muy similar, ya que se necesita «vino» para producir «vino sin alcohol»; por lo tanto, los consumidores podrían creer que ambos tipos de vino tienen el mismo origen comercial y que también se venden en los mismos puntos de venta, es decir, en las vinotecas y en los supermercados, donde se sitúan muy cerca.
Considera que, si el consumidor ve la misma marca en una botella de vino y en otra de vino sin alcohol, supondrá que ambas botellas son del mismo productor.
En su opinión, la presencia o ausencia de alcohol, es un criterio importante para que los consumidores distingan entre las bebidas no alcohólicas y sin alcohol y sus homólogas alcohólicas; sin embargo, según la Gran Sala, este hecho causa una competencia entre estas bebidas.
En este sentido, la Sala confirma que cada vez hay más alternativas no alcohólicas a las bebidas alcohólicas que existen en el mercado. Además, se podría elegir el vino sin alcohol en lugar del vino con alcohol por una gran variedad de razones de abstinencia al alcohol, ya sea por motivos de salud, por razones de aptitud para la conducción o por motivos religiosos.
En vista de todo lo anterior han considerado que las «bebidas no alcohólicas» y el «vino» no pueden considerarse disímiles y su grado de similitud es al menos bajo.
- Bebidas no alcohólicas frente a bebidas espirituosas y licores
La Sala ha considerado que, dado que las «bebidas no alcohólicas» incluyen las «bebidas espirituosas no alcohólicas», las «bebidas no alcohólicas» y las «bebidas espirituosas» deben considerarse similares.
Si bien esta conclusión entra en contradicción con la resolución de la Gran Sala de 21 de enero de 2019, asunto R 1720/2017-G, ICEBERG (fig.)/ICEBERG y otros, dada las pruebas aportadas por primera vez y la realidad del mercado, la Gran Sala concluye que las «bebidas no alcohólicas» y las «bebidas espirituosas» son similares como mínimo en grado bajo.
- Bebidas aromatizadas (con gas) frente a vino
La Gran Sala reconoce que la «Sangría» y el «Tinto de Verano» son bebidas mezcladas compuestas, entre otras cosas, por vino y bebidas gaseosas aromatizadas, que son elaboradas en España por los mismos productores que el vino y que, en parte, también se comercializan con las mismas marcas. Además, las «bebidas no alcohólicas» también incluyen la «Sangría» sin alcohol y el «Tinto de Verano» sin alcohol.
Por ello, la Gran Sala concluye que las «bebidas aromatizadas (carbonatadas)» y el «vino» son similares como mínimo en grado bajo.
- Agua y agua mineral enriquecida con vitaminas [bebidas] frente a vino
En opinión de la Gran Sala, ni los productores de agua han ampliado su gama de productos y ahora ofrecen vinos, ni las bodegas han ampliado su gama de productos y ahora ofrecen agua. Tampoco los procesos de producción son similares, ni en España el agua o el agua mineral enriquecida se mezclan con el vino. Sin embargo, según la Gran Sala el hecho de que el agua y el vino se consuman en las mismas ocasiones no es suficiente para establecer la similitud.
Por ello, la Gran Sala considera que estos productos no son, al menos en España, similares.
- Agua y agua mineral enriquecida con vitaminas [bebidas] frente a bebidas alcohólicas y licores
La Gran Sala reconoce que al igual que no existe similitud entre el «agua y las aguas minerales enriquecidas con vitaminas» y el vino, tampoco existe similitud entre el «agua y las aguas minerales enriquecidas con vitaminas» y las «bebidas espirituosas y licores» por las mismas razones mencionadas con anterioridad.
Por ello, la Gran Sala considera que estos productos no son similares.
- Bebidas aromatizadas (carbonatadas) frente a bebidas espirituosas y licores
A la Gran Sala no le consta que se vendan en el mercado «bebidas aromatizadas (carbonatadas)» a base de bebidas espirituosas o licores sin alcohol.
Por ello, concluye que las «bebidas aromatizadas (carbonatadas)» y las «bebidas espirituosas y licores» no son similares.
Las conclusiones de la Gran Sala
Esta resolución es de especial relevancia no solo porque unifica el criterio (que, como hemos visto, en ocasiones era contradictorio en cuanto a los análisis entre las bebidas alcohólicas y no alcohólicas) y porque reconoce la realidad del mercado de las bebidas en las que la tendencia es ofertar la misma bebida en versión alcohólica y no alcohólica, sino porque también acaba reconociendo que es posible que exista riesgo de confusión entre dos marcas similares o idénticas, que protejan productos alcohólicos y no alcohólicos.
Además de lo anterior, de esta sentencia podemos destacar los siguientes aspectos:
- El mercado cambia, y a la hora de los análisis entre los productos y servicios, se deben analizar las tendencias del mercado para comprobar si a la hora de comparar productos, se deben cotejar factores que en un principio no habían sido tenidos en cuenta.
- Las conclusiones a las que llega la Gran Sala, se realizan únicamente en relación al mercado español, por tanto, no podrá extrapolarse automáticamente este asunto; si nos encontramos con otros casos de signos similares o idénticos que protegen bebidas alcohólicas y no alcohólicas, habrá que analizar el mercado relevante y las tendencias de consumo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
- La importancia de contar en este tipo de asuntos con una firma de abogados especialistas en Propiedad Industrial como H&A es fundamental; incluso ante una doctrina contraria, se consiguió a través de una fuerte argumentación y unas evidencias con una fuerte carga probatoria que la Oficina revocará su decisión contrariando a parte de la Oficina, reconociendo en favor del cliente que existía relación aplicativa entre los productos protegidos por las marcas.
H&A CUMPLE 40 AÑOS
Defendiendo el valor de lo intangible, aquello que nos hace únicos.
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