Argentina, y cómo la Oficina de Marcas (INPI) está resolviendo las oposiciones

7 julio 2022

En un artículo anterior, nos referíamos a una reciente reforma legislativa en Argentina que modificó parcialmente la vigente ley de marcas, y en virtud de la cual las oposiciones son ahora analizadas y resueltas por el INPI, tras un procedimiento administrativo especial, sin perjuicio de que las partes (solicitante y oponente) pueden, eventualmente, cuestionar la decisión ante la justicia.

Tras cuatro años de la reforma (con la salvedad de que su implementación tuvo demoras en cuanto a la reglamentación), toca ahora hacer un repaso de las resoluciones que hasta el momento ha dictado la Dirección de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
Desde siempre se ha dicho que la casuística, cuando de conflictos de marcas hablamos, es muy variada, y por ello, la justicia tenía establecido como principio interpretativo que los precedentes tenían un valor relativo como fuentes del derecho.

Por tal motivo, tomaremos algunos temas puntuales, y haremos una breve reseña de cómo están siendo considerados por la Dirección de Marcas.

A modo de análisis general, diremos que todo cambio (y en este caso hablamos de un cambio del sujeto que decide) siempre genera la expectativa de saber si habrá continuidad de criterios o alguna mutación, sea disruptiva o leve.
Hasta el momento, no son muchas las resoluciones que se han dictado, pero en líneas generales, y con cierto beneplácito, puede afirmarse que las decisiones y los fundamentos que las respaldan siguen en buena medida los criterios que durante décadas habían establecido los tribunales federales.

Marca notoria y principio de especialidad

Si bien son cuestiones diferentes, uno de los supuestos en los que mejor se advierte la protección acentuada que reciben las marcas notorias es cuando se deja a un lado el principio de especialidad; y la marca registrada (y notoria) extiende sus efectos hacia otras clases del nomenclador, aun cuando no guarden relación con la actividad principal de su titular.

Así sucedió con una afamada marca de Volkswagen que reivindica el diseño de la Kombi, y que estaba registrada en varias clases, mas no en la 41:

En efecto, al resolverse la oposición al registro de la marca:solicitada para proteger solamente “servicios de fotografía” de la clase 41, en base a dichas marcas, se dijo: “Se debe tener en cuenta que, al otorgarse un registro marcario, el mismo se otorga para los servicios o productos para los cuales se concedió. Y es por ello, que resulta posible la convivencia de marcas idénticas o semejantes para distinguir productos y servicios distintos y de distinto titular (Conf. CCCF, Sala I, Causa N°1024/2015, 03.10.2017). Claro está que dicho principio acepta excepciones como puede ser la afinidad entre los productos o la similitud en el modo de comercializarlos. También se ha reconocido la importancia de prescindir del principio de especialidad, en el caso de que la marca oponente sea una marca notoria, ya que de lo contrario se estarían lesionando las buenas prácticas comerciales y los principios de la ley de marcas. En el presente caso, no hay duda, de que la marca oponente es un signo notorio”.

Se destaca entonces un criterio racional tanto para reconocer el carácter notorio de los signos, como para obrar una protección diferenciada.

Sin embargo, en algunos otros casos, como por ejemplo cuando se resolvió la oposición a la marca PSX (mixta) para la clase 9 (la base de la protesta era XPS de Dell y registrada en la misma clase), se dijo que: “Finalmente, desde el plano conceptual y/o ideológico, si bien ambas son de fantasía, lo cierto es que el elemento diferenciador está constituido por la difusión y reconocimiento que la marca oponente posee al ser ampliamente conocida en su rubro y en ese sentido el consumidor bien puede distinguirlo de la solicitada”.

Esta interpretación no es novedosa, ya que la justicia, en algunos casos, también había tomado el hecho de la notoriedad como un factor de distinción que alejaba los riesgos de confusión. Y es ciertamente disvaliosa ya que es contradictoria con la mayor protección que debe brindárseles a los signos notorios.

Con respecto al principio de especialidad, que debe ceder ante circunstancias excepcionales, hemos percibido que se ha dejado ocasionalmente de lado con fundamentos no muy convincentes, como cuando se declaró fundada la oposición a la marca RENEGADE RACE (cl 41) en base a la marca RENEGADE (cl 12) y se sostuvo la “estrecha relación” entre ambas clases.

Pautas interpretativas en materia de confusión

Los conflictos de oposición deben resolverse de acuerdo con las circunstancias que les son propias. Y si bien no es sencillo sentar reglas generales, tampoco deben dejarse de lado una serie de principios que la justicia ha definido durante largas décadas y que se han convertido en un verdadero plexo de estándares de interpretación.

Es positivo que la Dirección de Marcas haya tomado como propios esos principios, ya que de ese modo es posible prever cierta estabilidad en los criterios para determinar las posibilidades de confusión, más allá del cambio de la autoridad que habrá de resolverlos.

Algunos de los principios que la Dirección de Marcas ha tomado, son:

1) Que debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias;
2) Que basta que el parecido se presente en alguno de los tres campos del cotejo -gráfico, fonético o conceptual- para que se justifique vedar la coexistencia;
3) Que en caso de que la solución se preste a una duda corresponde preferir la marca registrada, en tanto constituye un derecho adquirido, por sobre la pretendida, que no excede el campo de la mera expectativa;
4) Que la aprehensión prerreflexiva de los signos es de gran valor;
5) Que el aspecto denominativo de las marcas es la más relevante a los efectos del cotejo ya que así se identificarán las marcas;
6) Que los signos deben ser apreciados en su conjunto y sin realizar desmembraciones artificiales;
7) Que cuando posean raíces o terminaciones comunes, el resto debe ser fuertemente característico;
8) Que las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultánea, ya que el público consumidor no suele verlas una al lado de la otra sino en distintos momentos y lugares;

Interés legítimo

El art. 4 de la ley de marcas establece que “Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente”.

La justicia desde siempre había interpretado este requisito con un criterio flexible. El INPI, ha flexibilizado aún más dicho criterio y ha resuelto que el solicitante, aun si no contesta la oposición, y por el solo hecho de haber solicitado la marca y pagado en su oportunidad la tasa correspondiente, cuenta con el interés exigido por la ley.

La atenuación del interés legítimo a tales extremos, no parece demasiado acertada ya que puede conducir directamente a la eliminación de un recaudo que la ley expresamente exige.
También se ha descartado la aplicación de las normas procesales relativas a la rebeldía, “por cuanto la resolución de una oposición no es un procedimiento autónomo, sino que se lleva adelante dentro del expediente de la solicitud, en el cual el solicitante ya está presentado y es parte, lo que no ocurre en la rebeldía”.

Incidencia de circunstancias adjetivas o accesorias

Si los conflictos marcarios se redujeran a la mera comparación de los signos en pugna, las decisiones que al respecto se tomaran podrían revestir un carácter eminentemente teórico de cuándo existe o no semejanza entre ellos.

Pero sabemos que, más allá del cotejo de los signos, los conflictos marcarios están rodeados de circunstancias que inciden, a veces en forma determinante, en su resolución. Las mismas suelen recibir el nombre de circunstancias adjetivas.

Muchas de estas circunstancias guardan relación directa con la comparación, como es el caso de las partículas de uso generalizado. Pero otras son decididamente ajenas como, por ejemplo, la forma en que las marcas habrán de ser usadas, o la parte del producto en la que se aplicarán.

Es bueno saber que la Dirección de Marcas no limitará su análisis a la sola comparación de los signos, sino que también tomará en cuenta las circunstancias adjetivas, a fin de rodear la decisión de fundamentos relacionados con datos de la realidad en la cual se desenvuelve el conflicto.

En un caso en que se enfrentaban las siguientes marcas figurativas, ambas de la clase 25:se tuvo especialmente en cuenta el lugar del producto en el que se aplica la marca base de la protesta y en el que se aplicaría la solicitada. En efecto, el oponente logró acreditar, mediante una investigación de los negocios del solicitante en otros países, llevada a cabo por internet, que la marca solicitada, al igual que la suya, sería aplicada en el lateral de la capellada del calzado.

Esta circunstancia, que se tuvo por comprobada, contribuyó a forjar la decisión de que la oposición era fundada.

Conclusiones

Sin perjuicio de que uno pueda coincidir o no con las decisiones que la Dirección Nacional de Marcas adopte en los conflictos de oposiciones (al fin y al cabo, con las decisiones de la justicia, sucedía y sucede lo mismo), se observa cierta continuidad en los criterios de comparación y en los fundamentos de las resoluciones, respecto de lo que venía sucediendo en el ámbito judicial. Ello, al menos en un sentido (no parece haber giros extraordinarios), es alentador.

Esperamos que con el tiempo, la experiencia que acumule la Dirección en estas cuestiones, dé lugar a mejores, más previsibles y más fundadas decisiones, ya que ello contribuirá en beneficio tanto de las partes como de quienes desarrollamos nuestra actividad profesional en este ámbito.

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