Brexit y Propiedad Industrial: en qué situación quedan los derechos obtenidos para toda la UE

12 febrero 2020

Analizamos pormenorizadamente la situación actual de Propiedad Industrial y cómo cambiará la protección de derechos de la UE en UK tras el Brexit.

12 febrero 2020

¿De qué manera influye el Brexit en los derechos de Propiedad Industrial? Tras varios años de incertidumbre, finalmente el Reino Unido ha dejado la UE el 1 de febrero de 2020. Quedan aún por determinar numerosos aspectos que serán objeto de negociación hasta que la desvinculación sea efectiva y total. La Unión Europea es pesimista acerca de la posibilidad de que antes del 31 de diciembre de este año las partes hayan llegado a acuerdos en todos los aspectos aún pendientes, si bien el gobierno del Reino Unido ha manifestado su intención de no prolongar el periodo transitorio que finalizará el 31 de diciembre de 2020. Entre tanto, y según lo previsto en el Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea, se ha estipulado que el Derecho de la Unión siga siendo aplicable en el Reino Unido durante dicho período transitorio.

Durante este periodo transitorio entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 se seguirán aplicando, por lo tanto, los Reglamentos relativos a la marca de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios, el Reglamento que regula las medidas en frontera para combatir la piratería comercial o a los Reglamentos procesales relativos al ejercicio de acciones judiciales, entre otros.

Los efectos del Brexit en materia de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual y otras afines se retrasan, por tanto, de momento, hasta el 1 de enero de 2021.

MARCAS

A partir del 1 de enero de 2021, los registros de marcas de la Unión Europea carecerán de efectividad en el Reino Unido, si bien no se perderán los derechos que se derivan de los mismos y el ámbito de protección territorial de las marcas de la Unión se limitará al territorio de los 27 Estados miembros restantes. Se han tomado medidas legales para matizar los efectos de esta salida y salvaguardar los derechos de los titulares de marca. Iremos ampliando la información sobre la situación de la protección de las marcas cuando se produzcan novedades al respecto.

Resumimos a continuación los cambios más importantes que se producirán en el campo de la protección de marcas de la UE y marcas internacionales con designación UE con la salida efectiva del Reino Unido tras el fin del periodo transitorio previsto para el 1 de enero de 2021, conforme a lo publicado hasta la fecha por parte del Gobierno Británico, la EUIPO y la OMPI:

¿Qué ocurre con mi marca registrada en la unión europea a partir del 1 de enero de 2021?

El Gobierno Británico otorgará automáticamente a los titulares de marcas de la Unión Europea (MUE) registradas un nuevo “derecho comparable” (Comparable UK Trademark) en el Reino Unido, registrado ante la Oficina de Marcas del Reino Unido y sin ninguna pérdida de prioridad ni anterioridad.

La Comparable Trademark se otorgará automáticamente, sin necesidad de incurrir en el pago de ninguna tasa oficial. Esta marca tendrá exactamente el mismo status, la misma fecha de prioridad, antigüedad, solicitud, registro y renovación que la MUE correspondiente, por lo que todas las MUE que estén registradas al final del periodo transitorio serán consideradas como si se hubieran solicitado y registrado bajo el derecho del Reino Unido.

Por ello, es importante revisar las titularidades y direcciones inscritas en las marcas de la Unión Europea puesto que, tras la fecha de salida, esas marcas y con esos datos serán exactamente los que quedan inscritos en la Oficina de Marcas del Reino Unido (UKIPO).

Nuestra recomendación es revisar todas las marcas de la Unión Europea que se dispone y analizar caso por caso si la marca se está usando en el Reino Unido y/o hay interés de tener protección de marca en este territorio, para tomar las decisiones oportunas en cada caso.

Es de destacar que los titulares de una Comparable Trademark no recibirán un certificado de concesión de la marca por parte de la UKIPO, pero sí que podrán obtener la información y datos sobre este registro en la base de datos de la UKIPO. El número de la Comparable Trademark será UK009 + los ocho últimos dígitos de la marca de la Unión Europea.

Se otorgará también la posibilidad a los titulares de MUE a renunciar (opt ut) a la Comparable Trademark, si esta no fuera de su interés. Dicho opting out debe solicitarse por el titular ante la Oficina de Marcas del Reino Unido (UKIPO), quien lo otorgará salvo que la marca haya sido usada en el Reino Unido, o que la Comparable Trademark haya sido objeto de cesión, licencia o derecho de garantía -si no hay acuerdo de todos los interesados- o que se hayan iniciado procedimientos (especialmente de infracción, de oposición, nulidad o caducidad) basándose en dicha marca.

¿Qué ocurre si mi marca de la unión europea está todavía en trámite el 1 de enero de 2021?

Para este caso se abrirá un plazo de 9 meses desde el 1 de enero de 2021 para solicitar la misma marca en el Reino Unido (opt in), sin perder la fecha de prioridad. En ese caso, el titular deberá pagar las tasas habituales de solicitud de una marca en el Reino Unido. De ese modo, el titular obtendrá la misma solicitud de marca en el Reino Unido como marca nacional, la cual seguirá su procedimiento de registro como cualquier otra marca nacional en el Reino Unido.

Si urge obtener protección definitiva de su marca en el Reino Unido, recomendamos que en paralelo a la solicitud de su marca de la Unión Europea, procedan a solicitar la marca directamente en el Reino Unido. Dada la mayor agilidad habitual de UKPTO, si se precisa disponer de un registro concedido. Otra opción recomendable es solicitar el registro de MUE lo antes posible para que esté concedido antes del 1 de enero de 2021.

¿Y si mi marca es una internacional que designa la unión?

En cuanto a las Marcas Internacionales que designan la Unión Europea, la OMPI en su comunicación 2/2020 de 30.1.2020 únicamente ha informado que estas marcas seguirán teniendo efectos en el Reino Unido durante el periodo transitorio y que, con posterioridad a ese plazo, el Reino Unido tomará medidas para que dichas marcas continúen teniendo protección en el Reino Unido.

¿Qué efectos tiene el brexit para la renovación de mi marca?

La Comparable Trademark deberá renovarse en la misma fecha que la marca de la Unión Europea, debiéndose pagar la tasa correspondiente ante la UKIPO. Esta oficina envía una notificación a los titulares de marca recordándoles el vencimiento de la vida legal de la marca y por tanto, de la renovación de la misma.

Pero reconoce que no le será posible por falta de tiempo material hacerlo en tiempo y, consecuentemente, articula un procedimiento según el cual enviará el recordatorio de renovación al titular lo antes posible, indicando al titular que la Comparable Trademark ha vencido, y otorgándole un plazo extra de 6 meses desde la fecha de la carta dentro del cual podrá renovar el registro. Hasta el 1 de julio de 2021 este plazo extra no implicará el pago de una tasa adicional por renovación extemporánea.

La renovación anticipada de un registro de MUE cuyo vencimiento sea posterior al 1 de enero de 2021 no tendrá valor en el Reino Unido, donde será necesario pagar la tasa de renovación correspondiente de la Comparable Trademark.

Las marcas con vencimiento en los seis meses inmediatamente anteriores al 1 de enero de 2021 y que no hayan sido renovadas aún en el plazo de gracia contemplado en el Reglamento de la MUE darán lugar a la creación de una Comparable Trademark por la UKPTO, que figurará con el estatus de “vencida”. Si en el plazo de gracia concedido por el Reglamento de la MUE se renueva el registro de la MUE, se anotará en la UKPTO la renovación y el estatus cambiará a “en vigor”. Si la MUE no se renueva dentro del plazo de gracia, la Comparable Trademark será dada de baja de los registros de la UKPTO con efectos 1 de enero de 2021.

Efectos del brexit en las acciones de cancelación y nulidad

El 1 de enero de 2021 habrá acciones de cancelación y/o nulidad pendientes de resolución ante la EUIPO. La resolución de la cancelación y/o nulidad solo afectará a la Comparable Trademark en la medida que sus argumentos sean aplicables en el Reino Unido.

¿Qué se considerará uso efectivo de mi marca tras el brexit?

Respecto al uso, la norma general en el Reino Unido es que las marcas nacionales entrarán en causa de caducidad si no han sido usadas en el trascurso de los últimos cinco años en el país. Aplicarlo automáticamente a las Comparable Trademarks sería injusto, ya que muchas MUE nunca han sido usadas en UK.

Por ello la legislación británica ha previsto que cualquier uso en la Unión Europea, sea en el Reino Unido o fuera de él, que se haya realizado antes del 1 de enero de 2021, cuenta como un uso válido para la Comparable Trademark en el Reino Unido. En cambio, el uso a partir del 1 de enero de 2021 en la Unión Europea (fuera del Reino Unido) no contará como uso válido para la Comparable Trademark.

En cualquier caso, el periodo de 5 años de suspensión de la obligación de acreditar el uso comienza a contar para las Comparable Trademark bien desde la fecha en que tuvo lugar el primer uso o bien desde la fecha de registro de la marca tal como prevé el Reglamento de MUE.

Por lo tanto, si desean mantener sus derechos en el Reino Unidos es recomendable no dejar de usar las marcas en este territorio o, si ese uso no se hubiera iniciado todavía, empezar cuanto antes.

¿Y si mi marca es notoria?

Finalmente, con respecto a la notoriedad, debe tenerse en cuenta que, si la marca era notoria en los 27 Estados Miembros de la Unión Europea, pero no en el Reino Unido, se considerará que es notoria en el Reino Unido hasta el 1 de enero de 2021, pero para las oposiciones presentadas a partir de dicha fecha, basadas en una comparable UK Trademark, habrá que valorar el uso en el Reino Unido para establecer esa posible notoriedad.

¿Y los Derechos de representación?

Durante el período de transición, los representantes legales del Reino Unido continuarán teniendo el derecho de representar a sus clientes ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO).

También establece que el Reino Unido no modificará la dirección de notificaciones para las Comparable Trademark del Reino Unido por un período de tres años después del final del período transitorio.

DISEÑO COMUNITARIOS

Después del 1 de enero de 2021, los diseños Comunitarios y los Diseños Comunitarios presentados a través del Acuerdo de La Haya (DCI) dejarán de ser validos en el Reino Unido y serán sustituidos automáticamente y sin costo por Diseños en Reino Unido, que continuarán con el mismo número del Diseño comunitario o Diseño Industrial Internacional, anteponiendo el digito (DC) al número que tiene dicho Diseño comunitario o Diseño Industrial Internacional.

Para los DC y los DCI en trámite el 1 de enero de 2021, se otorga un plazo máximo de 9 meses desde el 1 de enero de 2021 para el re-registro en Reino Unido, lo cual puede afectar a pocos diseños debido al poco tiempo que transcurre entre la solicitud y el registro, pero en este grupo de diseños sin registrar se incluyen aquellos en los que se ha solicitado el aplazamiento de su publicación.

La legislación actual del Reino Unido no permite diferir la publicación de un diseño, pero para aquellos diseños que provengan de un DC diferido en su publicación se podrá obtener un aplazamiento de su publicación por un periodo máximo de 12 meses siempre y cuando este plazo no supere los 30 meses permitido para el DC.

Existirá la posibilidad de exclusión de protección en Reino Unido, siempre y cuando se notifique a la Oficina de ese país que no se desea el re-registro en UK.

En el Reglamento que regula el Diseño Comunitario existe la figura del Diseño Comunitario no registrado, que es válido por un periodo máximo de tres años de la fecha de divulgación en la Unión Europea, continuando vigente para todos los diseños hasta el 31 de diciembre de 2020. A partir del 1 de enero de 2021 se crea un Diseño no registrado en Reino Unido que conferirá una protección de tres años para aquellos diseños que sean divulgados en el territorio del Reino Unido, por lo que la divulgación en la Unión Europea no supondrá tener automáticamente el diseño no registrado en Reino Unido.

Finalmente sobre a renovación de los diseños, ha de tenerse en cuenta que, la renovación de los diseños cuyo vencimiento sea anterior a la fecha del 1 de enero de 2021 deberán ser pagados ante la EUIPO o ante la OMPI según se trate de DC o DCI. Los DC o DCI con fecha de renovación posterior al 1 de enero de 2021 deberán ser pagados ante la EUIPO o ante la OMPI, según se trate de DC o DCI, para la parte comunitaria y ante la Oficina británica para la parte de protección correspondiente al Reino Unido.

PATENTES y CCP

Los derechos de patentes no cambian con respecto al sistema actual, ya que el Convenio de la Patente Europea no es un Convenio de la Unión Europea y por tanto Reino Unido seguirá perteneciendo a dicho Convenio después del 1 de enero de 2021, por tanto en materia de patentes no existirá ningún cambio, pudiendo tener los solicitantes abiertas las dos vías de protección de patentes en el Reino Unido como hasta ahora, una de ellas depositando las patentes directamente ante la Oficina de Patentes Británica y la segunda a través del Convenio de la patente europea.

Los únicos cambios que se podrían producir son en la futura Patente Unitaria y el Tribunal de Patentes Europeas, que si son Convenios de ámbito Comunitario y donde el Reino Unido pretende permanecer, ha ratificado su permanencia en ambos, el último de ellos el 26 de abril de 2018 en el Tribunal Unificado de Patentes (UPC), lo cual sería algo insólito debido a que estos Convenios estarían regidos por las Leyes Comunitarias, de las cuales se intenta desconectar el Reino Unido. Estos Convenios, tanto el de creación de la Patente Unitaria como el del Tribunal Unificado de Patentes aún no se han puesto en marcha, siendo su procedimiento de gestión y tramitación de patentes administrado por la Oficina Europea de Patentes. Iremos viendo los cambios que se producen y la posible puesta en marcha de los mismos al salir ahora Reino Unido de la Unión Europea.

En relación con los Certificados Complementarios de Protección (CCP) o SPC en inglés, para la protección de medicamentos y productos fitosanitarios, pueden seguirse solicitando en el Reino Unido como se vienen realizando en la actualidad durante el periodo de transición que finaliza el 31 de diciembre de 2020. El marco legal de los actuales CCP en el Reino Unido se mantiene durante el periodo de transición y los CCP existentes en el Reino Unido seguirán siendo válidos.

Debido a que los CCP no se otorgan como derechos únicos en toda la Unión Europea, sino que se otorgan por cada país como derechos nacionales, no será necesario que el Reino Unido cree un derecho comparable con el de la Unión Europea al final del periodo de transición, ya que los Reglamentos están creados y vigentes en el Reino Unido, al ser derechos nacionales los que otorgaban tanto los CCP como las extensiones de medicamentos para uso pediátrico.

En cualquier caso nos ponemos a disposición de nuestros clientes y amigos para resolver cualquier duda que se les plantee y para diseñar una vía de actuación ante el Brexit y desarrollar la más adecuada para cada caso.

BREXIT Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Garantizamos la protección y seguridad de las marcas y patentes afectadas por el Brexit.

Anna Jarques

Anna Jarques

Responsable Marcas de la Oficina de Barcelona. Departamento Marcas. Abogada.

Jesús González Ahijado

Jesús González Ahijado

Director de Patentes. Departamento de Patentes.

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