Cambios en el procedimiento para las nulidades y caducidades de marcas en Argentina

12 julio 2022

El artículo muestra una breve descripción de la nueva reglamentación de los nuevos procesos administrativos de resolución de nulidades y caducidades de marcas, con algunas referencias a su insuficiencia y a algunas contradicciones con la ley de marcas.

12 julio 2022

Si abordamos las modificaciones en el procedimiento para las nulidades y caducidades de marcas en Argentina, debemos remontarnos al año 2018, cuando se sancionó una importante reforma a la ley de marcas, sobre todo, en cuestiones de procedimiento. La misma abarcó, por un lado, el trámite de las oposiciones, y por el otro, el de los reclamos de caducidad y nulidad. El cambio ha sido disruptivo, sobre todo en un país con una fuerte tradición judicial para todas estas cuestiones.

La ley delegó en la reglamentación y la reglamentación, a su vez, delegó en el INPI el dictado de la normativa relativa al trámite que llevarían ambos reclamos.

Pasó bastante más de un año de la reforma para que el INPI dictara la resolución 279/19, en cuyos ANEXOS I y II, se detalla el procedimiento que deberán seguir los reclamos de nulidad y caducidad, respectivamente.

Procedimiento de los reclamos de nulidad

Según el art. 24 de la ley de marcas, son nulas las marcas registradas:

a) En contravención a lo dispuesto en esta ley;
b) Por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;
c) Para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.

El mismo artículo agrega que las del inciso a) serán resueltas en instancia administrativa. Entre ellas están los supuestos de nulidad por identidad o confusión con una marca preexistente, y las renovadas con una declaración de uso falsa. Para los otros dos supuestos, que son los de piratería (inc. b) y los de marcas especulativas (inc. c), la competencia para su resolución sigue siendo exclusivamente judicial.

Para las del apartado a), que son las únicas que se resolverán en instancia administrativa, el procedimiento es el siguiente:

En primer lugar, las nulidades pueden ser iniciadas por terceros interesados que cuenten con un derecho subjetivo, o de oficio por el INPI, si se detectara algún vicio grave no subsanable en el procedimiento. En ambos casos solo procede ante marcas registradas. Las solicitudes no pueden ser objeto de nulidad.

La presentación del reclamo debe cumplir los recaudos formales, que hacen a la correcta identificación de los elementos de la relación jurídica (partes -nombres, domicilio-, objeto -marca atacada-, causa -derecho subjetivo afectado), y si los mismos nos son cumplidos la Dirección de Marcas puede rechazar in límine el planteo.

Planteada la nulidad se dará traslado al titular del registro atacado para que, dentro del plazo de quince días hábiles, lo conteste y acompañe la prueba que haga a su derecho.

Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Dirección de Marcas resolverá con lo sustanciado, haciendo mérito de la prueba, los hechos y fundamentos manifestados por las partes.

Procedimiento de los reclamos de caducidad

Según el art. 26 de la ley de marcas, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, de oficio o a pedido de parte, declarará la caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación con los productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país dentro de los cinco años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.

Luego agrega que no caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun incluído en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad relacionada con los primeros.

La caducidad también puede ser iniciada por particulares (deben invocar la afectación de un interés legítimo) o por el mismo INPI.

En este último caso, el reclamo sólo procederá cuando se verifiquen conjuntamente las siguientes condiciones:

a) La marca no haya sido utilizada dentro de los cinco años previos;
b) Su titular no haya presentado la declaración jurada de medio término establecida en el Artículo 26 de la Ley de Marcas;
c) No se trate de una marca notoria en los términos del Convenio de París y ADPIC; y
d) Que el titular no tenga una marca idéntica registrada en una clase relacionada o vinculada a ella; o si la tuviese, que no hubiere presentado tampoco en aquella la declaración jurada de uso debiendo haberlo hecho.

Por cuestiones de transición legislativa, los reclamos de caducidad parcial sólo podrán interponerse a partir del 12 de junio de 2023.

El resto del procedimiento y requisitos es exactamente el mismo que el de las nulidades.

Conclusiones

Un análisis profundo de estas cuestiones excedería largamente el propósito de esta síntesis. Pero podemos dejar algunas reflexiones acerca de estos nuevos procedimientos.

1) Están regulados de forma simétrica y bastante sencilla, al punto de solo contemplar un traslado al titular del derecho objetado, y luego la resolución de la Dirección de Marcas. Es decir, a diferencia del procedimiento para la resolución de oposiciones (consecuencia de la misma reforma legislativa), no contempla la apertura a prueba del proceso ni la posibilidad de presentar argumentos finales. Por lo que tampoco sería admisible otra prueba que la documental.

El proceso se integra con el reclamo, el descargo y la resolución.

2) En materia recursiva, la ley establece que las resoluciones que recaigan en materia de caducidad y nulidad ‘solo’ serán apelables por un recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Esto es, que no se admitirán recursos administrativos contra la resolución de fondo. Solo el recurso directo judicial.

La reglamentación (art. 6 de los respectivos Anexos) establece que todo acto dentro de los procesos (se refiere a las resoluciones intermedias), dictado por la Dirección Nacional de Marcas, será recurrible por los medios establecidos en el Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos, o el que en el futuro lo suceda. Y que en el caso de la resolución final, no será requisito agotar la vía administrativa para interponer el recurso directo previstos en los artículos 24 y 26 de la ley de marcas.

Lo cierto es que en el caso de la resolución final no solo no es necesario agotar la vía administrativa, sino que es improcedente, pues la ley de marcas, de jerarquía superior, establece que la única actividad recursiva contra la resolución de la Dirección de Marcas sobre el reclamo de caducidad o nulidad es el recurso directo judicial, no dejando lugar a la interposición de recursos administrativos, al igual que sucede con los conflictos de oposición.

3) Reclamos de nulidades y caducidades pueden articularse también en el curso de procedimientos de resolución de oposiciones, lo cual está expresamente previsto en la reglamentación, con la condición de que se pague un arancel diferencial.

4) Hasta el momento, la Dirección de marcas no ha resuelto ninguno de los casos que se encuentran en trámite.

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