Camy: cuando la marca se derrite

A todos nos viene a la mente la imagen de un helado cuando aparece la palabra “verano”, aunque actualmente se haya vuelto un producto totalmente atemporal.

Rápidamente imaginamos ese cartel con el fondo azul lleno de imágenes de diferentes tipos de helados, tipo sándwich, almendrado, en forma de cohete… es por ello que, ante la existencia de una gran oferta de productos, es esencial el valor de la marca.

Así lo ha remarcado el Tribunal Supremo en su auto del pasado 11 de diciembre, al confirmar que la marca de Nestlé, Camy, ya no está protegida por el derecho de marcas.

El procedimiento se inició por parte de ICE CREAM FACTORY CO-MAKER, interponiendo una demanda de caducidad de determinadas marcas titularidad de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., entre ellas, la conocida marca CAMY. En una primera resolución dictada el 30 de septiembre de 2016, el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Valencia, desestimó la demanda interpuesta. Contra esta resolución, el demandante interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

El pasado mes de julio, la Audiencia Provincial de Valencia declaraba caducadas una serie de marcas titularidad de Nestlé al considerar que no había habido un uso real y efectivo dentro de los cinco años siguientes a la publicación de su concesión. Entre dichas denominaciones se encontraba la famosa marca internacional Camy. Sin embargo, sí que consideró que había sido probado el uso para la marca “Nestlé Camy Gran Dama”.

Contra esta resolución, Nestlé recurrió al Tribunal Supremo considerando, en primer lugar, que el hecho de haberse declarado válida la marca “Nestlé Camy Gran Dama” obligaba a conferir la protección de las demás marcas que hiciesen uso de la denominación “Camy”, ya que identificaban los mismos productos.

Ante dicho argumento, el Tribunal respondió que la caducidad de las marcas se analiza siempre de manera individual. Además, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, la marca que se declaró válida está limitada a identificar una tarta helada. En cambio, no se pudo probar el uso real y efectivo de la denominación Camy registrada para toda clase de helados, por lo que no es posible conferirles la protección de registro.

En el mismo auto, el Tribunal también hace mención de la Doctrina y la Jurisprudencia de la Unión Europea acerca de la caducidad de las marcas por falta de uso. Dicha caducidad se produce cuando, pasados 5 años desde la publicación de la concesión de la marca, esta no ha sido objeto de uso real y efectivo. La razón de esta sanción es sencilla: la protección de las marcas no puede perdurar en el caso de que dicha marca pierda su razón comercial. Es decir, su capacidad de crear o conservar un mercado para determinados productos y servicios.

Pero, ¿qué se entiende por “uso real y efectivo”? De acuerdo con la jurisprudencia, debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen de un producto o servicio, permitiéndole distinguir dicho origen sin confusión.

De las palabras del Tribunal podemos extraer que es sumamente importante que el titular de una marca no haga un uso simbólico de la misma (con el objeto de mantener la protección de la marca); sino que debe realizar una serie de actos de promoción y comercialización de manera activa para que se entienda que se está realizando un uso real y efectivo de la marca.

Actualmente, para probar este uso necesario para evitar la caducidad de la marca, se exigen dos requisitos principalmente, que van a ser analizados caso por caso. Primero, una constancia en el tiempo de dicho uso, lo que excluye los actos de comercialización esporádicos (o simbólicos), destinados a evitar la caducidad. Y, por otro, se exige una intensidad adecuada del uso. Para analizar estos requisitos, los tribunales utilizan la ponderación de diferentes circunstancias, como, por ejemplo: la naturaleza del producto; las características del mercado; la magnitud y la frecuencia del uso; la dimensión de la empresa… No se trata de un listado tasado, sino una lista de circunstancias ejemplificativas que sirven para tener en cuenta qué información debe recabarse a la hora de recopilar documentación relativa a las pruebas de uso.

A modo de ejemplo, en este proceso se aportaron diferentes medios de prueba para demostrar el uso (o negarlo por la parte contraria) de la marca, entre los que destacan:

• Presencia de las marcas en páginas webs de la compañía titular. Se consideró que dichas marcas constaban en la página web por referencia histórica de los años 90 y que, por lo tanto, no constituían un uso en el mercado, sino meras memorias históricas de lo que fue la marca. Todo ello llevó al tribunal a considerar que ello no era una muestra de efectividad de uso de la marca.
• Distribuidores testigos. Declararon que no había publicidad ni merchandising en determinadas zonas o bien que la publicidad se encontraba en catálogos. Sin embargo, la otra parte aportó catálogos en los que la marca Camy no aparecía.
• Aportación de una caja de cartón con un envase de plástico en su interior que contiene helado a granel de turrón. También se determinó que no bastaba para acreditar el uso efectivo de la marca ya que la marca Camy únicamente aparecía en un lateral y una sola vez.
• Se aportaron también únicamente tres órdenes de compra en las que no se mencionaba la marca Camy.
• Facturación. Este punto fue uno de los más controvertidos del procedimiento. Se aportó una gran cantidad de documentación de los años 2009 a 2012 donde, en algunas facturas constaba el nombre de Camy, y en otras no. Se observó que, cuando la factura era emitida por la filial española, no se hacía mención de Camy.

Con todo lo aportado, el Tribunal determinó que no había quedado probado el uso efectivo de las marcas durante el periodo de cinco años requerido y que, por lo tanto, las marcas habían caducado.

Es sumamente importante que el titular de una marca no haga un uso simbólico de la misma, sino que debe realizar una serie de actos de promoción y comercialización de manera activa para que se entienda que se está realizando un uso real y efectivo.

De esta resolución del Tribunal Supremo se extrae la conclusión de la gran importancia del uso de la marca y de la aportación de pruebas acerca del mismo. Y no de cualquier uso. Es necesario que, el titular de la marca, además de utilizarla de manera adecuada, cree un archivo de documentos con la información necesaria para que, en el eventual caso de recibir una acción de caducidad, se pueda defender que dicha marca se ha estado usando de manera real y efectiva en el mercado.