Check list para velar por la Propiedad Industrial e Intelectual en un contrato de franquicia

26 mayo 2021

La marca es lo más identificativo y distintivo de una franquicia: sin ella, no hay franquicia. Por ello, ofrecemos la check list en términos de Propiedad Industrial e Intelectual que hay que tener en cuenta en un contrato de franquicia.

26 mayo 2021

Sin marca, no hay franquicia. De hecho, la marca es lo más identificativo y distintivo de una franquicia, por ello la Propiedad Industrial e Intelectual en las franquicias es fundamental. La cesión de uso de una marca, la entrega de un manual operativo, de un software de gestión del negocio o de partes de él, la comunicación de un know how, de unas prácticas de negocio, la forma de presentación de productos o el diseño de los locales, constituyen la esencia del modelo de negocio de franquicia y todo ello es materia de Propiedad Industrial e Intelectual.

En el contrato de franquicia que regula las relaciones entre franquiciado y franquiciador deben ocupar lugar preeminente los aspectos relacionados con la Propiedad Industrial e Intelectual. Es por ello por lo que en este artículo, desde H&A, te presentamos la check list que debes seguir para cerciorarte de que tu contrato de franquicia vela por la Propiedad Intelectual e Industrial de la marca.

Franquicias al detalle

La actividad de franquicia se regula en España mediante el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero. En él se especifica que es aquella que se realiza en virtud de un contrato por el que el franquiciador cede al franquiciado el derecho a la explotación sobre un negocio o actividad que el primero venga desarrollando con suficiente experiencia y éxito a fin de comercializar determinados tipos de productos o servicios en un mercado concreto. Ello a cambio de una contraprestación financiera.

Debe comprender cuando menos:

a) El uso de una denominación o rótulo común u otros derechos de propiedad intelectual o industrial y una presentación uniforme de los locales o medios de transporte objeto del contrato.

b) La comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos conocimientos técnicos o un saber hacer, que deberá ser propio, sustancial y singular.

c) La prestación continúa por el franquiciador al franquiciado de una asistencia comercial, técnica o ambas durante la vigencia del acuerdo; todo ello sin perjuicio de las facultades de supervisión que puedan establecerse contractualmente.

Propiedad Intelectual, la esencia en las franquicias

Una franquicia es un modelo de negocio donde el objeto es la Propiedad Intelectual entendida ésta en su sentido amplio. Ello porque, como estamos viendo, se compone normalmente de la cesión del uso (licencia) de una marca bajo unas condiciones determinadas, unos diseños comunes de establecimientos (trade dress), una presentación de los productos, una vestimenta distintiva del personal, un manual operativo que contiene know how y buenas prácticas, unas pautas de formación y entrenamiento, etc.

Igualmente existe usualmente un software de gestión del negocio, un diseño de página web y otros elementos que constituyen propiedad intelectual-industrial, pues no es extraño tampoco a la franquicia el concepto de patente, toda vez que en ocasiones lo que se explota es una invención o un procedimiento de producción.

Qué hay que tener en cuenta en un contrato de franquicia en términos de PI

El ánimo de estas líneas está lejos de pretender abordar pormenores sobre el contrato de franquicia, pero sí es su propósito poner de manifiesto aspectos que deben contemplarse en él y han de tenerse presentes en la relación entre franquiciador y franquiciado desde el punto de vista de lo que constituye la parte nuclear del negocio por definición legal: la propiedad industrial e intelectual.

La marca es lo más identificativo y distintivo de una franquicia, hasta el punto de que podemos afirmar que sin ella no hay franquicia.

En relación con la marca deben tenerse en cuenta al menos los siguientes aspectos:

Su registro legal. Debe ser una marca registrada, por cuanto lo que se licencia es su explotación. No hacerlo así puede ocasionar perjuicios serios al franquiciador y al franquiciado en el supuesto de que un tercero registrara otra igual o similar, utilizara un dominio web con ella… Por otra parte, para tener eficacia frente a terceros, la licencia debe figurar inscrita en la correspondiente Oficina de Marcas (en España, la OEPM).

El registro de la marca ha de cubrir las actividades propias del negocio, es decir, proteger las clases o epígrafes correspondientes dentro del llamado Nomenclátor de Niza.

Por ejemplo, una franquicia de venta de ropa que más tarde incorpora también la labor de diseño, deberá cubrir en su momento la actividad propia de diseño. Lo normal es que estuviera inicialmente protegida en las clases 25 y 35 del mencionado Nomenclátor. Sin embargo, la actividad de diseño le llevaría a protegerse también en la que cubre tal actuación (en este caso la 42) e incluso la 40 si ofreciera servicios de sastrería. Lo mismo cabe predicar de otros sectores (alimentación que se extiende a cursos de cocina…)

– Del mismo modo, es preciso estar atentos a la evolución de la marca tanto en cuanto a la modificación del signo distintivo por restyling o rediseño del signo como a nuevas actividades llevadas a cabo con él, pues la marca debe usarse conforme ha sido registrada y por tanto el registro debe amparar también esos posibles cambios, eventualidad que debiera contemplar el contrato de franquicia.

– Deben especificarse también las condiciones del uso de la marca en redes sociales, así como su utilización en publicidad, patrocinios, vehículos y otros soportes…

– Habrán de tenerse presentes posibles cambios en la titularidad de la marca registrada, (por cambios societarios o por otra causa) igualmente la extensión a otros países, la renovación a su tiempo, ejercitar una vigilancia activa y en su caso una defensa de la marca (detección de falsificaciones, imitaciones, uso no permitido, oposiciones a solicitudes similares de terceros…), sobre lo que tal vez haya que pactar algo entre los firmantes del contrato, bien para exonerar al franquiciado, bien para instarle a colaborar en ello.

Valoración económica de la marca. Dado que se fija un royalty en favor del franquiciador, parece lógico justificarlo con una valoración de la marca que es objeto de licencia y que da lugar al pago por su uso; además de que pueda ser tributariamente exigible.

– Unido indisolublemente a la marca, se encuentra el dominio de Internet (la marca en el mundo on line). Se debe estar alerta sobre que el dominio con el que se accede a la página web esté registrado a nombre del franquiciador y controlar su uso por parte de franquiciados. Ello tanto del dominio principal como de otros accesorios.

Además de los dominios territoriales y de otros de uso común (.com; .info; .net…), se deberá prestar atención a otros dominios GTLD muy útiles en el mundo de la franquicia.

Algunos ejemplos: .food; .recipes; .diet; .catering; .fashion; .tienda; .shop; .health; .boutique, .eco; .design; .estate; .repair; .salon, .viajes; .training… cuyo uso conviene reservarse porque, a diferencia de las marcas, se conceden al primero que los pide sin tener en cuenta otras consideraciones y conviene cubrir tal eventualidad, al tiempo que posiblemente contribuyan a consolidar la imagen de marca.

– En materia de diseños será conveniente comprobar al menos lo siguiente:

• Verificar si la forma de los productos, los envases, los locales, los uniformes, etc. están registrados (y por tanto protegidos contra copias o imitaciones).

• La extensión internacional de esa protección.

• Tener habilitado un sistema de vigilancia de diseños, puesto que el uso o el registro de otros similares puede llevar al público a una confusión sobre el origen empresarial.

Puede darse el caso de que una franquicia se base en la explotación de un invento o de un procedimiento de elaboración, construcción, etc. y en este caso debiera tenerse en cuenta lo siguiente:

Protección en el Registro como patente o como modelo de utilidad, puesto que, si la franquicia se basa en una modalidad inventiva o un procedimiento de fabricación y el objeto pudiera ser fabricado, ofrecido o comercializado por terceros ajenos, decaería o menoscabaría el objeto de la franquicia.

– Igualmente debe contemplarse el registro de la licencia de patente en la Oficina de Patentes correspondiente para que tenga eficacia frente a terceros.

– Dado que normalmente habría una transferencia de tecnología en favor del franquiciado, cabe aplicar la figura del Patent Box, de forma que el franquiciador podría deducirse hasta un 60% en el impuesto de sociedades por las cantidades percibidas del franquiciado por este concepto.

– No siempre se protege mediante patente: la ley permite la salvaguarda de información sensible considerada como secreto empresarial siempre que no se trate de algo fácilmente alcanzable por cualquiera, que tenga valor empresarial y que se hayan tomado medidas razonables para su protección conforme previene el artículo 1 de la Ley 1/2019 de la Ley de Secretos Empresariales.

– Deberá hacerse un inventario de aspectos considerados secretos (know how, proveedores, formas de producción, estructura de costes…) y adoptar medidas para su protección conforme a las exigencias legales.

– Existen también aspectos de propiedad intelectual en su sentido de derecho de autor que es preciso contemplar en una relación de franquicia, como por ejemplo el manual operativo, sus ilustraciones, vídeos, música, tutoriales, cursos de formación, el software, la publicidad (contratos con creativos, desarrolladores de páginas web, ilustradores, fotógrafos…).

Mención aparte es lo referente al Derecho digital, que igualmente debe contemplarse:

Protección de datos. Particularmente si se recogen datos de terceros, como clientes, proveedores… que en algunos casos pueden ser menores de edad. Debe tenerse en cuenta que en supuestos de franquicias relacionadas con la salud (clínicas dentales, estética, fisioterapia…) se manejan datos de especial sensibilidad.

– Tener al día los avisos legales.

– Disponer de la política de cookies actualizada.

– Cumplir con las leyes en materia de comercio electrónico.

– Etc.

Lo anterior, a modo de check list, constituye un ejemplo de aspectos a tener presentes en al contrato de franquicia y ello porque la propia definición legal de la franquicia establece que estamos ante un tipo de negocio donde la Propiedad Industrial e Intelectual constituye su objeto.

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Jose Luis Sagarduy

Abogado.Director de Estrategias de Negocio.

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