Cómo defender una marca renombrada y evitar la vulgarización

Análisis de diversas actuaciones para evitar que una marca renombrada se vulgarice y se convierta en un genérico, llegando incluso a extinguir la marca.

La actuación negligente por parte del titular de una marca renombrada puede derivar en la vulgarización de la misma, poniendo en riesgo incluso la propia existencia del producto. Este tipo de signos distintivos gozan a priori de una especial protección marcaria dado su reconocimiento y prestigio en el tráfico mercantil, pero no siempre se conserva esta protección. En este artículo, analizamos las causas y efectos de la vulgarización, así como acciones encaminadas a evitar la caducidad de la marca por este motivo.

Marcas como signos distintivos renombrados

La marca como signo distintivo es aquel activo intangible que permite diferenciar los productos y servicios de una empresa de los del resto de sus competidores, siendo esa su función principal.

El concepto de marca se encuentra regulado en el artículo 4 LM y, en base a garantizar su función esencial, la ley marcaria impide el registro de signos idénticos o semejantes que protejan los mismos o similares productos y servicios, si ello conlleva riesgo de confusión y /o asociación en el público consumidor (artículo 6 LM). Por lo tanto, son dos los requisitos exigidos de manera acumulativa los que pueden impedir el acceso al registro de una marca.

No obstante, frente a dicha prohibición encontramos la excepción en el caso de las marcas renombradas, es decir, aquéllas que son conocidas por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios (Exposición de Motivos Real Decreto-Ley 23/2018). Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.

Causas y efectos de la vulgarización de una marca renombrada

En el caso que nos ocupa y, para poder profundizar en la vulgarización de una marca, en primer lugar, es necesario partir de un signo distintivo renombrado, ya que su vulgarización va a dar lugar a la pérdida del carácter diferenciador y, por ende, de la protección cualificada de la que goza.

En este sentido, cuando en propiedad industrial se habla de la vulgarización de una marca se hace referencia a aquellos signos distintivos que, siendo renombrados, pasan a convertirse en la forma habitual de denominar en el mercado los productos y servicios que protegen.

Muchas son las razones por las que las marcas pueden ser vulgarizadas, sin embargo, la forma en que se llega a dicha situación sucede principalmente de dos maneras:

1. Vulgarización en la práctica, la cual permite su rehabilitación, si bien en muchas ocasiones es excesivamente costosa.

2. Vulgarización declarada judicialmente, la cual no permite su rehabilitación.

Esta segunda forma de vulgarización es la que se produce a través del procedimiento de caducidad previsto en el artículo 54.1.b) de la Ley de marcas:

Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: b) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

El principal efecto de la caducidad de una marca es que el signo pasará a ser de dominio público y de libre utilización; pierde por lo tanto su razón de ser, al ser incapaz de identificar unos productos y servicios con un origen empresarial concreto. Una vez caducado el registro de una marca, la caducidad surtirá sus efectos desde que se solicitó la caducidad de la misma (por solicitud de caducidad o por reconvención) a no ser que en la demanda se solicite expresamente que tales efectos se remonten al momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, y así se acuerde en la resolución o sentencia.

Medidas para evitar la vulgarización de una marca renombrada

Para que este tipo de caducidad por vulgarización sea posible y de acuerdo con el sistema mixto que se sigue en Europa, no solo basta con que la marca se haya convertido en un genérico sino que dicha circunstancia debe ir acompañada de una actuación tanto pasiva como activa negligente por parte de su titular.

Por todo ello, será necesaria la concurrencia tanto de un presupuesto objetivo, esto es, que el signo se convierta en la designación usual del producto o servicio para el que fue registrada, como de un presupuesto subjetivo, esto es, que dicha conversión se haya producido por una actividad o inactivad del titular o que, al menos, haya contribuido a la vulgarización de manera significativa.

Especialmente llamativo resulta el segundo de los requisitos ya que, para que una marca renombrada pierda su carácter diferenciador es necesaria una acción o inacción causal por parte del titular de la marca y, mientras ello no se produzca, la marca seguirá gozando de la protección cualificada prevista para las marcas renombradas.

Por ello, ante el posible riesgo de vulgarización de una marca, su titular debe ejercitar determinadas acciones encaminadas a evitarlo, debiendo tener en cuenta, no obstante, que una excesiva actividad puede tener como consecuencia el efecto contrario y que la marca sea finalmente vulgarizada, de ahí la relevancia del segundo requisito subjetivo previsto en la ley. Entre las posibles medidas a adoptar por los propietarios de las marcas renombradas destacamos las siguientes:

– Ante la posible vulgarización de una marca, se debe evitar en todo caso la inacción por parte de su titular, es decir, que sea posible acreditar que la marca se usa de manera adecuada, cumpliendo la función esencial para la que fue creada, evitando de esta manera que se convierta en la denominación común de los productos y/o servicios protegidos.

En España algunos de los casos más famosos de vulgarización a consecuencia de la inacción por parte de sus titulares son: La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona No. 557/2004 de 21 de diciembre de 2004 donde se declaró la vulgarización de la marca “Ganchitos”Ganchitos bolsaconvirtiéndose en denominación usual para referirse a un “aperitivo de maíz”, debido a la falta de actuación por parte de su titular, o la Sentencia de la Audiencia Provincial de BCN (15ª) núm. 378/2018, de 6 de junio, en virtud de la cual se vulgarizó la marca “AFTERSUN”

Aftersun ecran

, como consecuencia de la inacción por parte de su titular, quien no sólo permitió su uso a competidores directos sino que, además, utilizó la marca para referirse exclusivamente a productos para la protección de la piel tras la exposición al sol, declarándose por lo tanto dicho vocablo vulgarizado.

Estas acciones encaminadas a probar y mejorar el uso de la marca deben ser conocidas por todas las personas que puedan tener relación con el signo distintivo, desde trabajadores a clientes, incluyendo a los propios distribuidores, con el fin de establecer una estrategia común que permita defender el carácter diferenciador del signo.

– Asimismo, tan importante es hacer un uso adecuado de la marca como evitar su uso inadecuado por parte de los competidores, los propios distribuidores, empleados… Para evitar estas situaciones se recomienda promover determinadas acciones judiciales y extrajudiciales dirigidas a impedirlo.

Este fue el caso de la marca “Oropesinas”

oropesinas

, la cual finalmente no fue vulgarizada tal y como se acordó en la STS 292/2014 Sala 1ª 11 de junio de 2014, ya que se tuvo en consideración, entre otras cuestiones, que los titulares de la marca requirieron a los infractores el cese del uso inadecuado de su marca.

– Además, resulta conveniente realizar campañas de publicidad y marketing que permitan conocer la marca como signo distintivo para identificar unos concretos productos, evitando de esta manera que se convierta en un genérico.

Así, destacamos las importantes campañas publicitarias realizadas a lo largo de su historia por Coca-Cola, lo que permite su distinción del resto de competidores y el caso de la marca

velcro, ya que, ante el riesgo de su vulgarización , se realizó por parte del equipo legal un anuncio de lo más exitoso, en el que, cantando, aclaraban “algunas cuestiones” sobre el uso correcto de la marca VELCRO® como, por ejemplo, que cuando se utiliza “velcro” como sustantivo o verbo (por ejemplo, zapatos de velcro), se resta importancia a nuestra marca y nuestros abogados pierden. Y añadiríamos que pierde todo el mundo, ya que el origen empresarial de un cierre de gancho y bucle puede no ser de la compañía propietaria de VELCRO y ofrecer menor calidad que éste. El origen empresarial garantiza que lo que se adquiere con una marca cumple las expectativas que el consumidor tiene cuando adquiere un producto o un servicio con una marca determinada.

El supuesto contrario lo encontramos en la marca BIO

Bio Danone

, titularidad de Danone, donde una excesiva actuación por parte de sus propietarios dio lugar a la vulgarización de la marca (STS 1229/2008 22 de diciembre de 2008). En esta vulgarización tuvo también peso la corriente normativa en la UE acerca del uso del sufijo BIO exclusivamente para productos ecológicos.

Uno de los ejemplos más famosos de marcas vulgarizadas lo encontramos en la marca ASPIRINA, vulgarizada en EEUU (ASPIRIN)

Caja Aspirinay, sin embargo, gracias al importante trabajo realizado por Bayer en Europa, se ha logrado mantener aquí la protección marcaria. En la legislación estadounidense no existe el elemento subjetivo al que nos hemos referido relativo a la acción o inacción del titular de la marca.

– También es importante invertir en la protección de la marca, ejercitando acciones dirigidas a poner en conocimiento del público su condición de signo distintivo, por ejemplo, utilizando las leyendas del tipo ®, TM o marca registrada, incluyéndolas en los propios productos como hicieron LYCRA®, VELCRO® MAIZENA®, Tiritas®

– También existe la posibilidad de solicitar una referencia expresa en los diccionarios de que el vocablo en que consiste el signo distintivo se trata de una marca registrada, acciones que se han llevado a cabo en marcas como CRAYOLA, CELO, LYCRA, GOMINOLA…, muchas de ellas sin el éxito pretendido. Sí han alcanzado ese éxito, al menos en forma parcial, MAIZENA y TIRITAS, en cuya etimología, el diccionario de la RAE señala que se derivan de una marca registrada.

Estas medidas, así como cualquier otra que vaya dirigida a evitar la vulgarización de la marca, son primordiales en caso de que exista un procedimiento por caducidad, con el fin de probar ante el tribunal que el titular de la marca ha ejercitado las acciones tendentes a evitar la vulgarización de su marca.

Como ya hemos indicado, la consecuencia más palpable de la vulgarización de una marca es que dicho signo pase a formar parte del dominio público, sin embargo y, en este sentido, debemos diferenciar no solo entre países sino también entre marcas que ya se encuentran vulgarizadas y otras que, pese a encontrarse en riesgo de vulgarización, siguen trabajando por defender su carácter diferenciador aunque, en muchos casos, las hemos incluido en nuestro vocabulario como genéricas, como, por ejemplo:

logos de marcas registradas

Por ello y, para evitar la vulgarización de un signo distintivo, consideramos esencial una correcta actuación por parte del titular de la marca, cuyo esfuerzo a lo largo del tiempo le ha otorgado una especial protección marcaria, pese a que, tanto la falta de uso, un uso inadecuado o una excesiva utilización de la misma, pueden dar lugar a la desaparición definitiva de la marca.

WEBINAR SOBRE EL BREXIT

Un vídeo para resolver tus dudas sobre el Brexit y las marcas y diseños.

Contenidos relacionados

Más en propiedad industrial e intelectual

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Responsable del tratamiento: HERRERO & ASOCIADOS, S.L.

Finalidad del tratamiento: Publicar su comentario sobre la noticia indicada.

Derechos de los interesados: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, mediante un escrito, acompañado de copia de documento que le identifique dirigiéndose al correo dpo@herrero.es.

Para más información visita nuestra Política de Privacidad.

*Los campos marcados con el asterisco son obligatorios. En caso de no cumplimentarlos no podremos contestar tu consulta.

No hay comentarios