Cómo luchar contra la usurpación de secretos comerciales

22 junio 2023

Cuando empecé a escribir esta artículo, recordé inmediatamente la frase de la película El Señor de los Anillos: “¿Está a buen recaudo? ¿Está seguro?”. Pertenece a la escena de la Comunidad del Anillo en la que Frodo tiene que guardar el anillo en casa de Bilbo hasta que Gandalf vuelva con información que confirme si es el verdadero Anillo del Poder.

Los secretos comerciales tienen bastantes similitudes con esta escena y el significado que hay detrás: algo valioso, con poderes, que sólo el que lo ha creado los conoce y que le dan ventaja sobre sus rivales (es decir, Sauron sobre el resto de la Tierra Media). Es esa, en definitiva, la gran pregunta que debemos hacernos: ¿están a buen recaudo nuestros secretos profesionales?

Resulta que, al igual que en la película con el anillo, los secretos comerciales pueden perderse fácilmente de verdad si no tomamos las medidas adecuadas de protección. Los secretos comerciales requieren una estrategia dentro de la empresa.

El poder de los secretos comerciales

Los secretos comerciales se han convertido en la herramienta más común de protección de la propiedad intelectual. Entre los motivos, no hay registro, las leyes están bastante armonizadas en este tipo de protección en todo el mundo, y las controversias sobre los secretos comerciales no suelen hacerse públicas.

En comparación con las patentes, ¿cuándo son beneficiosos los secretos comerciales? La respuesta sería cuando la materia no es patentable y puede mantenerse en secreto.

Las empresas han evolucionado en los últimos diez años. Ya no se trata de mover el capital de la empresa. Los intangibles tienen cada vez más presencia en la mente de los CEO de cada empresa. Por esta razón, los secretos comerciales están en el discurso de los medios empresariales.

Un anillo para gobernarlos a todos: el espionaje industrial

El secreto comercial puede inclinar la balanza de poder hacia un lado. Hace unas semanas, encontré una noticia sobre la apropiación indebida de secretos comerciales en Estados Unidos, dentro del sector de la aviación y, concretamente, de las turbinas. Algunas empresas tienen un conocimiento extraordinario de sectores industriales clave en las grandes potencias mundiales y la aviación es uno de ellos.

Un empleado de una empresa tecnológica envía repetidamente fotografías de paisajes, fotografías de una puesta de sol. Todo aparentemente inofensivo. Sin embargo, contienen información altamente confidencial sobre secretos industriales de la empresa en código binario. Esto ocurrió recientemente en General Electric. Supuso una riesgo de pérdidas millonarias para GE y sin duda una posibilidad de influir en la competitividad de la aviación entre USA y China.

El año pasado, en una noticia de la BBC, el director del FBI, Christopher Wray, dijo en una reunión de empresarios y académicos en Londres que China pretendía “saquear” la propiedad intelectual de las empresas occidentales para acelerar su propio desarrollo industrial y acabar dominando sectores clave.

¿Espionaje industrial como herramienta para la dominación mundial? Dicen las malas lenguas que, si intentas piratear secretos industriales en China, lo único que encuentras es propiedad intelectual estadounidense. Por otro lado, si esto es así, ¿es China la que intenta hacerse con el control en todas las industrias?

¿Cómo se identifica el Uno?

Se idéntica como todo tipo de información financiera, empresarial, científica, técnica, económica o de ingeniería. Siempre suponiendo que:

• el propietario de la misma ha tomado medidas razonables para mantener dicha información en secreto; y
•  la información obtenga un valor económico independiente, real o potencial, por no ser de conocimiento general y no ser fácilmente determinable a través de medios adecuados por otra persona que pueda obtener un valor económico de la divulgación o el uso de la información.

La información que se comparte y “mueve” internamente en una empresa se convierte en valiosa por sí misma. Si, además, se trata de un sector estratégico en una industria concreta o para un país, se convierte en información altamente sensible. Algunas jurisdicciones de nuestro interés pueden ayudarnos a definir qué es un secreto comercial.

En Estados Unidos, 48 estados han adoptado la Ley Uniforme de Secretos Comerciales (UTSA). La UTSA define un secreto comercial como “información, incluyendo una fórmula, patrón, compilación, programa, dispositivo, método, técnica o proceso, que:

1. obtiene un valor económico independiente, real o potencial, por no ser generalmente conocida y no ser fácilmente determinable por medios adecuados por otras personas que puedan obtener un valor económico de su divulgación o uso, y
2. es objeto de esfuerzos razonables, dadas las circunstancias, para mantener su secreto”.

El Código Civil de la República Popular China, en vigor desde el 1 de enero de 2021, concede gran importancia a la protección de los secretos comerciales, estableciendo el artículo 123 del Código Civil que los secretos comerciales son un tipo de derecho de propiedad intelectual y, por tanto, estarán protegidos por las leyes de propiedad intelectual.

En España, con la Ley 1/2019, un secreto comercial es cualquier información o conocimiento que sea secreta en el sentido de que no es información o conocimiento generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en los que se utiliza dicha información.

El ADPIC lo define así: debe ser secreto, ser valioso por su carácter secreto y estar razonablemente protegido. De estos tres criterios, lo que le diferencia del resto de la propiedad intelectual es que debe permanecer secreto a lo largo del tiempo. Y esto es lo más difícil de conseguir. ¿Lo ha mantenido secreto?

Algunas empresas han pasado de ser muy sensibles a la protección de sus patentes a simplemente protegerse mediante políticas que entienden dónde están los secretos comerciales en su empresa. La madurez interna de una organización es clave.

¿Basta con un acuerdo de confidencialidad? El caso de Loreal contra Olaplex

Un acuerdo de confidencialidad, para empleados o terceros con los que se vaya a compartir el secreto comercial es un comienzo. Sin embargo, por sí solo no garantizará la salvaguarda o defensa de esa información confidencial como secreto comercial.

El caso de Loreal contra Olaplex es un ejemplo de cómo un acuerdo de confidencialidad no fue suficiente.

Olaplex es una empresa famosa por un decolorante capilar. Las Kardasian empezaron a usarlo. Se convirtió en un éxito. L’oreal se interesó por este producto. Intercambiaron información con la posibilidad de adquirir la empresa. Incluso contrataron a algunos de los empleados de Olaplex. Al final, no llegaron a un acuerdo y la adquisición de la empresa no se llevó a cabo.

El caso fue llevado a los tribunales y, en primera instancia, el juez falló a favor de Olaplex. Sin embargo, L’oreal apeló al Circuito Federal (CFCA).

La CFCA falló a favor de L’oreal (parcialmente) en relación con las demandas por robo de secretos comerciales. Los términos de este acuerdo (NDA) eran demasiado vagos y genéricos. Al final, el juez se dio cuenta de que había un amplio conocimiento dentro de L’oreal sobre estos “secretos comerciales”. La empresa no había sido cautelosa a la hora de proteger esa información internamente, donde sólo unos pocos podían tener acceso a ella. Olaplex no pudo demostrar que la información no era de dominio público.

Sin duda, es necesario establecer medidas y protocolos para mantener la información relevante en secreto. Sin embargo, ¿hasta qué punto la empresa es lo suficientemente madura como para poder aplicar estas medidas? En una entrevista con el abogado de Dyson especializado en propiedad intelectual destacaba el nivel de madurez a nivel interno que tiene la organización para poder aplicar esas medidas.

¿Qué aspectos tendrán en cuenta los tribunales en una posible usurpación de secreto comercial?

• Una política intensa de no divulgación. Los jueces quieren ver que la empresa ha concienciado a sus empleados y socios de no divulgar información confidencial. Si, de repente, se ve que la empresa no ha pedido la devolución de la documentación una vez finalizada la relación laboral, será difícil que la empresa pueda reclamarla ante los tribunales.
• Barreras físicas: son muy importantes. Los jueces buscan casos en los que se hayan puesto medios físicos para mantener el secreto.
• Registro interno: las medidas deben documentarse internamente. Un registro interno de cuáles son los aspectos de mayor riesgo. Los tribunales buscarán un nivel de esfuerzo razonable.
• Universalidad: todo esto debe aplicarse en aquellas relaciones comerciales necesarias para la empresa como son proveedores o colaboradores externos que puedan tener acceso a información secreta. Estos terceros deben ser informados con frecuencia.
• Formación e información: las empresas deben formar a los empleados. Si la empresa no informa debidamente de qué parte de la información es confidencial, las reclamaciones en un juicio no prosperarían.

En general, no se puede “llorar al juez” si no se han aplicado todas las medidas. Y ten muy claro que incluso la persona más pequeña puede cambiar el curso del futuro.

¿Están a buen recaudo tus secretos?

Galadriel se lo dijo a Frodo cuando estaba desesperado por no saber cómo cumplir la misión.

Los activos intangibles se han convertido en esenciales para las empresas. Un empleado, un socio o un distribuidor pueden cambiar el futuro de una empresa si no se toman las medidas adecuadas.

Los tribunales reconocen la importancia de los secretos comerciales como alternativa de protección de los activos intangibles. Por ello, animamos a las empresas a tomar todas las medidas a su alcance para evitar el robo de secretos comerciales. Pregúntate: ¿están a buen recaudo tus secretos comerciales? ¿Están seguros?

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