Cómo mantener los derechos de marca en el Reino Unido tras el Brexit

2 octubre 2020

Vías y opciones para mantener los derechos derivados de un registro de marca de la UE en el Reino Unido tras el Brexit.

2 octubre 2020

Si eres titular de una marca de la UE o una marca internacional que designa la UE, el Brexit afecta tus derechos marcarios, y desde H&A estamos trabajando para garantizar que tu marca en UK se mantenga en vigor y con las mejores garantías.

Como hemos tenido ocasión de comentar en nuestra web, véase el especial sobre el Brexit elaborado por H&A y comunicaciones anteriores al respecto, existen diferentes opciones según el estado en el que las marcas de la Unión Europea se encuentren a 31 de diciembre de 2020, fecha en la que, salvo modificaciones de última hora, el Brexit desplegará sus efectos en relación con las marcas.

Busca el supuesto en el que está tu marca y comprobarás el modo en que podemos ayudarte:

MARCAS CONCEDIDAS al 31/12/2020

La Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido (UKIPO) va a realizar la transformación automática y gratuita de la marca, quedando convertida en una marca nacional de UK idéntica y con la misma prioridad.

Desde H&A te brindamos nuestra ayuda en esta transformación, de la siguiente manera:

• Controlando que el registro se ha realizado correctamente:

Para que el registro en la UKIPO sea correcto, te rogamos que compruebes los datos de tu marca y te pongas en contacto con nosotros para comunicar si ha habido cambios en el nombre y el domicilio del titular.
Nosotros introducimos los cambios en tu marca antes del 31/12/2020 y, de esta manera, el registro en la UKIPO se hará con los datos de la marca actualizados y correctos.

• Vigilando la inscripción de posibles licencias de uso:

Si tienes concedida una licencia de uso de tu marca, es importante que nos lo digas para poder valorar si tiene valor en UK y la necesidad y conveniencia de inscribir dicha licencia en la UKIPO.

• Defendiendo tus derechos sobre la marca:

Nos podemos personar en la UKIPO a efectos de mantener la vigilancia de la marca que se ha registrado automáticamente a tu nombre en aquel organismo. De este modo vamos a controlar no solo las solicitudes de marcas que puedan ser confundibles, sino también el plazo para renovar la marca y mantenerla en vigor.

MARCAS SOLICITADAS Y PENDIENTES DE CONCESIÓN AL 31/12/2020

Si al 31/12/2020 aún no ha sido concedida la marca que ahora mismo tienes solicitada, dicha marca no se va a convertir automáticamente en una marca nacional de UK.

Si este es tu caso, y estás interesado en obtener el registro de la UK, te rogamos que contactes con nosotros lo antes posible, y así, desde H&A podremos asegurarte los derechos de la marca en UK con las siguientes actuaciones:

• Vigilando y extendiendo el expediente de tu marca de la UE o de la designación en la UE de tu marca internacional.

• Solicitando el registro de la marca nacional de UK dentro del plazo establecido.

• Personándonos en la UKIPO para mantener la vigilancia de la marca e impedir el registro de marcas que puedan entrar en conflicto con tus derechos.

RENOVACION DE LA MARCA REGISTRADA CON VENCIMIENTO ANTERIOR A 31/12/2020

Distinguimos dos supuestos, según el tipo de marca que tienes registrada:

1. Las MUE que no se renueven dentro del plazo ordinario. La UKIPO va a inscribirlas como marcas de UK en situación de vencida. Para mantener el derecho habrá que solicitar la renovación en los seis meses de gracia, pagando la tasa de recargo en la EUIPO. La falta de renovación en ese período de gracia lleva aparejada la pérdida del derecho.

2. Las Marcas Internacionales que designan la UE y que sean renovadas en el período de gracia. Una vez que la UKIPO ya ha realizado el registro de marca de UK, tienen que “validarse” ante la UKIPO a través de una comunicación de dicha renovación, con el coste correspondiente.

Si eres titular de una de estas marcas y tienes que renovarla antes de 31/12/2020, te rogamos que contactes con H&A donde vamos a trabajar para asegurarnos de que no pierdes tu derecho en UK procediendo a su renovación dentro del período ordinario y, así evitar:

• la duplicidad de gastos por el mantenimiento del derecho en el período de gracia abonando tasas en ambos organismos registrales; y

• el coste de los trámites administrativos exigidos para mantener en vigor la marca en la UKIPO renovada en el período de gracia.

RENOVACION DE LA MARCA REGISTRADA CON VENCIMIENTO ENTRE EL 01/01/2021 Y EL 30/06/2021

Si eres titular de una marca de la UE o una marca internacional que designa la UE, en vigor a 31/12/2020, a partir del 01/01/20121 también eres titular de una marca de UK que se ha creado automática y gratuitamente.

Si tienes interés en mantener tu derecho registral en UK, debes contactar con H&A para que, llegada la fecha de su renovación, procedamos a renovar no solo la MUE, sino también la marca nacional de UK que se ha creado automáticamente en la UKIPO.

Cualquier duda que se te plantee sobre estas cuestiones o cualquier instrucción que quieras facilitarnos al respecto, puedes enviarla a marcas@herrero.es y te contestaremos a la mayor brevedad.

El Brexit no perjudicará a tus derechos en el Reino Unido si contactas con H&A, tus profesionales de confianza.

BREXIT Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Garantizamos la protección y seguridad de las marcas y patentes afectadas por el Brexit.

Andrés Gómez

Andrés Gómez

Responsable del área litigiosa de Marca Comunitaria. Departamento Patentes. Abogado.

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