¿Cómo puedo impedir que usen mi marca como nombre de dominio?

En otra ocasión hablamos de los límites a la libertad de registro de nombres de dominio, y de que los titulares de una marca registrada pueden impedir que terceros utilicen su signo como nombre de dominio. En esta ocasión realizaremos un breve esquema de las posibilidades y procedimientos con dichos fines.

Actualmente existen tres vías para recuperar, cancelar o bloquear un nombre de dominio que infringe una marca registrada y/o que está siendo usado de mala fe.

1. Procedimiento Uniforme de Resolución de Conflictos en materia de nombres de dominio (UDRP)

Pues bien, en 1999, con el objetivo de agilizar la resolución de conflictos entre marcas y nombres de dominio ICANN desarrolló un procedimiento de arbitraje sencillo y rápido, de sometimiento obligado para los titulares de los dominios. Es el procedimiento que conocemos como procedimiento Uniforme de Resolución de Conflictos en materia de nombres de dominio UDRP. El reglamento actual se puede consultar aquí.

Existen varios Proveedores de UDRP, quizá el más reconocido es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

Este procedimiento es aplicable a muchos tipos de nombre de dominio gTLD y ccTLD, pero no a todos. Se puede consultar aquí las extensiones sometidas a la política UDRP a o a una variante.

Se trata de un procedimiento de arbitraje de nombres de dominio, online, que finaliza con una resolución que estima o desestima la demanda. En el primer supuesto, el dominio es transferido al demandante o cancelado. En caso contrario, el dominio sigue en manos del demandado y la última opción posible es acudir a la vía judicial. Una vez presentada la demanda, se emplaza al titular para que conteste; posteriormente, el organismo decide quien debe tener el nombre de dominio, según los escritos y documentos aportados.

Para que el organismo decida a favor de la transferencia de un nombre de dominio al demandante, se deben probar los requisitos:

1. El nombre o los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
2. El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre o los nombres de dominio
3. El nombre o los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe

Los costes de un procedimiento UDRP suelen variar según el tipo de dominio, por ejemplo, en la OMPI, para un .com las tasas oscilan de 1500$ a 2000 $.

Se pueden consultar resoluciones de la OMPI aquí.

2. Procedimiento de cancelación (RED.ES)

Como su nombre indica, se trata de una vía de cancelación de un nombre de dominio para los casos en que se incumplan las condiciones de asignación y uso de los dominios .es que establece la Instrucción del Director General de red.es, de 2 de enero de 2010, por la que se desarrollan los procedimientos aplicables a la asignación y a las demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio bajo el “.es”.

Este procedimiento sirve únicamente para los dominios .es, y puede ser iniciado por el organismo Red.es o a instancia de parte.

Los casos donde se puede solicitar son:

1. Cuando el dominio haya sido solicitado por personas físicas o entidades con o sin personalidad jurídica que no tengan intereses o no mantengan vínculos con España.
2. Cuando el nombre de dominio esté compuesto exclusivamente por apellidos o por una combinación de nombres propios y apellidos y el titular no tengan relación directa con los mismos.
3. Cuando el titular del nombre de dominio, a solicitud de la Autoridad de Asignación, no demuestre de forma fehaciente en el plazo estipulado al efecto que los datos que constan en el Registro son verdaderos y correctos.
4. Cuando se incumplan las reglas y condiciones técnicas establecidas por la Autoridad de Asignación para el adecuado funcionamiento del Sistema de nombres de dominio bajo el “.es”
5. Cuando un nombre de dominio incumpla las normas de sintaxis reguladas en el apartado Primero de la Disposición Undécima del Plan Nombres de Dominio o alguna de las demás condiciones de asignación previstas al efecto en el mismo.
6. Cuando un nombre de dominio bajo el “.es” haya sido declarado de interés general mediante resolución del Presidente de Red.es.

Se pueden consultar resoluciones de procedimientos de cancelación aquí.

3. Procedimiento de bloqueo (URS)

En 2012, ICANN desarrolló un nuevo procedimiento destinado a bloquear de forma (más) rápida un nombre de dominio que haya sido registrado de mala fe, por alguien que carece de derechos o intereses legítimos.

Hablamos del procedimiento denominado Uniform Rapid Suspension System (URS).

Solo se puede solicitar el bloqueo de los nuevos gTLDs (a partir de junio de 2013).

Su carácter urgente lo convierten en un procedimiento ideal para aquellos casos donde el dominio en cuestión esté causando o se prevé que pueda causar daños irreparables e inminentes o inmediatos. Si la resolución es favorable, el dominio queda bloqueado durante un año o hasta la próxima renovación del dominio, impidiendo a su propietario el uso del mismo y/o su venta a terceros.

Es importante tener en cuenta que lo único que se consigue es que el dominio no sea usado, no es un procedimiento para adquirir la titularidad. Una vez transcurrido el plazo, el dominio vuelve a quedar libre y cualquier persona puede registrarlo (en base al principio de first come, first served).

Igual que para los procedimientos UDRP, existen varios proveedores competentes para resolver sobre este procedimiento. Como por ejemplo, National Arbitration Forum (NAF). Para solicitar el bloqueo de un nombre de dominio se requiere el pago de una tasa, que por ejemplo, en el caso de este proveedor es de 375 $.