Criterios para evaluar el riesgo de confusión entre marcas en la UE, España y EE.UU.

3 febrero 2025

Este artículo analiza los criterios clave para evaluar el riesgo de confusión entre marcas en España, la UE y EE.UU., destacando sus similitudes y diferencias en el ámbito del derecho de marcas.

3 febrero 2025

El riesgo de confusión ha sido y continúa siendo un tema de profundo interés dentro del derecho de marcas y del derecho mercantil en general y no es sino un factor más que añadir a la complejidad de conseguir una protección efectiva de los derechos de propiedad industrial por parte de sus titulares. Esto es debido, en gran parte, a las consecuencias negativas que genera en la circulación de bienes y servicios en el mercado. Pero, además de este punto de vista económico, es también un tema de gran interés y complejo contenido desde el punto de vista jurídico.

Una vez establecida la importancia del riesgo de confusión, tanto por su dificultad de evaluación como por las consecuencias legales y económicas que comporta para las partes implicadas, el objetivo de este artículo es servir de guía acerca de los principales criterios empleados para determinar la existencia de riesgo de confusión en tres de las jurisdicciones más importantes en volumen de solicitudes de marcas a nivel mundial: España, la Unión Europea y los Estados Unidos.

Criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la EUIPO

En la Unión Europea, en lo que respecta a la Oficina de Propiedad Industrial (en adelante, EUIPO) y al Tribunal de Justicia (en adelante, TJUE), el riesgo de confusión entre marcas se determina analizando la concurrencia de los siguientes factores:

  • Similitud de los signos: generalmente se evalúa la similitud en los aspectos visual, fonético y conceptual de las marcas en conflicto. Lógicamente, hay una correlación lineal positiva entre similitud y riesgo de confusión. Sentencias como la STJUE de 22/09/1999 (Asunto C-342/97, Lloyd Schuhfabrik), ponen de manifiesto la necesidad de, a la hora de analizar la similitud fonética, visual y conceptual entre marcas, tener en cuenta las categorías de productos y servicios involucrados, así como la forma en que se comercializan. Otro extremo consolidado en la UE en materia de similitud entre signos es que el juicio correspondiente se emitirá ciñéndose exclusivamente a los signos tal cual están registrados, por lo que es irrelevante cualquier uso distinto que se les pueda dar en la práctica (STGUE 09-04-2014, Asunto T623/11, Pico Food GmbH c. EUIPO).
  • Similitud de los productos y servicios: cuanto más estrechamente relacionados estén los productos o servicios en conflicto, mayor probabilidad habrá de que se estime la existencia de riesgo de confusión. El juicio de la similitud entre los productos y servicios designados por las marcas no va a tener su ratio decidendi necesariamente en una coincidencia de las clases de la Clasificación Internacional de Niza a las que pertenecen, sino en la similitud intrínseca de los productos o servicios per se. El TJUE recogió una serie de factores que influyen a la hora de decidir acerca de la similitud de los productos o servicios, en su conocida STJUE 29-09-1998 (Asunto C-39/97, Canon), de la siguiente forma: «al apreciar la similitud de los productos y servicios, deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes relativos a los propios productos. Estos factores incluyen, entre otros, su naturaleza, usuarios finales y método de uso, y si compiten entre sí o son complementarios».
  • Grado de distintividad de las marcas: se puede expresar como la originalidad de la marca,donde las marcas altamente distintivas van a gozar de mayor protección, pero también van a causar un mayor riesgo de confusión cuando se haga un uso no consentido de ellas. El precedente de este concepto fue sentado por la anteriormente mencionada STJUE 22-06-1999 (Asunto C-342/97, Lloyd Schuhfabrik), y la regla general en Derecho de la UE es que, cuando la marca solicitada no tiene ninguna relación directa con los productos o servicios por ella designados, se considera intrínsecamente distintiva. Un ejemplo intuitivo es Apple: una manzana nada tiene que ver con ordenadores y dispositivos electrónicos tales como el iPhone, iPad, etc. La distintividad puede ser bien intrínseca en el momento de concepción de la marca, o bien en un momento ulterior por el uso que se haga de ella, antes de proceder a su registro. En este último caso, se denomina «distintividad adquirida», concepto que se desarrollará en apartados posteriores.

Estos criterios se ven reflejados en jurisprudencia comunitaria, tal como la STJUE 12/01/2006 (Asunto C‑361/04, Ruíz-Picasso et al. C. EUIPO-Daimler Chrysler). En esta sentencia, el TJUE hace hincapié en que el riesgo de confusión se ha de valorar mediante un análisis global y, por tanto, depende de numerosos factores, si bien destaca algunos como el conocimiento de la marca en el mercado, existencia de riesgo de asociación, y el grado de similitud entre signos y entre productos o servicios designados.

Asimismo, el TJUE incide en la importancia del principio de interdependencia, que rige la relación e influencia multilateral de todos los factores que inciden en la producción del riesgo de confusión. Un ejemplo de la mecánica de este principio se puede apreciar en el razonamiento del TJUE en su anteriormente citada sentencia 05-03-2020 (Asunto C-766/18 P, Halloumi c. EUIPO), en la cual rebate el criterio del Tribunal General de la UE (en adelante, TGUE) al descartar riesgo de confusión únicamente porque la marca anterior tiene bajo carácter distintivo. Esto es, el TJUE critica al TGUE en su desempeño, precisamente por entender que no tuvo en cuenta el principio de interdependencia a la hora de interpretar que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y que lo mismo puede ser cierto a la inversa.

Otro parámetro importante para discernir tanto la probabilidad como el alcance del potencial riesgo de confusión es el público objetivo susceptible de incurrir en tal confusión. En términos generales, tanto la EUIPO como las oficinas nacionales aplican la ficción jurídica del consumidor medio, por el cual se entiende a aquel consumidor razonablemente bien informado, perspicaz y observador, pero que rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las marcas y debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la mente. Dentro de esa imagen imperfecta, el consumidor medio tiende a centrar su atención en el inicio de una marca, tal y como expresa el TGUE en su sentencia 18-09-2014 (Asunto T‑267/13, El Corte Inglés, S.A c. EUIPO).

Por último, merece ser mencionado el alcance geográfico del riesgo de confusión. A la hora de tomar una decisión, la autoridad competente debe tener en cuenta una serie de factores entre los que se incluye la cuota de mercado, el alcance geográfico, la duración e intensidad del uso y la inversión en publicidad y promoción. Estos factores son interdependientes, poniendo como ejemplo de ello que un uso menos extendido geográficamente puede verse compensado por la intensidad con la que se ha publicitado la marca a lo largo de los años.

En cuanto al carácter distintivo de una marca, no es necesario demostrar el carácter distintivo adquirido en todas y cada una de las porciones territoriales de la UE, sino en una proporción significativa del público pertinente. El problema es que, como se puede apreciar, «proporción significativa» es un concepto poco concreto que se ofrece a juicios de valor muy divergentes, lo cual genera una cierta inseguridad jurídica. Por este motivo, el TJUE sentó nuevo precedente en cuanto al ámbito geográfico en su sentencia de 06-09-2012 (Asunto C‑96/11 P, Storck c. EUIPO), exigiendo pruebas de que la marca adquirió carácter distintivo mediante su uso en todas las partes de la UE en las que no era inherentemente distintiva. Esta tarea probatoria, dado el elevado número de países con culturas e idiomas diversos en la UE, es muy onerosa y puede dificultar mucho la defensa de la distintividad para los solicitantes de marcas de la UE de buena fe. El problema, en nuestra opinión, es que el TJUE peca de exceso de discrecionalidad al aplicar el criterio ad hoc, lo cual propicia que nos encontremos sentencias como la STJUE 19-12-2012 (Asunto C149/11, Leno Merken BV c. Hagelkruis Beheer BV), que apelen al carácter unitario del mercado europeo para exigir una distintividad en la totalidad de «la Comunidad»; pero también con sentencias como la STJUE 24-05-2012 (Asunto C98/11 P, Lindt c. EUIPO), en la cual el TJUE considera excesivo exigir prueba de carácter distintivo en cada Estado miembro pero insiste en que la marca debe haber adquirido carácter distintivo mediante su uso en toda la UE. Este es ciertamente un panorama inquietante para cualquier solicitante de marcas en buena fe.

En caso de que se estime riesgo de confusión entre dos marcas, la consecuencia jurídica directa será la pérdida de su derecho para el titular de la marca a la que se atribuye la generación de la confusión. Si se está en fase de solicitud y se recibe una oposición solicitando la nulidad de la marca por riesgo de confusión, en caso de que la resolución final estime el riesgo de confusión, de esta se producirá la denegación de la marca por causas relativas de los artículos 5.1b) DM, 8.1b) RM, y 6.1b) LM, con opción de recurso para el titular. Si la marca ya está concedida, y se recibe una acción de nulidad por causas relativas alegando riesgo de confusión, en caso de que la resolución final confirme la existencia del riesgo de confusión, se producirá la nulidad de la marca causante de la confusión, generalmente acompañada de una condena en costas y de abono de daños y perjuicios al demandante (artículo 60.2-3 LM, artículo 47.2 DM y 62.2 RM). Tras dictarse resolución que decrete la nulidad de la marca generadora de riesgo de confusión, naturalmente, su titular tendrá derecho de recurso.

Criterio del Tribunal Supremo español y la OEPM

Este apartado se centrará en el análisis de jurisprudencia relevante del Tribunal Supremo (en adelante, TS) español en la materia para discernir cuándo se puede estar ante la existencia de riesgo de confusión. Después de todo, el Considerando 16 de la DM da cierta libertad de ejecución a los Estados miembros en su estimación del riesgo de confusión, en los siguientes términos: «la manera en que puede establecerse un riesgo de confusión, y en particular la carga de la prueba a ese respecto, debe corresponder también a las normas procedimentales nacionales, que no deben verse afectadas por la presente Directiva». Este extremo es confirmado por el propio TS, entre otras, en la STS 95/2014, de 11 de marzo, que atribuye la competencia para valorar el riesgo de confusión al tribunal de instancia, si bien será susceptible de recurso de casación en caso de que su interpretación no se ajuste a las directrices que marca la jurisprudencia del propio TS y del TJUE.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM), en su guía de prohibiciones relativas de 2020, destaca los tres factores en relación de interdependencia que incurren en la prohibición relativa del artículo 6.1b) LM, a saber: identidad o semejanza entre los signos; identidad o semejanza entre los productos y servicios; y que todo ello produzca en el público objetivo un riesgo de confusión. Por tanto, si se da el riesgo de confusión será cuando, a instancia de parte, la marca que produce ese riesgo de confusión se torna vulnerable a acciones marcarias, activando así la prohibición relativa.

El TS indica ex sententia (STS 302/2016) que la comparación entre marcas debe hacerse en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual (criterio que estableció el TJUE en el asunto C-251/95, Sabel BV c. Puma AG). El análisis de los tres planos, dice el TS, ha de hacerse teniendo en cuenta la naturaleza y estructura de los signos, puesto que no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, complejas, gráficas o mixtas. El TS también aplica el principio de interdependencia, como se aprecia en su STS 497/2017, de 13 de septiembre, en la que cual el Alto Tribunal falla que no hay lugar a riesgo de confusión pese a una semejanza entre productos de la misma clase, por haber tan solo una «escasísima similitud» en los signos, que mitiga el efecto de la identidad aplicativa.

En cuanto al ámbito geográfico para el cual la marca debe ser distintiva, la STS 34/2016, de 4 de febrero, establece que, cuando se trata de una marca nacional española, debe probarse que el signo es reconocido «de forma general en España», por lo que no sería suficiente que fuera distintivo en una ciudad, provincia, o comunidad autónoma española.

El TS también aplica el criterio de la visión de conjunto, que implica considerar la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación como una unidad lógica independiente y que no debe descomponerse. Esta aplicación del criterio de visión de conjunto se ve claramente en un caso conocido, la STS 26/2017, de 18 de enero, en la que la empresa Osborne, titular de una pluralidad de marcas «Toro», vio desestimadas sus pretensiones en cuanto a que se decretara riesgo de confusión causado por la marca «Badtoro». El TS hizo referencia a la visión de conjunto y argumentó que la adición del neologismo bad otorga una distinción gráfica y fonética bastante para que, de acuerdo con el criterio de apreciación global, el público objetivo no sea inducido a error.

Por último, merece mencionarse que el estándar del público objetivo en jurisprudencia española comparte todos los criterios del TJUE, tales como un consumidor con nivel de atención e información medios y de recolección imperfecta de los estímulos de marca. Sin embargo, el público objetivo no es siempre un consumidor medio, tal y como se aprecia en la STS 240/2017, de 17 de abril, en la cual el TS rechaza que exista riesgo de confusión porque la diferencia en los elementos denominativos y gráficos gana más fuerza teniendo en cuenta que el público objetivo lo forman consumidores especializados que, teóricamente, estarán en mejores condiciones de diferenciar el origen empresarial de los productos.

Criterio de la USPTO y del Tribunal Supremo estadounidense

El riesgo de confusión es un fenómeno también muy importante en Derecho de marcas estadounidense y cobra especial importancia tanto en registros de marcas federales como en casos de infracción de marca. No obstante, es preciso aclarar que, para tener éxito en interposición de acciones marcarias en Derecho estadounidense, el solicitante debe contar con un derecho prioritario válido que se use en el comercio, para el que exista una probabilidad de confusión o error con otra marca supuestamente infractora para los productos o servicios designados. Además, el TS estadounidense estableció en 2023, mediante su sentencia No. 21–1043, caso Abitron Austria GmbH c. Hetronic Int’l, Inc., un límite geográfico muy claro a las acciones por infracción marcaria: toda conducta que se lleve a cabo en terceros países fuera del territorio de los Estados Unidos, aunque genere riesgo de confusión en el público estadounidense, queda fuera del alcance de la Ley Lanham, dado que el sentido de la acción marcaria supone una circulación efectiva en el tráfico económico.

Cabe destacar que el derecho estadounidense es anglosajón, el cual está mucho más basado en la empírica y la jurisprudencia que el derecho continental, que pone mucho más el foco en la labor codificadora de normas jurídicas. Como resultado, el análisis de la existencia de riesgo de confusión no obedece a un marco tan constante como el anteriormente desarrollado para derecho nacional español o de la UE, sino que tendrá una gran variación en cada caso concreto. El Manual de Procedimientos de Examen de Marcas (TMEP, en sus siglas en inglés) y la Ley Lanham son los cuerpos legales que desarrollan el concepto del riesgo de confusión en derecho estadounidense.

Un concepto propio que se usa en Derecho de marcas estadounidense es el fair use (o uso legítimo) que se hace de una marca. En esencia, expresa la idea de utilizar una marca de forma que no infrinja los derechos del propietario, y en la práctica, se erige como una defensa habitual en los litigios por infracción de marcas que permite utilizar una marca registrada no como una marca real, sino por su significado descriptivo. La justificación en la práctica del fair use es evitar con éxito que el público objetivo perciba una vinculación económica entre los titulares de las marcas. Se distinguen dos tipos:

  • Uso legítimo clásico: cuando se utiliza una marca ajena para describir los productos o servicios propios y no como indicador de su procedencia.
  • Uso legítimo nominativo: permite utilizar la marca de otro para nombrar los productos y servicios del propietario, siempre y cuando estos no pudieran identificarse fácilmente de otra manera.

Por ejemplo, un uso correcto en el sentido expuesto sería el utilizar una marca de un tercero para describir nuestros propios productos, tal como «nuestra consola es como una Play Station portable». Sin embargo, el uso de una marca de tercero con ánimo de parodia no estaría incluido en el fair use, y el riesgo de confusión tendría que ser evaluado de acuerdo con los criterios conocidos como los DuPont Factors, tal y como estableció el Alto Tribunal estadounidense en el conocido caso Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC, de 2023. Se trata de trece factores en total, de los cuales destacaremos los siguientes:

  • Similitud entre los signos: es un juicio de valor que suele comprender varias dimensiones tales como la apariencia, fonética, concepto, e impresión comercial.
  • Similitud entre los productos y servicios designados: en el mismo sentido que el Derecho de la UE, el riesgo de confusión es mayor en caso de que haya relación entre los productos o servicios designados. Asimismo, es doctrina pacífica que, cuantas más clases contenga un registro marcario, mayor será el riesgo de confusión generalmente con otras marcas. Este último criterio tiene su fundamento en que un consumidor podría suponer razonablemente que una empresa que ya vende una variedad de productos podría añadir fácilmente otro bien o servicio a su repertorio.
  • Fuerza de las marcas: tiene que ver con el carácter distintivo o genérico de las marcas, siendo el primero asociado a una marca fuerte, y el segundo, a una marca débil. Las marcas más débiles pueden tener dificultades para demostrar el riesgo de confusión en los casos de infracción, a menos que hayan adquirido un «significado secundario» (secondary meaning) cuando la marca descriptiva se ha utilizado de forma tan generalizada que los consumidores ya la asocian claramente con su procedencia empresarial. Varios autores y juristas afirman que, en Derecho de marcas estadounidense, se considera por defecto intrínsecamente distintivas a las marcas sugestivas, fantasiosas y arbitrarias. Las marcas sugestivas dan pistas acerca de una cualidad particular de la marca, por lo que en ocasiones es difícil distinguirlas de las marcas meramente descriptivas (ej. Pizza Hut, Nescafé); las marcas de fantasía son términos inventados, que no existen en el diccionario (ej. Pepsi, Nike); y las marcas arbitrarias son términos que sí existen, pero no guardan ninguna relación con el producto o servicio designado por ellas (ej. Apple, Puma).
  • Intención del titular de la marca: es un juicio subjetivo de difícil prueba que persigue esclarecer si el titular de la marca posterior tenía o no la intención de producir confusión en el público objetivo.
  • Nivel de atención y cuidado del consumidor: la premisa es que el grado de atención y cuidado que un consumidor presta a una compra influye en la posibilidad de que exista confusión entre las marcas. La modulación del riesgo de confusión se hace con respecto del valor económico de las decisiones de compra, de tal forma que se considera menor el riesgo de confusión cuando estamos ante compras de alto valor económico.

Esta lista no es numerus clausus, y otros juristas mencionan criterios adicionales a tener en cuenta, tales como las condiciones en las que se venden los productos y servicios, la aportación de prueba concreta sobre la confusión, el número y la naturaleza de marcas similares en productos o servicios similares, o la similitud en los canales de venta de las partes.

No obstante, si bien hay importantes diferencias con el sistema legal continental, también hay similitudes significativas. En este sentido, el TS estadounidense aplica el principio de interdependencia, como se puede ver en la petición que le hizo al Seventh Circuit de que revisara su decisión por no haber realizado un análisis lo suficientemente holístico del riesgo de confusión, afirmando que «debido a que los factores están interrelacionados y cada uno influye en la cuestión última, los tribunales han advertido de que cada factor debe ser considerado, de que todos los factores deben ser sopesados en su totalidad, y de que ningún factor es determinante».

Adicionalmente, el concepto del consumidor medio como ficción jurídica para determinar el grado de sofisticación del público objetivo es similar en derecho estadounidense, tal y como se desprende verbatim del TS estadounidense en el caso Punchbowl, Inc. vs. AJ Press LLC, definiéndolo como «un consumidor razonablemente prudente».

Durante la fase de registro, la Oficina de Propiedad Industrial Estadounidense (en adelante, USPTO) se centrará normalmente en la similitud entre signos y la similitud entre productos y servicios entre las marcas en liza, en lo que converge con el derecho comunitario. No obstante, la USPTO puede considerar otros factores adicionales, lo cual es el caso generalmente en los procedimientos de infracción de marca. Los factores que deben tenerse en cuenta tanto por la USPTO como por el TS estadounidense para analizar el riesgo de confusión reciben son los anteriormente mencionados DuPont Factors, como consecuencia del conocido caso E.I. DuPont de Nemours & Co. v. Celanese Corp., en 1973.

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Jaime Tomillo

Departamento de Asesoría Jurídica.

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