Cuando Lucasfilm le ganó la partida a los ciberocupadores

4 mayo 2021

En el día mundial de Star Wars, desde H&A comentamos una resolución del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI consecuencia del registro de varios dominios Star Wars.

4 mayo 2021

Este 4 de mayo queremos aprovechar para conmemorar desde H&A el día mundial de Star Wars comentando una de las muchas resoluciones que el gigante del sector audiovisual, Lucasfilm Limited Ltd., ha cosechado a su favor desde su constitución, allá por 1971.

Nuestra historia se remonta a hace más de dos décadas (aunque no en una galaxia muy, muy lejana, sino en EEUU), cuando Lucasfilm ya era todo un imperio, responsable por aquel entonces de la producción de tres películas de Indiana Jones y de los episodios IV, V, VI y I de Star Wars, y habiendo alcanzado ya una reputación a nivel mundial como una de las mayores productoras audiovisuales de la historia. Pero el éxito de Lucasfilm trascendió las pantallas, ya que los responsables de esta entidad fueron unos visionarios que supieron proteger sus marcas (hoy en día más de 2.000 en todo el mundo) y extender su negocio a otros sectores rentables, como el merchandising, a través de la concesión de licencias millonarias.

Llegados a este punto, es hora de presentar también al resto de los protagonistas de esta historia.

Al otro lado nos encontramos con Cupcake City y John Zuccarini (sin duda, los actores menos conocidos de esta representación), quienes, el 7 de mayo de 1999, aprovechándose del auge de las descargas on-line y del lanzamiento de la última película de la saga más famosa del universo (fueron apenas unos días antes del lanzamiento del episodio I), decidieron registrar a su nombre varios nombres de dominios que contenían el signo Star Wars (en concreto <starwarspics.com>, <starwarspictures.com>, <starwarssounds.com>, <starwarstrailer.com>, <starwarswallpaper.com> ) y usarlos para enlazarlos con otras tantas webs suyas que incluían contenido como letras de canciones, videos o juegos en línea.

Por aquel entonces, los conflictos relacionados con nombres de dominios únicamente podían dilucidarse a través de los juzgados, pero esto no iba a tardar en cambiar. Y es que, al objeto de agilizar el proceso de revocación o transferencia de dominios ciberocupados, en diciembre de 1999, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) empezó a ofrecer servicios de resolución bajo la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (Política UDRP). Las reglas del juego habían cambiado.

Sería así, justo hace veinte años (en concreto el 1 de mayo de 2001), cuando Lucasfilm decide tomar cartas en el asunto contactando con Cupcake City y el señor Zuccarini para hacerles saber que el registro y uso detectado vulneraba sus derechos de propiedad industrial. A pesar de recibir una misiva, nada más y nada menos, que de Lucasfilm, los titulares de estos dominios optan por no responder, por lo que el gigante estadounidense decide acudir al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para solicitar que los dominios le fueran transferidos.

Pues bien, para que la OMPI decida acordar la transferencia o cancelación de un dominio sujeto a la Política UDRP, deben concurrir tres circunstancias que ahora Lucasfilm debía acreditar:

  • Que los nombres de dominios son idénticos o similares a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos, hasta el punto de poderlos confundir;
  • Que el titular de los dominios no tiene derechos o intereses legítimos con respecto a los mismos;
  • Que los nombres de dominio han sido registrados y están siendo utilizados de mala fe.

En este sentido, Lucasfilm hacía referencia a las siguientes circunstancias:

  • Sus marcas Star Wars ya eran por aquel entonces signos reconocidos a nivel mundial como consecuencia del uso intensivo llevado a cabo tanto por ellos mismos como a través de terceros.
  • El signo Star Wars había sido íntegramente incluido en los dominios controvertidos, habiéndose añadido únicamente una serie de términos genéricos que no alejaban el riesgo de confusión entre los usuarios.
  • Cupcake City y el señor Zuccarini no habían acreditado tener ningún derecho ni interés legítimo sobre los dominios;
  • Los dominios fueron registrados y estaban siendo usados de mala fe, por cuanto:

a. Se solicitaron cuando las marcas Star Wars ya eran mundialmente conocidas (y apenas unos días antes del lanzamiento del episodio I);
b. Los titulares ya eran conocidos cibersquatters que se dedicaban a registrar dominios incluyendo signos de terceros para atraer tráfico a sus webs y aprovecharse de su reputación;
c. Los términos que se añadieron en el dominio (pic, pictures, trailer o sounds) estaban dirigidos a atraer a los fans de la saga y obtener un rendimiento económico aprovechándose de la reputación de Star Wars.

Por su parte, los demandados optaron por responder (esta vez sí) negando la mayor y alegando:

  • Que las marcas no eran idénticas ni similares hasta el punto de crear confusión, habiéndose usado términos genéricos y/o descriptivos;
  • Que tenían derechos e intereses legítimos en el uso del signo Star Wars, apoyándose en la libertad de expresión, libertad de empresa e interés en la propiedad de los dominios;
  • Que los dominios no habían sido ni registrados ni usados de mala fe, ya que:

a. No se habían ofrecido a la venta.
b. No se llevaba a cabo actividad que pudiera llevar a confusión en los usuarios en cuanto a una posible vinculación con Lucasfilm.

Como no podía ser de otra forma, a la vista de los antecedentes, el panel concluyó en resolución de 15 de septiembre de 2001 (Case No. D2001-0700) que sí concurrían los requisitos para ordenar la transferencia de los dominios a Lucasfilm y aclaraba que:

  • La incorporación de la marca de forma íntegra es suficiente para establecer la identidad o similitud entre los signos y la adición de términos genéricos o descriptivos no afecta a este extremo.
  • Con el uso de esos dominios, lo que se pretendía es que los usuarios que buscaban imágenes, música o el trailer de Star Wars accedieran a las webs de los demandados donde se encontraban con números anuncios de terceros que pudieran parecer patrocinados o relacionados de alguna forma con la saga, por lo que, a su juicio, sí concurría mala fe.

De esta forma volvieron las aguas a su cauce y los dominios pasaron a ser titularidad de Lucasfilm, si bien hoy en día están inoperativos o a la venta, pero esta ya es otra historia…

MAY THE FOURTH BE WITH YOU, GEORGE. CONGRATULATIONS.

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Marta Gimeno

Abogada.Departamento Patentes.

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