¿Debe aportar pruebas de uso quien pone una demanda de caducidad por falta de uso de una marca?

1 septiembre 2022

Analizamos una nueva sentencia que confirma que quienes soliciten cancelar una marca registrada por falta de uso deben aportar una exposición de los hechos y pruebas de uso.

1 septiembre 2022

Según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europea, se confirma la necesidad de que, quien solicite la cancelación de una marca registrada por falta de uso, presente un mínimo de pruebas documentales o de cualquier otro tipo con la solicitud sobre el desuso de la misma pese a que, tradicional y legalmente, la carga de la prueba le incumba al titular de la marca registrada. Así lo ha decretado en una sentencia del 10 de marzo de 2022.

Maxxus versus Globus, la sentencia

En el seno de un procedimiento judicial por falta de uso de una marca registrada en Alemania, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) exige aportar con la solicitud de caducidad de la misma un principio de prueba de desuso de la misma, a pesar de que la carga de la prueba la ostente el titular de la marca.

En efecto, mediante sentencia reciente de 10/03/2022 (C-183/2021), el TJUE profundiza una vez más en la armonización de la legislación marcaria en toda la UE.

La sociedad Maxxus Group GmbH & Co. KG (en adelante MAXXUS) demandó a Globus Holding GmbH & Co. KG (en adelante, GLOBUS), alegando la caducidad por falta de uso de distintas marcas denominadas MAXUS, propiedad de ésta última y que contaban con más de 5 años.

De conformidad con el Derecho Europeo de Marcas y el Nacional alemán, si una marca no se usa en el mercado durante 5 años tras su concesión, puede cancelarse. El legislador estableció que 5 años es un tiempo razonable para poner en marcha una marca por su titular. Si no lo hace, no puede bloquear iniciativas comerciales de terceros con signos que pudieran entrar en conflicto con aquella.

Por poner en contexto, MAXXUS se dedica a la fabricación y venta de apartados de cross, cintas de correr, máquinas de pesas, máquinas de remo, ergómetros, artículos de boxeo, sillones de masaje y otros accesorios de fitness.

Las marcas MAXUS, cuya caducidad se postula, distinguen estos productos entre otros y MAXXUS no quería que un competidor como GLOBUS fuera titular de unas marcas inactivas que, indudablemente, afectarían a sus actividades comerciales.

La Jurisprudencia alemana distingue entre la carga de la exposición de los hechos que incumbe al demandante y la carga de la prueba, que es cosa del demandado titular de la marca, al ser más fácil demostrar un hecho positivo de uso por este último que un hecho negativo (probatio diabólica) por parte de un tercero.

En este marco jurídico, los Tribunales alemanes se cuestionaron si el demandante en un proceso de caducidad de marca puede presentar demandas, simplemente invocando y dando por hecho que una marca lleva desusada durante 5 años o si necesita en la exposición de hechos ofrecer al menos un principio de prueba tendente a ello. Se evita con ello la tramitación de procedimientos abusivos, en los que la parte solicitante podría obligar al titular de la marca de que se trate a renunciar a secretos comerciales y a realizar un esfuerzo de investigación considerable para demostrar el uso efectivo de su marca.

La gran cuestión: ¿cuál es la responsabilidad del demandante en la exposición de los hechos?

En este escenario, el Tribunal alemán plantea la siguiente Cuestión Prejudicial al TJUE:

«¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular, la Directiva [2008/95], y concretamente su artículo 12, o la Directiva [2015/2436], y concretamente sus artículos 16, 17 y 19, en el sentido de que el efecto útil de estas normas prohíbe una interpretación del Derecho procesal nacional que,

a) en un procedimiento civil dirigido a la cancelación de una marca nacional registrada debido a su caducidad por falta de uso, impone al demandante una carga de la exposición de los hechos, distinta de la carga de la prueba, y
b) en el marco de dicha carga de la exposición de los hechos, exige al demandante
– formular en ese procedimiento alegaciones fundadas y detalladas, en la medida en que le sea posible, sobre la falta de uso por parte del demandado de la marca controvertida y
– realizar, a tal efecto, su propia investigación del mercado, que deberá ser adecuada en función de la pretensión de cancelación y de la naturaleza específica de esa marca?»

Y ¿cómo responde a esta cuestión el TJUE?

El Tribunal es consciente de que, por lo general, la carga de la prueba en un proceso de caducidad por falta de uso de una marca la tiene el titular de la misma, demandado en un proceso de caducidad por falta de uso (art. 19 Directiva de marcas).
Ese temor que tenía el Tribunal alemán remitente de la cuestión de que la falta de prueba absoluta en el desuso de una marca en una solicitud de caducidad pudiera conllevar riesgos de incoación de procedimientos abusivos e incluso de revelación de secretos empresariales en quien tiene que acreditar el uso, no procede.

Y ello – señala el Tribunal – porque las legislaciones nacionales de los estados miembros deberían disponer de medios procesales que permitan desestimar de forma sumaria una solicitud de caducidad debido a la falta de uso por resultar manifiestamente inadmisible o infundada, o condenar a quien abusa de esta institución con el pago de las costas en que haya incurrido el titular de la marca de que se trate. También es posible imponer a quien abuse de esta acción al pago de tasas, etc.

En lo que concierne al miedo apuntado por el Tribunal alemán de que, en su afán por acreditar el uso de su marca, el titular pueda verse obligado a publicar secretos empresariales, el TJUE estima que en un proceso de caducidad por falta de uso, lo que tiene que hacer el titular de la marca es aportar medios probatorios de su utilización en el mercado de los productos o servicios protegidos por dicha marca y no solo en la empresa de que se trate (Sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, apartado 37) porque el uso se puede viabilizar por un tercero que cuente con su autorización. Y de ese mercado al manifestar la exteriorización de conductas del empresario no forma parte, como tal, el secreto comercial.

Las conclusiones que nos deja esta sentencia

Como lección de esta sentencia debemos colegir:

a) Cierto es que en un procedimiento de caducidad por falta de uso de una marca registrada la carga de la prueba le incumbe al demandado, titular de la misma.

b) Sin embargo, eso no quita para que el actor demandante de esa caducidad aporte una exposición completa de los hechos en los que basa sus pretensiones. Por consiguiente, si el TJUE no se contradice en alguna otra sentencia posterior:

c) Sorprendería que los formularios de caducidad por falta de uso de una marca de la UE se mantuvieran como hasta ahora. En ellos, simplemente se menciona quiénes son los litigantes, la marca cuya caducidad se postula y la pretensión de caducidad correspondiente. Lo normal sería que ampliara su contenido para exponer completamente los hechos en los que se basa esa pretensión.

d) Entendemos que eso mismo sucederá con los impresos de solicitud de caducidad por falta de uso de las marcas y nombres comerciales nacionales españoles a partir del 14/01/2023. En esa fecha, la Oficina Española de Patentes y Marcas asumirá la competencia para tramitar las caducidades por ese motivo.

e) Una demanda de caducidad por falta de uso de una marca no es un acto tan sencillo como pudiera parecer.

El letrado que la redacte tendrá que exponer los hechos en los que basa la caducidad. En unos casos serán más complejos, en otros más fáciles. Eso revertirá en una implicación directa de un letrado que conoce la materia. Como en toda demanda con la que se entabla una acción judicial o administrativa, el solicitante se verá en muchos casos atado de lo que se sostenga en ese primer acto procesal y esto tiene un coste.

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Defendiendo el valor de lo intangible, aquello que nos hace únicos.

José Luis López

Abogado.Departamento Asesoría Jurídica.

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