19 mayo 2025
Han pasado prácticamente siete años desde que el Congreso Mexicano aprobara cambios importantes en la Ley de la Propiedad Industrial, con la intención de modernizar el sistema de marcas e incorporar figuras ya reguladas por otros países miembros del Sistema de Madrid.
Una de las enmiendas más relevantes fue la obligatoriedad de presentar una declaración de uso para mantener la vigencia de una marca registrada en México.
¿Cuándo debe presentarse la declaración de uso ante el IMPI?
Existen dos momentos clave en la vida de una marca en México en los que debe presentarse la declaración de uso real y efectiva ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI):
- Tres años después de la concesión del registro de marca.
- En el momento de la renovación.
Cuando una marca se presenta directamente ante el IMPI, el control de estos plazos resulta sencillo, ya que suele contar con un representante legal en México —como el equipo de H&A México— que monitorea las fechas críticas del registro y renovación.
Declaración de uso tras tres años en registros internacionales designando México
El problema aparece cuando se trata de un registro internacional con designación en México, ya que existen matices técnicos que pueden inducir a errores. En consecuencia, se corre el riesgo de perder los derechos sobre la marca en México.
La declaración de uso debe presentarse dentro de los tres meses posteriores a los tres años desde la fecha de concesión de la marca por parte del IMPI.
Esta fecha no coincide con la notificación de concesión que el IMPI remite a la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), lo que genera confusión entre los titulares. Calcular mal este plazo provoca que la declaración se presente fuera de tiempo, lo que acarrea la caducidad automática del registro mexicano, sin posibilidad de prórroga.
Declaración de uso en la renovación del registro internacional
Cuando se renueva un registro internacional conforme al artículo 7 del Protocolo de Madrid, el titular debe presentar ante el IMPI una declaración de uso real y efectivo por cada clase, dentro de los tres meses posteriores a la notificación de renovación por parte de la OMPI.
El problema es que los avisos informativos 13/2018 y 14/2018 de la OMPI no dejan claro si el plazo debe contarse desde la notificación al titular, al IMPI o desde la publicación en la Gaceta de la OMPI.
Desde H&A recomendamos monitorear la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI para determinar la fecha de publicación de la renovación, y así calcular con precisión el plazo de tres meses. También supervisamos el Aviso de Renovación que recibe el IMPI, accesible en su base de datos pública.
¿Qué ocurre si no se presenta la declaración de uso tras la renovación?
A diferencia del caso anterior, si no se presenta la declaración de uso tras la renovación, el IMPI no caduca automáticamente el registro. En su lugar, emite una acción oficial conforme al artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
El titular dispone de dos meses para subsanar la omisión. En caso de no hacerlo, el registro caduca de pleno derecho.
Artículo 237:
“Cuando no se declare el uso de la marca, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro del plazo de dos meses subsane la omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.”
Esta acción oficial se publica exclusivamente en la Gaceta del IMPI, y no se comunica a la OMPI. Por ello, si el registro no cuenta con representación local en México, es muy probable que el titular no tenga conocimiento del requerimiento, lo que puede derivar en la caducidad del registro sin defensa posible.
La declaración de uso es un trámite obligatorio en registros internacionales que designan México. No presentarla en tiempo y forma puede provocar la pérdida definitiva de los derechos marcarios.
Desde H&A, recomendamos nombrar un agente mexicano en todas las designaciones mexicanas derivadas de registros internacionales. Esto permite:
- Recibir las notificaciones relevantes del IMPI.
- Controlar correctamente los plazos de declaración de uso.
- Prevenir errores que podrían derivar en la caducidad del registro.
¿Necesitas ayuda para proteger tu marca en México?
En H&A te ofrecemos:
- Asesoría completa sobre declaraciones de uso en México.
- Control de vencimientos en registros internacionales.
- Gestión de respuestas a acciones oficiales del IMPI.
- Prevención de riesgos y pérdida de derechos.
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