Descubre cómo es la negociación de marcas comerciales en Argentina

5 agosto 2021

Al igual que en una interminable cantidad de actividades comerciales y jurídicas, en Argentina, las negociaciones en materia de marcas comerciales pueden resultar de vital importancia para impulsar la celeridad del trámite de marca cuando estas reciben oposiciones de terceros.

Resulta claro que el objetivo de todo proceso de negociación es buscar un acercamiento entre las partes enfrentadas para lograr un acuerdo que resulte beneficioso para ambas y, en general, el proceso de negociación se desarrolla en diferentes etapas. Pero de lo que no hay duda es de que, conforme al antiguo y actual procedimiento de oposiciones en Argentina, las negociaciones han sido y son esenciales cuando una solicitud de marca ha recibido una o varias oposiciones de terceros.

En la ley de Marcas 22.362, anterior a la reforma legislativa del 2018, el plazo para efectuar las negociaciones era más amplio: en concreto, un año a contar desde la notificación de la oposición al solicitante y, en caso de no haber acuerdo entre solicitante y oponente, si el solicitante tenía interés en obtener su marca, debía:

• Iniciar el proceso de mediación obligatoria.
• Si la mediación se cerraba con acuerdo entre las partes, el acuerdo se presentaba ante la Oficina de Marcas y esta última debía resolver el expediente o
• Si la medicación se cerraba sin acuerdo entre las partes, el solicitante, si mantenía su interés en obtener la marca, debía iniciar una demanda por cese de oposición infundada que tenía que presentar ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), y luego este último la remitía a la Justicia.

En todas las etapas, ya sea en la fase de negociación en sede administrativa, como en las detalladas en A), B) y C), resultaba vital e importante la negociación, y en cualquiera de ellas, la misma podía llevar a un resultado beneficioso para ambas partes, en especial, teniendo en cuenta que la acumulación de todos ellos podían importar hasta 5 años o más de demora hasta llegar a un final del proceso completo.

Por el contrario, en la nueva ley de Marcas 22.362, reformada en el 2018, el plazo para negociar la oposición, a contar desde su notificación oficial, es de tres meses, y en el supuesto de no existir acuerdo entre solicitante y oponente, ahora es el oponente quien debe expresar su deseo de continuar con su oposición, ratificando la misma ante la Oficina de Marcas, ello, mediante el pago de una tasa oficial alta, ampliando el fundamento de la oposición y aportando las pruebas que estime pertinente.

En cualquiera de los momentos que se encuentre el proceso de oposición, y siempre y cuando la Oficina de Marcas NO haya decidido y resuelto sobre el mismo, la negociación entre las partes es posible, y su resultado, expresando un acuerdo entre las mismas, puede ser presentado ante la Oficina, quien deberá resolver teniendo en cuenta y considerando lo acordado entre solicitante y oponente.

Etapas de la negociación

La negociación entre solicitante y oponente conlleva diferentes etapas, las cuales, en general, son activadas por el solicitante, quien tiene un alto interés por obtener el retiro de la oposición, y con ello, su solicitud de marca. Asimismo, y conforme el nuevo proceso de oposiciones, puede resultar también común que sea el oponente quien ejerza la activación de la negociación.

Las etapas de la negociación de oposiciones podrían resumirse en:

a) Toma de conocimiento de la oposición y contacto.
b) Propuesta.
c) Intercambio entre las partes.
d) Acuerdo positivo o no acuerdo.

a. Toma de conocimiento de la oposición y contacto

En general, en cuanto el solicitante toma conocimiento extraoficial u oficial de la oposición, básicamente, debe seguir los siguientes pasos:

• Identificar el oponente.
• Analizar el fundamento de la oposición y actividad comercial del oponente.
• Identificar al representante del oponente para contactar. Con toda esta información, debe establecer una estrategia y objetivo concreto a seguir y que consistirá en la propuesta a efectuar al oponente.

b. Propuesta

La propuesta para obtener el retiro de oposición puede consistir en:

• Ofrecer una mayor restricción en la limitación de productos o servicios.
• Ofrecer una exclusión de productos o servicios.
• Ofrecer la firma de una “carta compromiso”, la cual puede incluir restricción o exclusión de productos o servicios, formas de usar la marca, abstención de solicitar la marca en otras clases de productos o servicios, reconocer derechos previos, no obstaculizar a futuro los registros del oponente, etc.
• Negociar la compra de la marca base de la oposición.
• Acuerdos de coexistencia (no vinculante para la Oficina de Marcas).
• Establecer estrategias comerciales.

En esta etapa, las alternativas son innumerables, siendo las listadas ut-supra las más comunes. Respecto de los acuerdos de coexistencia, debemos resaltar que los mismos no resultan vinculantes para la Oficina de Marcas de Argentina, y esta última no los considera en el momento de resolver una solicitud de marca o conflicto entre solicitante y oponente que pudo haber terminado con la firma de un acuerdo de coexistencia.

c. Intercambio entre las partes

El intercambio en general es llevado a cabo por los representantes del solicitante y oponente vía correo electrónico pudiendo, en algunas ocasiones, continuar telefónicamente.

Resulta común que surjan objeciones por parte de quien recibe la propuesta. Ello abrirá el camino a una serie de intercambio de posiciones entre las partes, lo cual resulta positivo ya que infiere un interés de ambas en seguir negociando y obtener un resultado beneficioso para ambas posiciones.

d. Acuerdo o no acuerdo

El cierre del acuerdo pude muchas veces resultar la etapa más difícil de lograr, ya que ambas partes debe intentar de alguna manera obtener un resultado beneficioso a sus intereses.

• Cierre positivo: cerrado el acuerdo en forma positiva entre las partes, el oponente debe presentar ante la Oficina de Marcas un escrito manifestando su voluntad de retirar la oposición conforme lo acordado; dependiendo el tipo de acuerdo arribado, el solicitante deberá o no efectuar una presentación, por ejemplo, restringiendo el ámbito de protección de su solicitud o lo que corresponda.
• Cierre negativo: cerrada la negociación entre las partes por no acuerdo, y conforme el nuevo procedimiento de oposiciones, es el oponente quien deberá impulsar su accionar debiendo ratificar su oposición, y con ello, se abre el nuevo proceso administrativo de resolución de oposiciones, mediante el cual la propia Oficina de Marcas resolverá las diferencias entre solicitante y oponente, resolución que puede ser recurrida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

En el supuesto de que el oponente no impulse el proceso, la Oficina de Marcas deberá resolver la solicitud de marca considerando, entre otros, el principio absoluto de registrabilidad y el principio relativo de disponibilidad de la marca.

Por último, debemos resaltar que, en cualquier proceso de resolución de oposiciones, sin importar en qué etapa nos encontremos, la negociación es imprescindible para lograr los objetivos del solicitante y oponente.

El dejar siempre una puerta abierta en la negociación es absolutamente recomendable, ya que muchas veces, a pesar de la rigidez de la posición de una de las partes, la misma puede verse modificada por circunstancias comerciales o empresariales externas, que pueden abrir esa puerta de negociación nuevamente, y permitir cerrar un acuerdo beneficioso entre solicitante y oponente.

En cualquier proceso de oposiciones vigente, a través de una negociación, conseguiremos en un alto porcentaje el cierre de un acuerdo positivo y beneficioso para solicitante y oponente, además de la movilización de la actividad comercial de la pequeña, mediana y gran empresa.

Si bien, las modificaciones fueron impulsadas en la ley de marcas, en especial en cuanto al proceso administrativo de oposiciones, buscando lograr la celeridad y simplificación de dicho proceso en un trámite de marca, por el momento, no ha mostrado grandes mejoras en este aspecto, y esperamos que a la mayor brevedad se logre dicho objetivo.

Por el contrario, sí debemos mencionar que las modificaciones efectuadas han provocado una reducción notable de la presentación de oposiciones de terceros.

Cualquiera que sea el proceso de oposiciones vigente, a través de una negociación impulsada en tiempo y forma, en un alto porcentaje, conseguiremos el objetivo más importante de lograr el cierre de un acuerdo positivo y beneficioso para solicitante y oponente, sumado a ser parte de la movilización de la actividad comercial de la pequeña, mediana y gran empresa.

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