Diez años de la decisión Mayo: impacto en la patentabilidad de los métodos de diagnóstico

16 junio 2022

En marzo de 2022 se cumplieron 10 años de la controvertida decisión emitida por la Corte Suprema de EEUU en el caso Mayo Collaborative Services vs. Prometheus Laboratories (caso “Mayo”). La decisión Mayo tomada por la Corte Suprema de los EEUU ha tenido un impacto sustancial en la patentabilidad de las invenciones derivadas de la Biotecnología, Farmacia y Ciencias de la Vida. De manera más relevante, la incertidumbre legal ocasionada ha supuesto un importante desafío para la protección de los métodos de diagnóstico. Diez años después, analizamos los efectos de dicha decisión en la tramitación ante la USPTO de las solicitudes relacionadas con el diagnóstico y medicina personalizada.

El demandante en el caso Mayo fue Prometheus Laboratories, una compañía farmacéutica especializada en métodos de diagnóstico que había patentado un conjunto de pruebas para evaluar en cada paciente las dosis correctas de ciertos medicamentos de tiopurina para la enfermedad de Crohn. Mayo compró y utilizó esos test de diagnóstico. Posteriormente, cuando Mayo anunció el desarrollo y comercialización de sus propios tests, Prometheus la demandó por infracción.

Sin embargo, la Corte Suprema finalmente invalidó la patente de método de Prometheus, considerando que la asociación entre una señal biológica (p.e. nivel de un metabolito o presencia/ausencia del mismo en una determinada muestra del paciente) y una conclusión de carácter clínico (respuesta a un tratamiento, diagnosis, prognosis, etc) se correspondía con un descubrimiento de un fenómeno natural y, como tal, no era patentable.

Con esta decisión, se esperaba aclarar los problemas de patentabilidad planteados por las nuevas tecnologías (Biotecnología, Farmacia y Ciencias de la vida) en relación con el título 35 § 101 del USC (“Cualquiera que invente o descubra cualquier proceso, máquina, manufactura o composición de materia, nuevos y útiles, o cualquier mejora nueva y útil de los mismos, puede obtener una patente”) que no habían sido previstos en el momento de su redacción. Sin embargo, 10 años después sigue sin quedar claro el alcance de esta decisión.

Algunos entendieron el caso Mayo como el final de la medicina personalizada con fines de lucro, al menos en los Estados Unidos. Sin embargo, en estos 10 años, las distintas interpretaciones de esta decisión, por parte de los diferentes tribunales, han permitido matizar algunas de las conclusiones iniciales y abrir ciertas vías para la protección de métodos de diagnóstico y biomarcadores, aunque siempre de una forma más limitada.

El impacto del caso Mayo: lo que vino después

Un año después de la decisión Mayo, la Corte Suprema volvió a revisar la Sección 101 en el caso Molecular Pathology vs. Myriad Genetics. En este caso, Myriad Genetics había obtenido un conjunto de patentes para aislar los genes BRCA1 y BRCA2 e identificar una mutación importante que actuaba como predictor fiable del riesgo de cáncer de mama de las mujeres. Myriad desarrolló después métodos de diagnóstico que involucraban ADN complementario sintetizado, o “ADNc”. Cuando Myriad afirmó que otros estaban infringiendo sus patentes si usaban BRCA1 y BRCA2, una cohorte de médicos, pacientes y grupos de defensa se unieron para tratar de invalidar las patentes de Myriad.

A nivel del Tribunal de Distrito, todas las patentes de BRCA 1 y 2, incluido el ADNc, fueron invalidadas por ser descubrimientos naturales, en base a la decisión Mayo. Posteriormente, el Tribunal Federal tomó el camino contrario y decidió que todas las patentes eran válidas, ya que aislar un gen produce algo que no se encuentra en la naturaleza.

Finalmente, la Corte Suprema dictaminó que los genes BRCA1 y BCRA2 no eran patentables, ya que “Myriad no había creado nada”. Sin duda, ha encontrado un gen importante y útil, pero separar ese gen del material genético que lo rodea no es un acto de invención”. Sin embargo, el ADNc que Myriad creó a partir de los genes sí se consideró patentable porque “el técnico de laboratorio sin duda crea algo nuevo cuando se produce el ADNc” y, por lo tanto, “ese ADNc no presenta los mismos obstáculos para la patentabilidad que el ADN aislado de origen natural”.

En la decisión posterior de la Corte Suprema en el caso Alice Corp. v. CLS Bank International, en el 2014, que se refería a una patente para transacciones comerciales implementadas por ordenador, la Corte se apoyó de nuevo en el razonamiento seguido en la decisión tomada en Mayo y Myriad aplicando un “test” de dos pasos: (A) determinar si una reivindicación está dirigida a un concepto excluido de patentabilidad (por ejemplo, leyes o fenómenos naturales); y (B) si la respuesta es que sí, determinar si alguna característica adicional de la reivindicación (ya sea individualmente o en combinación) la transforma en materia patentable, es decir, considerar si hay un elemento, o combinación de elementos, que aseguren que la reivindicación, en su conjunto, realiza una contribución “significativamente mayor” que el concepto no patentable en sí mismo.

Las directrices seguidas por la USPTO (Oficina de Patentes y Marcas de EEUU) intentaron aplicar la decisión Mayo en base a este “test” de dos pasos, para así determinar con más claridad la admisibilidad de una materia como patentable. Las directrices incluían ejemplos de métodos de diagnóstico que sí podrían ser considerados como patentables, en base a características adicionales que garantizaran esa “mayor contribución”, como reactivos, primers, anticuerpos, etc. Sin embargo, ni la decisión Mayo, ni su reinterpretación en este test, y en las posteriores decisiones, lograban indicar con precisión dónde estaba la línea entre las leyes de la naturaleza no patentables y las aplicaciones científicas médicas que sí podrían ser objeto de patente.

En junio de 2016, el grado de incertidumbre se incrementó aún más cuando la Corte Suprema rechazó una apelación sobre una patente de método diagnóstico prenatal que había sido considerada inválida por una corte federal (caso Ariosa Diagnostics vs. Sequenom). La patente propiedad de Sequenom, una compañía de diagnóstico, estaba dirigida a un método para desarrollar un diagnóstico fetal prenatal empleando muestras de sangre materna. El método no era invasivo para el feto y, mediante el empleo de ADN fetal libre, empleaba una porción no celular de sangre materna que en el pasado había sido descartada como desecho. Este procedimiento fue calificado durante el caso como una invención sin precedentes, ya que, hasta el momento, nadie había sugerido que pudiera haber ADN fetal libre en el plasma materno. Sin embargo, en base a la decisión Mayo, la patente finalmente se consideró inválida, y la Corte Suprema de los EEUU se negó a considerarla más.

En el 2018 hubo varias decisiones que comenzaron a marcar un cambio de rumbo. De estas decisiones, la más relevante fue la del caso Vanda Pharmaceuticals v. West-Ward Pharmaceuticals International. Esta decisión recayó sobre una patente para el tratamiento de pacientes con esquizofrenia con el medicamento iloperidona, vinculado a la genotipificación del paciente para determinar la tolerancia del individuo a ese medicamento en base a un biomarcador.

El CAFC (Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EEUU) consideró que la reivindicación que protegía el método era patentable, esencialmente en base al paso de tratamiento, concluyendo que tratar a un paciente, de acuerdo con un diagnóstico, supone una contribución mucho más significativa que la proporcionada por el diagnóstico en sí.

Después de esta decisión, en julio de 2018, la USPTO emitió un memorándum en el que afirmaba que la política y directrices de la USPTO vigente en aquel momento eran consistentes con la decisión del Circuito Federal en relación con el caso Vanda, respecto a que: (1) las reivindicaciones de “método de tratamiento” que aplican relaciones naturales en la práctica deben considerarse patentables; y (2) no es necesario que las reivindicaciones de “método de tratamiento” que aplican relaciones naturales en la práctica incluyan, además, pasos no rutinarios o no convencionales para que puedan ser considerados patentables según el título 35 U.S.C. § 101.

En un estudio realizado un año después de la decisión del caso Vanda, se comprobó un porcentaje de aceptación del 84,2% en el caso de las solicitudes de patentes que recibieron una objeción con base en el caso Mayo en donde los solicitantes respondieron a la Acción Oficial con modificaciones y argumentos basados en el caso Vanda (PM Riobo Aboy (2020) “The patentability of biotech and precision medicine inventions subject matter eligibility of gene-related patents, biomarkers, diagnostics and algorithms for personalized medicine”. Tesis Doctoral. Universidad de Salamanca). Este porcentaje era sustancialmente mayor que el calculado en estudios anteriores para las solicitudes con objeciones basados en la decisión Mayo (35,9%). (Aboy et al (2019) How does emerging patent case law in the US and Europe affect precision medicine? Nature Biotechnology, 37 (10), 118-1125& Supplementary Information, 2019).

En base a lo anterior, parece que una objeción emitida por la USPTO en una acción oficial basada en la decisión Mayo no tiene que ser necesariamente el final de la tramitación de una solicitud de patente.

Los solicitantes pueden proporcionar argumentos y modificar las reivindicaciones para tratar de superar la objeción. La distancia otorgada por los 10 años transcurridos desde la decisión Mayo ha permitido llevar a cabo diferentes estudios que han analizado esas modificaciones.

Así, por ejemplo, se ha visto que métodos de diagnóstico basados en la detección de la presencia o ausencia de un gen relacionado con una determinada enfermedad han podido superar este tipo de objeciones incluyendo un paso nuevo de tratamiento (por ejemplo, empleando siRNA).

En otras ocasiones, métodos basados en la detección de un número determinado de marcadores se ha limitado a la detección simultánea de dichos marcadores, reconociéndose la baja probabilidad de encontrar simultáneamente dichos marcadores de forma natural. En otras ocasiones, la objeción se ha podido superar incluyendo un nuevo paso en el método dirigido a la detección del biomarcador mediante, por ejemplo, un determinado anticuerpo (Aboy, M., Crespo, C., Liddell, K., Minssen, T., & Liddicoat, J. (2019). Mayo’s impact on patent applications related to biotechnology, diagnostics and personalized medicine.. Nat Biotechnol, 37 (5), 513-518).

En particular, volviendo al caso Vanda, tal y como la interpreta la USPTO, se ha visto que un porcentaje significativo de los solicitantes de patentes de métodos de diagnóstico han llevado a cabo modificaciones en sus reivindicaciones para que éstas pasen a definir métodos de tratamiento y así evitar o superar objeciones basadas en el caso Mayo. Se ha comprobado incluso que alguna de esas patentes concedidas no mencionaba explícitamente un “método de tratamiento”, sino que incluyeron un “paso de administración” siguiendo el ejemplo de Vanda, que permitió cumplir con el paso A del test de dos pasos.

Por ejemplo, en una de estas solicitudes de patente, el solicitante modificó la redacción de una reivindicación de método diagnóstico en un sujeto con un determinado trastorno, definiéndolo como un método para determinar el pronóstico, en un sujeto diagnosticado con dicho trastorno, incluyendo un paso adicional que consistía en “administrar un tratamiento al sujeto que presente indicios de pronóstico desfavorable”. El Examinador, en base al caso Vanda, consideró que este paso de administración activa de un tratamiento aplicaba de un modo adecuado una ley de la naturaleza, o un fenómeno natural, y era por tanto admisible como materia patentable.

En resumen, Vanda es una decisión importante que puede contribuir en gran medida a aliviar la preocupación que Mayo ha planteado con respecto a la disponibilidad de una protección de patente eficaz para el diagnóstico y la medicina personalizada. Sin embargo, la inclusión de un paso de administración de medicamentos puede tener otras repercusiones que será necesario evaluar, como por ejemplo a aquellas derivadas de la capacidad del titular de una patente para hacer cumplir dicha patente.

Recientemente, este cambio de rumbo marcado por el caso Vanda se ha plasmado en otra decisión favorable del Circuito Federal: Illumina vs. Ariosa Diagnostics (2021). Las reivindicaciones de la patente de Illumina, al igual que en la patente de Sequenom que había sido invalidada anteriormente, implican el descubrimiento del fenómeno natural del ADN fetal libre en el plasma y el suero materno. También implican el descubrimiento posterior de que el ADN materno y fetal en el plasma generalmente tienen diferentes tamaños. El panel del caso (en una decisión 2-1) encontró las reivindicaciones de Illumina patentables porque no estaban dirigidas a un fenómeno natural, sino a un método patentable que utilizaba dicho fenómeno natural. De forma específica, se concluyó que las reivindicaciones incluían etapas físicas en el método que cambiaban la composición de la mezcla, resultando en una fracción de ADN diferente a la que está presente de forma natural en la sangre materna.
El circuito federal enfatizó así que este caso era un caso de “método de preparación” y no un caso de “diagnóstico”, lo que parece abrir alternativas para la protección de métodos de diagnóstico mediante reivindicaciones dirigidas a proteger la utilización del fenómeno natural, más que el descubrimiento o detección de dicho fenómeno.

Este caso estaba siendo revisado en la Corte Suprema, pero Illumina y Ariosa presentaron una estipulación conjunta de desestimación, el 21 de mayo de 2021, afirmando que todas las partes implicadas acordaban conjuntamente que el caso podía ser desestimado.

El momento actual, diez años después del caso Mayo

En cualquier caso, a pesar de que todo apunta a un cambio en la forma de evaluar las patentes de método de diagnóstico y, en general, aquellas relacionadas con Ciencias de la Vida, no hay duda de que la decisión Mayo ha incrementado sustancialmente el tiempo y el coste de los procedimientos de aquellas solicitudes de sector de la biotecnología, diagnóstico y medicina personalizada en EEUU.

El mayor problema derivado de esta decisión ha sido el alto grado de incertidumbre legal. Dicha incertidumbre se traduce en más acciones oficiales y más RCEs (Request for Continued Examination, ante una Acción Final), lo que se traduce en un mayor coste derivado de la tramitación.

Esto tiene unas consecuencias indudables, sobre todo teniendo en cuenta que las empresas más pequeñas con presupuestos y acceso a expertos limitados son las que se pueden ver más afectadas, teniendo dichas empresas además una mayor necesidad de protección de patentes para poder afianzarse en la industria de las ciencias de la vida.

Aun así, no se debe confundir incertidumbre con inelegibilidad. Como hemos comentado, a pesar de la gran proporción de solicitudes en EEUU que reciben una objeción basada en el artículo 35 USC § 101 a la luz de la decisión Mayo, se ha comprobado que existe un porcentaje considerable de concesiones. Es importante estudiar y conocer el progreso de estas solicitudes para poder determinar qué proporción de ellas han sido finalmente concedidas, en base a qué argumentos, y sobre todo a qué modificaciones. El reto está en obtener unas reivindicaciones que no sean fácilmente infringibles o “rodeadas” por un competidor y que permitan recuperar la inversión realizada por las empresas.

La situación es diferente en Europa porque, aunque la Oficina Europea de Patentes (EPO) establece ciertas limitaciones sobre los métodos de diagnóstico (es necesario que el método suponga una contribución técnica y no puede ser desarrollado directamente sobre un individuo sino sobre una muestra obtenida o aislada de ese individuo), dichos métodos sí son patentables y no existe por tanto la incertidumbre impuesta por la decisión Mayo (y posteriores) en EEUU.

Por su parte, los métodos de tratamiento son patentables en ambas jurisdicciones, pero en Europa la redacción de reivindicaciones debe abordarse de manera diferente debido a la exclusión del artículo 53(c) del EPC para los métodos de tratamiento médico.

Después de Vanda, es probable que los métodos de tratamiento médico se conviertan en reclamos para proteger las correlaciones entre un metabolito y una determinada enfermedad o situación médica. Así, aunque todavía existen divergencias entre jurisdicciones en cuanto a los métodos de detección, diagnóstico y tratamiento, las posturas podrían estar acercándose.

La ley de patentes en EEUU continúa evolucionando. La decisión Mayo cambió radicalmente el método de evaluación de las invenciones relacionadas con Ciencias de la Vida y debe tenerse en cuenta al presentar una solicitud de patente. En H&A mantenemos un seguimiento actualizado de las nuevas decisiones que puedan ir surgiendo al respecto para garantizar un buen asesoramiento en materia de redacción de patentes, y en particular de las reivindicaciones dirigidas a proteger métodos de diagnóstico en este país.

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