El actual procedimiento de oposición en México… y las críticas que lo rodean

4 julio 2022

Los procedimientos de oposición están estrechamente relacionados con la tramitación de una solicitud de marca. En México, a diferencia de otros países, el procedimiento de oposición se realiza durante la misma tramitación de la solicitud de marca (es decir, en paralelo) y se lleva a cabo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Una vez que el IMPI recibe una solicitud de marca, la autoridad procede a su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial dentro de los 10 días siguientes a su recepción.
La publicación de la solicitud de marca constituye el punto de partida de la oposición, ya que una vez que la solicitud de marca se publica en dicha gaceta, cualquier tercero que tenga interés puede oponerse, por escrito, a la concesión de una solicitud de marca de cualquier tipo (nominativa, mixta, tridimensional, etc.), con base en alguno de los motivos de irregistrabilidad contenidos en el artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial o bien, si se considera que la solicitud de marca es contraria al orden público o contraviene alguna otra disposición legal.

Por lo tanto, la oposición dentro del mismo procedimiento de la solicitud de marca tiene como objetivo evitar que la tramitación de una solicitud de marca se alargue y ofrece a los terceros interesados la oportunidad de facilitarle al examinador de marcas información relevante, con el propósito de llamar su atención sobre algún posible conflicto, un mejor derecho, o alguna causa de irregistrabilidad contenida en Ley. Lo cual, de cierta manera, fortalece el examen de fondo y evita tanto la invasión de derechos de PI como la concesión de títulos de marca otorgados por error.

El plazo para presentar la oposición es de un mes contado a partir de la fecha de publicación en gaceta, cabe señalar que dicho plazo no es prorrogable, por lo que los titulares de marcas y derechos de PI, deben, en cierta medida, y por sus propios medios, monitorear las solicitudes de marcas que pudieran entrar en conflicto con sus marcas y/u otros derechos de PI, ya que una oposición presentada fuera del término legal establecido será desechada de plano.

La semejanza en grado de confusión con otra marca previamente registrada o en trámite es uno de los motivos más utilizados en la oposición, aunque también se puede argumentar la falta de distintividad o descriptividad de una nueva solicitud, mala fe, la existencia de una marca famosa, etc. La ley no limita a una causa, por lo que el oponente puede invocar dos o más causas de irregistrabilidad si así lo considera oportuno.

Es importante mencionar que, en México, los examinadores de marcas son los que resuelven la oposición, es decir, la oposición no se lleva a cabo ante tribunales administrativos o judiciales, ni tampoco hay un consejo o junta que resuelva las oposiciones. Asimismo, queda a discreción del examinador plantear la(s) misma(s) objeción(es) invocadas por el oponente en el momento de emitir una acción oficial; sin embargo, de conformidad con la ley, la oposición no prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realicen los examinadores.

Es relevante señalar que, de conformidad con la entrada en vigor (05 de noviembre de 2021) de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y a diferencia de su antecesora (la Ley de la Propiedad Industrial), ahora se establece que los examinadores de marcas deberán emitir una sola acción oficial (a diferencia del pasado, donde había una acción oficial de forma y una acción oficial de fondo). Por medio de esta única acción oficial o “acción oficial global”, se le notificará al solicitante la existencia de algún requisito formal y/o sustantivo, así como la existencia de una oposición(es) presentada(s) en su contra.

El plazo para contestar la acción oficial (en su caso, si fuere sólo la oposición), será de dos meses contados a partir del aviso o notificación que hace el IMPI al solicitante (la Ley contempla una extensión de plazo de dos meses adicionales para dar contestación a una acción oficial). En caso de que el solicitante no presente contestación a la acción oficial, la solicitud de marca se considerará como abandonada, sin posibilidad de revivir la solicitud de marca y será necesario la presentación de una nueva solicitud de marca.

En lo que respecta a la secuencia de presentación de argumentos y pruebas, el oponente, en su escrito de oposición, debe presentar sus argumentos y fundamentos de derecho, así como adjuntar las pruebas que considere adecuadas. Además, se debe adjuntar documento de carta poder o documento similar con el que acredite su carácter de representante legal del oponente, así como el comprobante de pago de derechos (el costo de la oposición es de alrededor de 220.00 dólares americanos).

Por su parte, el solicitante, al dar contestación a la acción oficial, tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos e información disponible, tendiente a desvirtuar los argumentos del oponente.

Una vez desahogadas las pruebas, el IMPI notificará tanto al solicitante como al oponente, el plazo de 5 días hábiles para presentar sus alegatos (conclusiones) respecto al procedimiento de oposición, lo cual da inicio a la siguiente etapa, que es la resolución.

Superada la etapa de alegatos, el examinador de marcas deberá emitir su resolución, ya sea otorgando la concesión para la marca propuesta a registro o emitiendo su negativa total de protección.

En caso de negativa, lo comunicara al solicitante. Naturalmente, toda decisión de una autoridad administrativa, debe estar debidamente fundamentada y motivada.

Si el IMPI concede el registro para la marca objeto de la oposición, también lo comunicará al oponente, otorgándole la oportunidad de impugnar dicha decisión.

Como se puede observar, el procedimiento de oposición, se realiza durante la tramitación misma de la solicitud de marca, por lo que el trámite de marca no se suspende ex officio, ni tampoco se puede suspender a petición de las partes. No obstante, de manera extraoficial, tanto el solicitante como el oponente pueden llegar a una negociación durante el trámite de la oposición, es común que una de las partes se acerque a su contraparte con el propósito de llegar a la obtención de una carta consentimiento o convenio de coexistencia, para su presentación ante el examinador de marcas y de esa forma, se pueda resolver el conflicto de forma amistosa.

Cabe señalar que, de llegar a una negociación, las partes deben hacerlo saber (por escrito) al examinador, lo antes posible, siendo esto antes o justo entrando a la última etapa del trámite de marca (resolución), ya que una vez que el examinador emite su decisión, no es posible presentar documentos adicionales como lo es una carta consentimiento o convenio de coexistencia, y la parte que no prevaleció, no tendrá otro camino que impugnar la decisión del examinador.

Si el oponente no obtiene el resultado deseado, el IMPI no impone el pago de costas, ya que en la práctica local, cada parte asume los costos de sus abogados.

Las críticas al procedimiento de oposición

Una de las grandes criticas o quizás la crítica más grande al actual sistema de oposición, fue la inclusión del artículo 259 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el cual señala lo siguiente:

Artículo 259.- No se admitirá la solicitud de declaración administrativa de nulidad, cuando se haya presentado la oposición prevista en el artículo 221 de esta Ley, siempre que los argumentos hechos valer en la nulidad, así como el material probatorio, sean los mismos que los presentados en la oposición y el Instituto ya se hubiere pronunciado sobre estos.

Como se desprende de la lectura de dicho artículo, un tercero interesado que presentó oposición a una solicitud de marca y cuyo resultado no le fue favorable, no podría presentar un procedimiento de nulidad en contra de la marca que fue otorgada, siempre que los argumentos hechos valer en la nulidad, así como las pruebas, sean los mismos que fueron presentados en el procedimiento de oposición.

Por lo tanto, se tendría que presentar una acción de nulidad con base en otra causa diferente a la invocada en el procedimiento de oposición. Lo cual es bastante argumentable, ya que los titulares de marcas o derechos de PI, no deberían ser forzados a escoger entre una acción de oposición o nulidad, e incluso, podría argumentarse la inconstitucionalidad de dicho artículo, pues tanto la oposición como la nulidad son acciones competentemente distintas en cuanto a su origen, forma, naturaleza y efectos, por lo que no deberían ser excluyentes entre sí.

Sin embargo, consideramos que la inclusión de dicho artículo tiene el objeto de robustecer el trámite de las solicitudes de marca. Sobre todo en cuanto al examen sustantivo, ya que, a diferencia de la entrada de la figura de la oposición en nuestro sistema jurídico de marcas en 2016 (en donde la oposición se asemejaba más a una protesta u observación de derechos, en donde el solicitante podía o no, contestar la oposición), con el actual sistema de oposición, el solicitante tiene la obligación de contestar la oposición, para evitar el abandono de su solicitud de marca. De la misma manera, los titulares de derechos de PI, deben analizar con mayor detenimiento, si el presentar una oposición es la estrategia más viable para atacar una solicitud de marca o bien, decidir monitorear la suerte del trámite de una solicitud de marca y, en caso de madurar en registro tal solicitud de marca, intentar una acción de nulidad (en donde está la posibilidad de alegar diversas causas en un mismo procedimiento, como por ejemplo, existencia de una marca anterior, mala fe, notoriedad o fama de la marca anterior, etc.). Naturalmente, el procedimiento de una acción de nulidad suele ser más largo, exhaustivo, costoso y con mayores formalidades en el procedimiento.

Otra crítica radica en el hecho de que los solicitantes deben de dar respuesta a la oposición, aun y cuando el IMPI no emita ningún requisito formal o relativo, los solicitantes deben contratar un abogado y pagar tasas oficiales para contestar una oposición que resulte ser infructuosa, pero que será necesario contestar para evitar el abandono se su solicitud.

Además, aún quedan dudas por resolver, por ejemplo, el hecho de que un tercero presente una oposición en contra de la marca del solicitante, ¿le otorga a este último el interés legítimo para intentar una acción de caducidad o nulidad en contra de la marca registrada del oponente? Desde nuestra opinión, sí, aunque habrá que esperar a que las autoridades formen criterios al respecto.

En conclusión…

El sistema de oposición es una figura muy joven en el derecho mexicano, la cual ha significado una herramienta útil para los titulares de derechos de PI, los cuales podían defender sus derechos de PI presentando oposiciones en otras jurisdicciones, pero en México, no, e incluso, en algunos casos, era necesario intentar acciones de nulidad que, como ya hemos dicho, implican mayores costos y formalidades.

Asimismo, la oposición coadyuba a los examinadores a realizar el examen de fondo que, al ser paralelo al examen de la solicitud de marca, no retrasa el trámite de registro. Naturalmente, esta figura es susceptible de ser mejorada con la práctica y los criterios del IMPI y en su caso, por los criterios que se vayan formando a través de nuestros más altos Tribunales en la materia.

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