El caso GRATIS y cómo la presunción de buena fe se consagra por el TS en registro y cesión de marcas

1 julio 2021

H&A gana el caso GRATIS en el que el Tribunal Supremo ha consagrado la buena fe en materia de registro y cesión de marcas.

1 julio 2021

A través del caso GRATIS describimos cómo la presunción de buena fe se consagra por el Tribunal Supremo en materia de registro y cesión de marcas, que concluye que el hecho de conocer el registro y el uso en el extranjero de una marca que no figura inscrita en España, sólo se considera relevante para apreciar mala fe junto a otras pruebas o indicios que puedan revelar una actitud desleal. En todo caso, es un principio básico que cimenta el Derecho Industrial que la buena fe debe exacerbarse -uberrima bona fides- en el tráfico mercantil por cuanto despliega sus efectos entre empresarios y consumidores. Lo analizamos:

1.- H&A ha conseguido que la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo (TS), acogiendo el escrito de oposición de nuestra Asesoría Jurídica y por tanto confirmando íntegramente la sentencia de Granada, desestime tanto el Recurso Extraordinario por Infracción Procesal como el Recurso de Casación bajo recurso nº 1324/2018.

La recurrente era una sociedad turca (abreviadamente SEDES HOLDING) que invocaba la marca mixta GRATIS registrada en Turquía para distinguir servicios y establecimientos de perfumería, alegando que su registro y uso en España podría ser ilegítimo. Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 23 de noviembre de 2020 -ya firme- declara que: ni la marca GRATIS solicitada por los clientes de H&A y después transferida a GRATIS S.S, S.L. fue solicitada de mala fe; ni existen actos de competencia desleal. En especial, la sentencia descarta que se haya probado mala fe en el registro de la marca, ni que pretendiera aprovecharse de la reputación ajena. Las marcas de SEDES HOLDING, al haber sido registradas exclusivamente en la Oficina de Patentes de Turquía como derecho nacional de aquel país, carecen de toda protección en el mercado español. De hecho, no constan usadas más allá del mercado nacional turco, sin que haya trascendido a España la notoriedad del uso de tales marcas.

Además, la sentencia impone las costas a la recurrente, devengadas en tres instancias.

2.- Como sustrato fáctico, el Tribunal Supremo declara probados al hilo de las sentencias de instancia:

– SEDES HOLDING es titular de las siguientes marcas registradas en el Instituto de Patentes de Turquía:

  • La marca denominativa nº 2008 67513 “Gratis”, para productos y servicios de las clases 3 y 35, de fecha 22 de abril de 2010.
  • La marca mixta nº 2009 20932 “gratis” para productos y servicios de las clases 1 a 45 (a excepción de la clase 25), de fecha 7 de marzo de 2011:

 

  • La marca mixta nº 2010 71967 “gratis” para productos y servicios de las clases 3 y 35, de fecha 23 de febrero de 2012:
  • La marca mixta nº 2010 71968 “gratis” para productos y servicios de las clases 3 y 35, de fecha 26 de febrero de 2012:

 

Estas marcas han sido usadas especialmente en más de 190 establecimientos de Turquía, pero no en España.

– El Sr. P., siendo administrador de GRATIS S.S, S.L., en 13 de diciembre de 2011 solicitó el registro de la siguiente marca española mixta nº 3.010.840 “GRATIS! SHOPS LAS TIENDAS DONDE TU DINERO VALE MÁS para servicios de la clase 35:

gratis shops

 

El 6 de junio de 2013 la OEPM inscribió la transmisión de tal marca a favor de GRATIS S.S, S.L., que a su vez la licenció a las sociedades R.C. S.L. y B.L. S.L. que explotan la cadena de perfumerías “PRIMOR”, cuyos establecimientos usan comercialmente tal marca española.

3.- Interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal, el TS lo desestima por no apreciar ni error patente ni arbitrariedad en la valoración de la prueba.

La sentencia de apelación presupone que el eventual conocimiento de la marca turca por el Sr. P. resulta irrelevante a la luz de la jurisprudencia aplicable en la materia, valorando soberanamente en su conjunto y en su contexto los hechos declarados probados.

En definitiva, el TS rechaza que el recurso pueda convertir la sede casacional en una tercera instancia, ni presumir ni especular sobre la mala fe en la legítima solicitud, cesión y uso de la marca en cuestión.

4.- Interpuesto también recurso de casación fundado en interés casacional por considerar que contraviene la jurisprudencia que interpreta la mala fe para anular el registro, el TS lo desestima por no apreciar la mala fe del solicitante del registro de la marca y por ende, rechaza la nulidad de la marca conforme a las pautas que recapitulan las Sentencias del TJUE de 11 de junio de 2009 y 12 de septiembre de 2019.

En este caso la Sentencia no considera como factores determinantes para valorar la intención del Sr. P. y la existencia de mala fe en su solicitud de la marca: ni la existencia de un vínculo comercial entre las partes; ni la confusión entre los signos; ni la cesión de la marca.

A mayor abundamiento, aunque el TS no valora esta cuestión pacífica que declaró probada el tribunal de apelación y no impugnó el recurso, todas las marcas solicitadas con eficacia en España y la Unión Europea por SEDES HOLDING se han denegado por falta de distintividad, entendida como falta de “aptitud para distinguir el origen empresarial de los productos o servicios” según declararon resoluciones de la OEPM y la EUIPO que devinieron firmes durante el proceso civil.

Como ya acreditó H&A al impugnar primero la apelación y luego la casación de SEDES HOLDING, la OEPM ha denegado a la recurrente las marcas españolas nº 3.572.121 y 3.572.119, al tiempo que la EUIPO ha denegado las Marcas de la Unión Europea nº 1.595.0603 y 1.595.037. Según establecieron tales resoluciones denegatorias, la palabra “gratis” y el diseño del “bocadillo” son descriptivos y carecen de valor distintivo:

 

Por tanto, los hechos probados del caso refrendan que en nuestro país NO existen marcas confrontadas que desplieguen efectos identificadores del origen empresarial, y que por tanto pudieran ser idóneas ni para ser objeto de apropiación, ni generar el menor riesgo de confusión del consumidor, ni propiciar ningún aprovechamiento indebido de su inexistente reputación en España.

Es más, la denegación de registro puede reputarse una prohibición de uso so pena de que SEDES HOLDING pudiera incurrir en competencia desleal si entablase su uso indebido en el mercado español que desinforme al colectivo de consumidores, en consonancia con la doctrina instaurada a partir de la STS 1ª de 9 de abril de 1992.

5.- No existe una definición jurídica precisa del término “mala fe”, quedando abierta a diversas interpretaciones según las circunstancias de cada caso que revelen las intenciones del solicitante a la hora de presentar una marca.

Obviamente, es difícil acreditar una intención subjetiva, que debe atender a todas las circunstancias objetivas del caso incluidas las anteriores y posteriores al momento de presentación. En todo caso, la esencia legal y ética debe inspirar la propiedad industrial bajo las exigencias de la buena fe, que en el mercado es exigible de forma exacerbada -uberrima bona fides- por sus efectos entre empresarios y consumidores.

Para apreciar mala fe debe concurrir alguna acción del titular de la marca que refleje claramente una intención deshonesta, y, a continuación, una norma objetiva que permita evaluar dicha acción y en su caso calificarla como constitutiva de mala fe.

En este sentido, el TS ya proclamó en su Sentencia de 8 de febrero de 2017 (EDJ. 2017/69009: “El que el sino registrado consista en una denominación, “HISPANO SUIZA”, que por haber constituido la marca de unos vehículos antiguos tenga asociada en la memoria de algunos el prestigio histórico de aquellos vehículos, no supone mala fe por parte del solicitante de la marca, pues con ello no se ha perjudicado el ejercicio de ningún legítimo derecho de la demandante, por las circunstancias antes expuestas (el uso de la marca histórica cesó hace más de 80 años y la demandada perdió los derechos sobre tal marca). Sin perjuicio de que con el registro se beneficie de aquel recuerdo”.

6.- En nuestro caso, el TS desestima la casación que pretendía anular la marca nº 3.010.840 proclamando sobre el art. 51.1.b) LM, en relación con el art. 2.2 LM que traspone la normativa europea, que para apreciar la existencia de la mala fe se deben tener en cuenta todos los factores y en particular: “el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; y la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita”.

En aplicación de tal doctrina a nuestro caso, los hechos relevantes para juzgar sobre el registro de mala fe serían los siguientes:

  • La marca española registrada por el Sr. P. es muy semejante a las marcas mixtas de la demandante, y en función de los productos o servicios para los que se aplica podría generar confusión. Esta semejanza entre los signos radica esencialmente en el elemento denominativo principal («Gratis») y, sobre todo, la forma gráfica en que aparece, envuelta en un «bocadillo» y los colores empleados.
  • El demandante tiene registradas sus marcas en Turquía, donde las usa en alrededor de 190 establecimientos, de tal forma que las marcas son notorias en ese país. Sin embargo, las marcas de la demandante no están registradas en España ni tampoco en la EUIPO, y no son notoriamente conocidas en España. Además, tampoco consta que la demandante comercialice sus productos o preste servicios identificados con estos signos distintivos en España, ni consta que tuviera intención próxima de empezar a hacerlo.
  • Cuando el Sr. P. solicitó el registro de la marca española núm. 3.010.840 (13 de diciembre de 2011) conocía las marcas de la demandante, por haber tenido alguna relación comercial con ella, que en ningún caso era la propia de un agente o suministro estable.
  • No consta que el registro de la marca española se hiciera para obstaculizar una eventual y previsible entrada de la demandante en el mercado español, ni para especular, sino para usarla. De hecho, empezó a usarse al poco tiempo de ser registrada. El registro se hizo porque la marca era atractiva, en sí misma, pero no porque con ella pudiera aprovecharse el demandado del prestigio de la demandante, esto es, no conllevaba su uso ningún aprovechamiento desleal de la reputación ajena. (…)

En nuestro caso, la marca que se pretende sea anulada por registro de mala fe es una marca nacional, y la eficacia del registro se extiende al territorio nacional español. De tal forma, que sería en relación con este territorio nacional con el que habría que analizar si, cuando el Sr. P. registró la marca española nº 3.010.840, la demandante utilizaba sus marcas. La demandante no usa en España los signos distintivos que tiene registrados como marcas en Turquía, ni consta que tuviera intención de hacerlo.

Es cierto que existe una semejanza entre el signo que constituye la marca española registrada por el Sr. P., y los signos que la demandante tiene registrados en Turquía; y que en la medida en que se apliquen a productos o servicios idénticos o similares, podría generarse confusión. Pero un eventual riesgo de confusión no es suficiente para que el titular de una marca extranjera que no está registrada ni la usa en España, sin que tampoco sea notoriamente conocida, pueda oponerse al registro en España del signo por un tercero. La prohibición relativa del art. 6.1.b) LM queda reservada al titular de una marca registrada previamente en la oficina española o que, aun no estando registrada, «en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París».

De este modo, ni el hecho de que el solicitante conociera las marcas registradas y empleadas en el extranjero, ni la mera semejanza entre los signos y el eventual riesgo de confusión, son suficientes para oponer la nulidad del registro de la marca del demandado. Debe concurrir algo más, lo que confiere el desvalor de la mala fe al registro de la marca.

Y decide confirmar la sentencia de segunda instancia porque, en vista de las circunstancias del caso, “no puede concluirse que el registro de la marca española núm. 3.010.840 no tuviera por guía participar de forma leal en el proceso competitivo. La marca fue registrada para ser usada, con una finalidad adecuada a las funciones de la marca, y en concreto para distinguir el origen de los productos o servicios.”

En definitiva, en el legítimo marco de la libertad de empresa y de la libre promoción humana y profesional, que cimentan nuestro sistema de mercado consagrado por la Constitución, el Sr. P. actuó conforme al encargo de nuestros clientes a fin de crear un concepto de negocio a desarrollar en el interior de la implantada y prestigiosa cadena de establecimientos “PRIMOR”, en base a comercializar productos de bajo coste bajo el legítimo paraguas de la marca “GRATIS! SHOPS LAS TIENDAS DONDE TU DINERO VALE MÁS”.

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Juan Casulá

Abogado.Departamento Patentes.Responsable del área de Contratación y Defensa de la Competencia.

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