El renombre de las marcas. Qué es y cómo probarlo

6 abril 2022

Si tienes una marca renombrada probablemente sepas ya que puede prohibir el uso ilícito e impedir el registro de una marca similar o idéntica a la tuya por parte de otra persona, aunque los ámbitos comerciales sean muy distintos. Para entendernos, si llevas vendiendo un reputado medicamento para corazón a ancianos desde hace décadas, no sólo querrás evitar que otros vendan productos de herbolario con una denominación igual o parecida a la tuya. Suponemos que tampoco te interesará que se comercialicen con tu marca, por ejemplo, vuvuzelas, pistolas de electrochoque o figuras antropomórficas contraindicadas para problemas cardiovasculares. No querrás que tus clientes se confundan, que otros se aprovechen de tus inversiones o que el público acabe sacando conclusiones erróneas.

En definitiva, proteger la marca más allá de los productos y servicios en los que se ha especializado o, incluso, en los que podría especializarse en el futuro, es posible en determinadas circunstancias.

En este primer artículo explicaremos qué es el renombre y cómo se demuestra. En un futuro artículo, detallaremos cuándo podemos invocarlo a nuestro favor. Adelantamos solamente que se podrá tener en consideración frente a una ventaja desleal, un perjuicio del renombre o un perjuicio del carácter distintivo de nuestra marca.

Como hemos dicho, en el sistema de protección de marcas de España y de la Unión Europea se prevé la posibilidad de impedir el registro, así como de prohibir el uso ilícito de una marca idéntica o similar a la nuestra pero para productos y servicios distintos (principalmente arts. 8.1 y 34.2.c Ley de Marcas y arts. 8.5 y 9.2.c del Reglamento de Marcas de la UE). Se trata de la protección reforzada que quiebra el principio de especialidad, basada en el renombre de la marca anterior, sobre la cual se basa una oposición, solicitud de nulidad o acción judicial ante la autoridad competente.

La norma no define ni detalla el renombre pero sí lo hace, en cierto modo, la jurisprudencia comunitaria. En síntesis, para que nuestra marca goce de renombre a efectos civiles/mercantiles deberá poseer un alto grado de conocimiento por parte del público interesado en los productos y servicios de nuestra marca (STJ, asuntos General Motors y Unilever). Tal público podrá ser el general, uno especializado o incluso potencial, dependiendo de las circunstancias concretas del caso. Además, la marca tendrá que ser lo suficientemente conocida en una parte significativa del territorio relevante, esto es, en España (marca nacional), o en la Unión Europea (marca de la UE). El Tribunal de Justicia ha llegado a determinar que un único Estado miembro, pese a ser de tamaño reducido como el caso de Austria, puede llegar a considerase una parte significativa del territorio de la Unión (STJ, asunto PAGO / Tirolmilch). En parecidos términos, la jurisprudencia española no exige que la marca sea conocida en cada uno de los rincones del territorio nacional, pero sí deberá superar, como mínimo y en todo caso, el ámbito supralocal (STS de 11 de noviembre de 2005).

Todo ello – el suficiente conocimiento de la marca, relacionado con su público interesado y con los productos protegidos, en el territorio relevante– deberá ser probado ante la Oficina o el Tribunal competente para lograr el reconocimiento del renombre en cada caso que se plantee. Es imprescindible disponer de pruebas suficientes del renombre, ya que compete al interesado demostrarlo. Rige, en esta materia, el principio de aportación de la prueba y la libre elección de los medios probatorios.

Indicamos, a continuación, algunas de las pruebas más utilizadas o recomendadas:

• Publicidad: la inversión publicitaria puede demostrar por sí misma el renombre de la marca, al tratarse la publicidad de un medio idóneo para dar a conocerla o mantener el nivel de conocimiento ya existente. El gasto en publicidad no arroja directamente datos sobre el conocimiento efectivo, pero sí permiten inferirlo, teniendo especialmente en cuenta los factores temporales (fecha de inicio, hora punta, periodicidad), el volumen o la cuantía desembolsada, el territorio de difusión o los medios y lugares (especialmente concurridos, físicos, ferias, eventos, digitales, televisivos, de radio).

Insistimos en la relación que debe tener el medio probatorio con el público y con los productos o servicios de la marca cuyo renombre se pretende demostrar. Así, una inversión publicitaria de varios millones de euros en todo el territorio nacional para un público general (refresco con propiedades genéricas vendido en supermercados) podría ser insuficiente. En cambio, cien mil euros para publicidad en revistas imprescindibles para un público especializado podrían llegar a despejar las dudas sobre el renombre de la marca.

Además, pueden resultar muy útiles las publicaciones independientes especializadas y artículos académicos, constituyendo en cierto modo una vía de publicidad indirecta. Lo importante será que se pueda inferir un alto grado de conocimiento.

• Estudios de opinión y datos del mercado: estos medios son preferentes en la práctica para determinar el grado de conocimiento, la cuota de mercado y la posición de los productos y servicios. Aun así, su valor probatorio depende de la independencia de la fuente, de la metodología seguida y de la correcta ejecución del estudio. En resumen, se deberá analizar en detalle la fiabilidad de los datos.

Las autoridades competentes otorgan mayor valor a las encuestas de más de mil entrevistados (generalmente, entre mil y dos mil), si bien no se trata de un criterio legal ni generalizable. En cuanto al grado de conocimiento (porcentaje positivo del público) o los datos del mercado (cuota de mercado, volumen de ventas, facturación) no hay umbrales fijos. Estas cuestiones deberán resolverse de forma casuística.

• Premios y certificaciones: en general, sin la aportación de otros medios probatorios, son insuficientes. No obstante, pueden decantar la balanza a favor del renombre si se ven acompañados de otras pruebas. Aquí también jugará un papel importante la independencia de la entidad otorgante, los requisitos y el proceso de concesión, el alcance territorial y la importancia para el sector.
• Otros medios: si bien no suelen ser suficientes por sí mismos, podemos citar como medios usados frecuentemente las declaraciones juradas o solemnes de expertos (afidávit, dictámenes), las resoluciones de las Administraciones o Tribunales, los perfiles de empresa e informes internos anuales, las auditorías e inspecciones, los acuerdos de licencia o patrocinio y los registros de marca en otros países.

En conclusión, el renombre puede servirnos para superar los límites ordinarios a los que suelen estar sujetas las marcas, pudiendo valernos de pruebas variopintas. La falta de requisitos más determinados y de umbrales definidos exige, sin embargo, un estudio cuidadoso de cada caso, siendo siempre aconsejable el asesoramiento profesional para relacionar nuestras circunstancias particulares con los criterios legales y jurisprudenciales. Para demostrar el renombre, dilapidar puede aportar poco y, lo que aparenta ser poco, podría servir de mucho.

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