20 febrero 2023
El “sunrise period” del sistema de patente unitaria ya ha llegado. Es prioritario para solicitantes y propietarios de patentes europeas (así como de certificados complementarios de protección) conocer en qué consiste este periodo y qué acciones se pueden realizar durante el mismo, para agilizar los procedimientos y evitar posibles inconvenientes de cara a la entrada en vigor del sistema de patente unitaria.
¿Qué es, cuánto dura y cuando empieza el “sunrise period”?
El sistema de patente unitaria, compuesto por un lado por la patente Europea con efecto unitario y por otro por el Tribunal Unificado de Patentes (TUP), entra en vigor el 1 de Junio de 2023. Esto supone que el “sunrise period” (que se puede traducir en español como periodo previo o periodo preparatorio) que abarca los 3 meses anteriores al comienzo del propio sistema, empieza el 1 de Marzo de 2023 y termina el 1 de Junio de 2023.
Este “sunrise period” es un periodo previo al comienzo del sistema de patente unitaria (de hecho, el día de la entrada en vigor del sistema supone el fin de dicho periodo) que está pensado para dar tiempo a los solicitantes y propietarios de patentes Europeas (y de certificados complementarios de protección) a realizar los trámites oportunos que les permitan estar convenientemente preparados para el inicio del sistema de patente unitaria.
Además, al permitir adelantar acciones relacionadas con el sistema de patente unitaria, la existencia de este periodo permite disminuir el aluvión de peticiones que se prevén para los primeros días de funcionamiento del sistema, reduciendo así hasta cierto punto la consiguiente saturación, y sus consecuencias negativas, que se pueden producir esos primeros días.
¿Qué acciones se pueden realizar durante el “sunrise period”?
La principal acción que se puede realizar cuando comience este periodo es el “opt-out” (que se podría traducir en español como exclusión) del TUP de una solicitud de patente europea, de una patente europea o de un certificado complementario de protección (CCP).
También hay otras dos acciones que se pueden realizar antes de la entrada en vigor del sistema de patente unitaria y que, por su interés, también se comentarán en este artículo. Son medidas transitorias puntuales implantadas por la Oficina Europea de Patentes (EPO, de sus siglas en inglés) para facilitar la solicitud del efecto unitario para aquellas patentes europeas que se concedan en fechas próximas a la entrada en vigor del sistema de patente unitaria. Dichas medidas transitorias son:
1) La petición adelantada del efecto unitario y
2) La petición de retraso de la concesión.
En un principio, estas medidas también iban a poderse solicitar a partir del comienzo del “sunrise period”, pero debido al retraso del mismo, la EPO ha decidido adelantarlas y se pueden solicitar desde el 1 de enero del 2023.
A continuación, se explicará con más detalle en qué consisten estas tres acciones:
Opt-out
El Tribunal Unificado de Patentes (TUP) va a tener competencia tanto sobre las patentes con efecto unitario, como sobre las patentes europeas clásicas (patentes europeas que no han optado al efecto unitario) y los certificados complementarios de protección (CCPs) de un producto protegido por una patente europea, para los países participantes en el sistema (17 a día de hoy) de manera centralizada.
Sin embargo, mientras que una patente europea para la cual se ha solicitado el efecto unitario o un CCP basado en una patente con efecto unitario, se ven sometidos de manera automática y obligatoria a la jurisdicción del TUP, un solicitante o propietario de una patente europea clásica o de un CCP basado en una patente europea clásica (con “clásica” nos referimos a una patente que no esté aún concedida o que habiéndose concedido haya optado por las validaciones existentes hasta ahora y no por la patente con efecto unitario), podrá decidir si desea que la competencia sobre su registro, para causas de infracción o de nulidad, sea del TUP o que la sigan ejerciendo los tribunales nacionales en cada país (como antes de la entrada en vigor de sistema de patente unitaria). Por defecto, la jurisdicción será del TUP, pero si el titular del derecho desea que los tribunales nacionales sean competentes podrá pedirlo haciendo una solicitud de “opt-out” al TUP.
En otras palabras, el propietario de una patente europea clásica, el solicitante de una solicitud de patente europea publicada o el titular de un CCP que provenga de una patente europea clásica, puede renunciar a la jurisdicción del TUP para acciones de nulidad o de infracción de sus registros. Para ello tiene que solicitar ante el TUP el “opt-out” de dicho registro (CCP, solicitud de patente europea o patente europea).
Dicha petición de “opt-out” se puede realizar desde el inicio del “sunrise period” hasta un mes antes del fin del periodo transitorio (que durará un mínimo de 7 años desde la entrada en vigor del sistema, prorrogable 7 años más). Una vez finalizado el periodo transitorio, la competencia tanto de las patentes unitarias como de las patentes europeas “clásicas” (que no hayan hecho el “opt-out”) pasarán a ser en exclusiva del TUP.
El hecho de hacer “opt-out” a tiempo tiene implicaciones muy importantes, ya que para un solicitante/propietario de una patente o CCP puede ser fundamental, por diversos motivos, que la competencia sobre su patente siga siendo de los tribunales nacionales por razones logísticas, por costes, porque es un foro más conveniente para sus intereses, por la incertidumbre inicial del funcionamiento y resultados y sentencias del TUP, porque no quiere que su patente se pueda anular de forma centralizada para muchos países…
Debemos indicar que, si se presenta alguna demanda (por ejemplo de nulidad) ante el TUP para un registro (patente/CCP), tras la presentación de la demanda dicho registro quedará vinculado al TUP sin posibilidad de realizar “opt-out”. Por lo tanto, si un solicitante/propietario quiere solicitar el “opt-out”, debe hacerlo lo antes posible para evitar que un tercero presente antes una demanda ante el TUP, lo que implicará el tribunal competente será el TUP y la posibilidad de “opt-out” se esfumará.
De ahí la importancia del “sunrise period” para el “opt-out”, ya que si se quiere que la competencia sobre un registro (patente Europea/CCP) siga siendo de los tribunales nacionales y no del TUP (lo cual puede ser fundamental en diversos casos por los motivos citados anteriormente) es primordial el solicitar el “opt-out” durante el “sunrise period” ya que esto permite que el registro para el que se ha solicitado ya esté fuera de la competencia del TUP desde el momento de su entrada en vigor, evitando así la posibilidad de que un tercero presente una demanda (por ejemplo de nulidad) ante el TUP el primer día de entrada en vigor, lo que obligaría a que el tribunal competente para ese registro fuera el TUP.
Hay que señalar también que una solicitud de “opt-out” es reversible en cualquier momento. Así, el solicitante/propietario de un registro que cambie de opinión y decida a partir de un momento dado que prefiere la jurisdicción del TUP, puede de manera flexible hacer lo que se denomina “opt-in” (es decir, anular el “opt-out” realizado). Eso sí, una vez que un registro vuelve a la jurisdicción del TUP, no puede hacer “opt-out” de nuevo.
Por esto, de cara al “sunrise period”, es importante que los propietarios/solicitantes de registros (patentes europeas/CCPs) reflexionen teniendo en cuenta todos los factores pertinentes (países donde la empresa opera, países donde la competencia puede actuar, fortaleza de las patentes, comportamiento de la competencia, acciones judiciales anteriores o probables en el futuro…) para tomar una decisión sobre si es preferible mantener sus registros bajo la competencia del TUP o no. Y si llega a la conclusión de que es conveniente hacer “opt-out” de todos (o parte de) sus registros, debería hacerlo durante el “sunrise period” porque después, por las razones que se han indicado en los párrafos anteriores (presentación por terceras partes de demandas ante el TUP) puede ser tarde.
Petición adelantada del efecto unitario
Esta es la primera de las medidas transitorias excepcionales implantadas por la EPO para ayudar a los usuarios en los primeros compases del sistema de patente unitario.
Se podrán acoger a esta medida solo aquellas solicitudes de patentes europeas para las que la EPO haya emitido una comunicación de Intención de Concesión (según la Regla 71(3) del Convenio de Patentes Europeas). En esta comunicación, se le da un plazo de 4 meses al solicitante para que apruebe el texto con el que se va a conceder la patente, traduzca las reivindicaciones y pague las tasas correspondientes, para que posteriormente la patente se conceda y se publique la concesión.
En circunstancias normales (es decir, una vez entre en vigor el sistema de patente unitaria), para pedir el efecto unitario en una patente debe haberse publicado la concesión de patente y, entonces, se abre un plazo de un mes para que el propietario de la patente o su representante solicite el efecto unitario ante la EPO de la patente concedida (preferentemente usando el formulario creado por la EPO a tal efecto, en concreto el Formulario 7000). Para solicitar el efecto unitario no habrá que pagar ninguna tasa ante la EPO pero, junto con dicha solicitud de efecto unitario, habrá que incluir una traducción de la patente concedida, al menos durante un periodo de 6 años (extensible a 12 años) desde el inicio del sistema de patente unitaria. Dicha traducción debe ser al inglés (si la patente europea está en alemán o en francés) o a cualquier otro idioma de la Unión Europea (si la patente europea está en inglés).
Esta medida transitoria de petición adelantada, sin embargo, permite pedir el efecto unitario (acompañando la petición de la traducción correspondiente de la patente) antes de que entre en vigor el sistema de patente unitaria y antes de que se publique la concesión de la patente; la EPO guardará esta petición y registrará el efecto unitario automáticamente cuando entre en vigor el sistema (si la petición cumple todos los requisitos apropiados) y, por supuesto, después de que se haya publicado la concesión de la patente (ya que es un requisito imprescindible para el registro del efecto unitario que la publicación de la concesión de la patente se produzca y sea posterior a la entrada en vigor del sistema). La EPO informará al propietario de la patente de la fecha en que se ha registrado el efecto unitario.
Esta petición adelantada solo se podrá hacer hasta que el sistema de patente unitaria entre en vigor. Después de la entrada en vigor, el efecto unitario solo se podrá pedir tras la publicación de la concesión de la patente.
Por supuesto, independientemente de la petición adelantada de efecto unitario, el solicitante de la patente debe cumplir con los demás requisitos indicados en la comunicación de Intención de Concesión (pago de tasas, traducción…) como en cualquier otro caso ya que, si no, la patente no se concederá y, por lo tanto, no se registrará su efecto unitario.
Petición de retraso de la concesión
Al igual que para la medida anterior, se podrán acoger a esta medida solo aquellas solicitudes de patentes europeas para las que la EPO haya emitido una comunicación de Intención de Concesión (según la Regla 71(3) del Convenio de Patentes Europeas).
Este proceso permite al solicitante posponer la concesión de su patente. Tras recibir esta petición de retraso de la concesión (si cumple los requisitos necesarios), la EPO aplazará la concesión para que se publique tras la entrada en vigor del sistema de patente unitaria y, por lo tanto, se pueda pedir el efecto unitario para esta patente (ya que si la concesión se publica antes de la fecha de entrada en vigor del sistema, la patente quedaría fuera del posible efecto unitario). Así, mediante este proceso, se permite que patentes que hubieran quedado fuera de la posibilidad del efecto unitario por pocos días (ya que se hubieran concedido antes de la entrada en vigor del sistema), sí puedan acogerse al efecto unitario.
Esta petición de retraso de la concesión se debe hacer antes (o a la vez) de la aprobación del texto de la concesión de la patente por parte del solicitante de la patente (dicha aprobación se realiza como respuesta a la comunicación de Intención de Concesión). Y, por supuesto, el solicitante de la patente debe cumplir con los demás requisitos indicados en la comunicación de Intención de Concesión (pago de tasas, traducción…) como en cualquier otro caso, ya que si no, la patente no se concederá.
Una vez que la concesión de la patente se publique, se debe pedir el efecto unitario (si así se desea) cumpliendo los requisitos correspondientes. Alternativamente, dicha petición de retraso de concesión se puede combinar con una petición adelantada de efecto unitario; en ese caso, la publicación de la concesión se retrasará hasta la entrada en vigor del sistema y, una vez se publique, la EPO registrará el efecto unitario automáticamente, como se ha explicado en el apartado anterior.
Dicha petición de retraso de concesión, solo se podrá hacer hasta el día de entrada en vigor del sistema (tras la entrada en vigor, la publicación de la concesión seguirá el procedimiento y calendario habitual) y, la petición de retraso de la concesión debe ser solicitada usando un formulario específico para este fin proporcionado por la EPO (en concreto el Formulario 2025).
A modo de conclusiones
El comienzo del “sunrise period” supone que el solicitante/propietario de una patente europea (o CCP) debe tomar decisiones y realizar ciertas acciones, incluso antes de la entrada en vigor del sistema patente unitaria para asegurar un correcto funcionamiento de su estrategia de propiedad industrial.
Para una explicación detallada sobre los conceptos básicos del sistema de patente unitaria puede consultar el siguiente artículo Patente con efecto unitario: conceptos, detalles y algunos trucos que hay que tener en cuenta para su solicitud Patente con efecto unitario: trucos para su solicitud. Y, en general, para más información sobre el sistema de patente unitaria, puede consultar la sección de patente unitaria de H&A PATENTE UNITARIA: Un nuevo escenario en Europa · H&A.
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