El uso publicitario de marcas ajenas

20 julio 2023

La publicidad, entendida como el envío de mensajes con fines comerciales, existe desde hace siglos, pero es a partir de la generalización de la sociedad de masas que se crea una verdadera industria publicitaria. Esta industria, obviamente, exige sus propias normas y regulación de los conflictos, que se realiza mediante el llamado derecho de la publicidad.

La publicidad en España se regula a través de diversas normas de alcance general. Principalmente, en la Ley General de Publicidad (Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad) y la Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal).

No obstante, existen también otras normas que regulan la publicidad en España. Así, en determinados casos puede ser de aplicación la normativa de comercio minorista, la Ley de Protección de Datos, así como la Ley de Protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

La publicidad en algunos medios está sujeta a normativa específica, por ejemplo, la publicidad en televisión y radio está regulada por la Ley General de Comunicación Audiovisual, mientras que, si se trata de publicidad en Internet, podemos encontrar preceptos que la regulan en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.

Asimismo, en función del producto promocionado, puede aplicarse normativa sectorial que regula también su publicidad. Por ejemplo, en el caso de cosméticos, productos farmacéuticos, alimentos o de servicios financieros, entre otros, existe normativa sectorial aplicable.

Además, hay normas deontológicas o códigos de conducta que los anunciantes se comprometen a cumplir en su publicidad: es la llamada autorregulación publicitaria. En España existe un Código de Conducta Publicitaria y 21 códigos sectoriales.

Efectivamente, como hemos visto, existen diversas normativas que regulan la relación marca-publicidad, que permiten que dicha relación sea legal, leal y acorde a las pautas del mercado. Contamos no solamente con la legislación vigente relativa al derecho marcario, competencia desleal y publicidad, sino también con mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, que han experimentado un elevado auge en los últimos tiempos, pues gozan de buenos resultados, así como de un alto nivel de compromiso entre sus asociados.

Entre estos mecanismos, debemos citar la denominada autorregulación publicitaria, un sistema que reúne a empresarios involucrados en el sector publicitario, que voluntariamente se someten a unas normas de conducta establecidas y amparadas por órganos independientes de control, con el objetivo de alcanzar un ejercicio de la actividad publicitaria conforme a la legalidad. Por tanto, el entramado regulatorio del derecho de la publicidad es muy amplio y, en este sentido, es esencial contar con un buen asesoramiento en materia de derecho de la publicidad para evitar incurrir en ilícitos o prácticas desleales previstos en la numerosa normativa aplicable.

Pues bien, en este entramado de legislaciones, se prevé qué es y cómo se regula la llamada publicidad ilícita y, en concreto, los actos de imitación, la publicidad comparativa, la publicidad denigratoria, la publicidad engañosa, la publicidad sexista o la publicidad que atenta contra la dignidad de la persona.

En cuanto a los usos ilícitos de la marca ajena, estos se identifican con un uso no permitido ni por el titular de la marca ni amparado por la legislación vigente. Así, la normativa de Marcas (Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas) prevé los usos legítimos e ilegítimos de una marca ajena, incluido también su uso en publicidad. En concreto, el artículo 34 de la Ley de Marcas permite al titular de una marca registrada prohibir su uso por parte de terceros, incluido el uso publicitario.

De modo que, en cuanto al uso de marcas en publicidad, debemos tener en cuenta que, como norma general, el uso de la marca ajena requiere de un contrato de licencia, de merchandising u otros, entre el titular de la marca y el tercero que quiere usar la marca en publicidad, que regule los usos autorizados.

No obstante, hay casos en los que no existe consentimiento ni autorización del titular de la marca para su utilización por un tercero. Sin embargo, ese uso es legal siempre que se respeten unos límites. Estos últimos son denominados usos permitidos o lícitos de la marca ajena.

Usos permitidos de la marca ajena en publicidad

El uso publicitario de una marca ajena por un tercero se admite siempre y cuando dicho uso no afecte al fin distintivo de la marca utilizada y no se aprecie un riesgo de confusión y aprovechamiento de la reputación generada.

Efectivamente, la Ley de Marcas, en su artículo 37, prevé algunas excepciones al derecho de exclusiva que otorga la marca ante determinadas prácticas leales.

Así, por ejemplo, es una limitación del derecho de marca, por considerarse uso leal, el uso de un signo distintivo, siempre y cuando no se realice a título de marca o cuando dicho uso sea el único medio para proporcionar una información necesaria. Por ejemplo, en el caso de que el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular, productos como los accesorios o piezas de recambio.

El uso de la marca ajena con función descriptiva es cuando se alude a una marca u otro signo ajeno para referirse a la realidad distinguida por ese signo, ya sean productos o servicios. Son los casos, por ejemplo, en los que se indica «Este producto es apto como recambio de “marca ajena”».

Ahora bien, si la información al consumidor puede proporcionarse de otro modo, es decir, sin la necesidad de utilizar el nombre de la marca ajena, el uso de esta marca no estaría justificado. Un claro ejemplo lo vemos en el caso de venta de hojas de afeitar recambiables por la empresa LA-Laboratorios, cuyo envoltorio contenía la leyenda: “estas hojas se adaptan a las máquinas de afeitar Parason Flexor, Gillette Sensor”. En este caso, de 1999, la Audiencia Provincial de Vizcaya consideró que este uso no estaba amparado por el artículo 37 pues, cuando una empresa -PARASON- fabrica cuchillas y el elemento de sujeción o mango, no resulta necesario mencionar la marca ajena. Además, se consideró que el uso, en este caso, llevaba a confusión al consumidor medio, que podía creer que había una relación entre ambas empresas. Esto fue confirmado posteriormente por la sentencia TJCE de 17 de marzo de 2005.

La jurisprudencia ha ido estableciendo una serie de criterios para poder valorar si el uso de la marca ajena cumple o no con el requisito de constituir un uso leal, considerando que no se cumple en los siguientes casos:

(i) Cuando se realiza de modo que pueda inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca.

(ii) Cuando afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación.

(iii) Cuando desacredita o denigra dicha marca.

(iv) Cuando el tercero presenta su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena.

En el asunto resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de septiembre de 2008 se discutía si el uso de la mención “incluye dos pistas compatibles con Scalextric” en el embalaje de un juguete, sin autorización del titular de la marca, era un uso descriptivo y, por lo tanto, autorizado, según lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Marcas. El demandado defendía que solo citando la marca ajena se podía ofrecer al consumidor la descripción necesaria para el uso del juguete. No obstante, en este caso, el tribunal consideró que se hacía un uso recurrente y de forma muy destacada de la marca ajena, que excedía la finalidad normativa que persigue el artículo 37 de la Ley de Marcas y, en cambio, entraba en el ámbito de un uso indebido de marca ajena, porque constituía un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Posteriormente, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 2 de junio de 2015, del caso de la marca “Peritos Judiciales Barcelona”, la demandante defendía que el uso que realizaba el demandado, Associació de Perits Judicials de Catalunya, de los elementos denominativos de su marca registrada, tanto en su página web, como en el buscador de Google como palabras clave, era contrario a las prácticas leales en materia comercial o industrial. Esto no fue admitido por el Tribunal, que consideró que el uso de la denominación “peritos judiciales Barcelona” era descriptivo de un servicio y de su localización, no pudiendo privar a ningún competidor de su uso en cualquiera de las formas posibles para distinguir los servicios o productos ofrecidos. Además, argumentó que los litigantes contaban con suficientes elementos distintivos que permitían evitar el riesgo de confusión. Las acciones derivadas de publicidad desleal se rechazaron porque el uso de indicaciones relativas a Cataluña y a la condición de órganos colaboradores de la administración de justicia atendían a la realidad, por informar sobre el carácter de órgano colaborador y del origen de la empresa o del lugar donde se desarrollaba su función.

Más recientemente, el Tribunal Supremo español, en el caso del uso de “tarjetas regalo de ZARA” como premio de un sorteo, consideró que la Ley de Marcas, en su art. 37, prevé una serie de supuestos en los que el titular de una marca no puede prohibir a un tercero su uso en el tráfico económico. Uno de estos supuestos es cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o servicio. Bajo este supuesto, el Tribunal considera incluido el uso de la marca por la demandada al emplear el signo ZARA para publicitar que uno de los premios del sorteo ofertado por la demandada era una tarjeta regalo por valor de 1.000 euros de ZARA. En la sentencia de primera instancia ya se desestimó la demanda al concluir que, en este caso, el empleo de la marca Zara era “un uso descriptivo” amparado por la ley. El juzgado entendió que se trataba de un uso con justa causa y conforme a los usos del comercio, en tanto que necesario para la identificación del premio, por lo que estaba dentro de los límites del derecho de marca previstos en la normativa. Esto fue confirmado por el Tribunal Supremo mediante sentencia de 26 octubre 2021.

Publicidad Comparativa

La publicidad comparativa es aquella en la que se comparan directa o indirectamente dos o más productos o servicios de diferentes marcas.

Este tipo de publicidad goza de distinto nivel de aceptación en los diferentes países. En algunos países está prohibida, mientras que, en otros, no sólo está permitida, sino que existe una larga tradición en su uso. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde dicha figura publicitaria está ampliamente difundida. Ejemplo de ello son las numerosas campañas publicitarias que enfrentan a grandes marcas como Coca-Cola y Pepsi, como en esta campaña:

O de Burger King con Mc Donald’s con este anuncio de Burger King en Estados Unidos:

En España, la publicidad comparativa es legal siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, como ser veraz, objetiva y no engañosa, no menospreciar a la competencia y no afectar a la dignidad humana.

Esta modalidad de publicidad puede llegar a ser considerada como comportamiento desleal, si no respeta determinados requisitos.

En este sentido, el Jurado de Publicidad ha afirmado la corrección en la publicidad de Media Markt, en la que se reproducía una factura de El Corte Inglés de un televisor, que Media Markt ofrecía a un precio inferior (Resolución del JP de 3 de marzo de 2011). O en la publicidad de Don Simón, comparando su zumo con el de Pascual e indicando que el suyo no poseía azúcar añadido (Resolución del JP de 21 de junio de 2007).

Por el contrario, sí se ha considerado publicidad comparativa ilícita, la publicidad de Vodafone estableciendo que, según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sus clientes pagaban un 11% menos que la competencia, ya que esto no se decía directamente en el informe de la agencia, sino que había sido deducido por el propio anunciante (Resolución del JP de 5 de junio de 2008). O la publicidad de Movistar, que usaba el eslogan «como somos más, pagamos menos», por excesivamente ambigua (Resolución del JP de 29 de mayo de 2002).

Publicidad ilícita

Así pues, llegados a este punto, nos podemos preguntar: ¿qué límite existe a la hora de hacer publicidad de un producto? Como hemos visto, los límites legales al mensaje publicitario están orientados a la tutela de intereses diversos, pero, en general, la Ley General de Publicidad prevé en su artículo 3 los casos en los que la publicidad deviene ilícita:

a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución española, especialmente a los que se refieren sus artículos 14 (igualdad), 18 (honor, intimidad personal y familiar y propia imagen) y 20, apartado 4 (protección de la juventud y la infancia).

Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento, coadyuvando a generar las violencias a las que se refieren la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

En este ámbito de publicidad ilícita de carácter discriminatorio en razón del sexo, es de gran importancia la Sentencia de 5 de diciembre de 2013, del Juzgado de lo Mercantil de Málaga (Sección 2ª), caso “Ryanair36”. La sentencia sobre el caso Ryanair hace referencia a una campaña denominada “Tarifas al rojo vivo” y “Y la tripulación”, así como un calendario que se promocionaba en la misma web, titulado “Las chicas de Ryanair. Calendario Benéfico de la tripulación de cabina 2013”.

Asimismo, se entenderá incluida en la previsión anterior cualquier forma de publicidad que coadyuve a generar violencia o discriminación, en cualquiera de sus manifestaciones, sobre las personas menores de edad, o fomente estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico o por razones de discapacidad, así como la que promueva la prostitución. Igualmente, se considerará incluida en la previsión anterior la publicidad que promueva las prácticas comerciales para la gestación por sustitución.

b) La publicidad dirigida a menores, que les incite a la compra de un bien o de un servicio, explotando su inexperiencia o credulidad, o en la que aparezcan persuadiendo de la compra a padres o tutores. No se podrá, sin un motivo justificado, presentar a los niños en situaciones peligrosas. No se deberá inducir a error sobre las características de los productos ni sobre su seguridad ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el niño para utilizarlos sin producir daño para sí mismo o a terceros.

c) La publicidad subliminal, que es aquella que, mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida. Es decir, la publicidad subliminal es aquella que percibimos sin darnos cuenta.

Al igual que es difícil percibir conscientemente este tipo de publicidad, también es complicado probar su existencia. Por ello, hasta la fecha, el ilícito por publicidad subliminal no ha sido causa de ningún pronunciamiento judicial. Ninguna campaña publicitaria ha sido cesada o modificada por los Tribunales de Justicia en base a ello.

La publicidad subliminal puede ser distinguida de otras figuras afines, como la denominada publicidad encubierta y del product placement o emplazamiento de producto, en las que también, de una u otra manera, se esconde la naturaleza publicitaria del mensaje a sus destinatarios.

d) La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios, pues ya hemos visto que hay numerosa normativa sectorial que regula la publicidad para determinados casos y productos.

e) La publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de Competencia Desleal.

El product placement

Como hemos visto, hay que diferenciar la publicidad subliminal del emplazamiento de producto o product placement, que sí está permitido, con algunos matices.

De este modo, se permite el uso de marcas ajenas en programas de televisión, series, siempre que:

• El emplazamiento del producto esté claramente identificado para los destinatarios del contenido audiovisual, al inicio, al final del programa y cuando se reanude tras una pausa publicitaria.
• El emplazamiento nunca condicione la independencia editorial del medio audiovisual.

No se permite que, a través del emplazamiento publicitario, se incite directamente a la contratación de los productos objetos del emplazamiento.

El emplazamiento publicitario está absolutamente prohibido cuando el contenido audiovisual se encuentre dentro de la programación infantil.

De modo que, en cuanto al uso de marcas en publicidad, debemos tener en cuenta que, como norma general, el uso de la marca ajena requiere del consentimiento del titular.

No obstante, hay casos en los que no existe consentimiento ni autorización del titular de la marca para su utilización por un tercero, sin embargo, ese uso es legal siempre que se respeten unos límites, que son los llamados usos permitidos o lícitos de la marca ajena, previstos en el artículo 37 de la Ley de Marcas. Asimismo, algunas formas de publicidad comparativa están permitidas por la ley.

En conclusión, no todo uso de marca ajena sin consentimiento en publicidad es ilegal, por lo que habrá que ceñirse al caso concreto para ver cuáles son los límites y de qué forma el consumidor puede ver o no perjudicados sus intereses.

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