¿Está protegida la marca notoria no registrada en España?

12 septiembre 2023

Pese a que en la Ley de Marcas, se otorga expresamente la propiedad de una marca a quien realice su registro efectivo conforme a la ley, también la legislación protege a las marcas notoriamente conocidas en España que no se encuentren registradas, impidiendo el acceso al registro de nuevos signos que puedan generar riesgo de confusión y/o asociación.

Para ello, el artículo 6.2 d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas regula la especial protección de las marcas notorias que no se encuentren registras, una posibilidad que permite la salvaguarda de determinados signos distintivos, aunque no se haya procedido a su registro conforme a la ley, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos. Pero antes de entrar en el fondo del asunto, delimitemos el concepto de marca.

¿Qué es realmente una marca?

En los términos indicados en la propia ley, su artículo 4 reza lo siguiente: “Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”. (artículo 4 LM)

Y, en este sentido, es necesario hacer especial mención al artículo 2 de la ley de Marcas que nos indica que “el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley”.

Por lo que es la propia ley, la que en su artículo 2, precisa la necesidad de registro de todo signo diferenciador para obtener todos los beneficios que su amparo ofrece, siendo ésta la pauta general y la primera recomendación que realizamos cuando nos encontramos ante una nueva marca o nombre comercial. Esto es, que se proceda a su registro evitando, de esta manera, que terceros puedan aprovecharse de marcas ajenas, utilizarlas en el tráfico mercantil, etc. Se trata de un derecho exclusivo que, en principio, únicamente se confiere a quien tiene un signo distintivo debidamente registrado.

El registro necesario

Debido a la importancia que los signos distintivos tienen para sus titulares, consideramos necesario que se proceda a su registro, cumpliendo de manera adecuada con la función esencial que se espera de todo signo diferenciador: que sean capaces de identificar en el tráfico mercantil unos productos y servicios concretos con su origen empresarial, diferenciándolos del resto de competidores y gozando, además, de todos los derechos que brinda su correcta protección.

El hecho de que una marca no acceda al registro supone un riesgo que va a permitir que otras empresas o personas físicas puedan utilizarlas en el tráfico mercantil, aprovecharse de la reputación que la misma ostenta e, incluso, impedir que puedan continuar utilizándola.

La protección que la ley ofrece aún sin registrar la marca

No obstante y, como adelantábamos al comienzo de este artículo, existe un precepto en la ley que otorga protección jurídica a un tipo de marca que no se encuentra registrada, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

Así, el artículo 6 de la ley de marcas determina:

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:

d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

La cuestión de fondo planteada es, por tanto, la relativa a la capacidad de actuación que, en vía administrativa, puede tener el usuario de una marca notoria no registrada en España para impedir el registro en nuestro país de una marca posterior que le pueda perjudicar.

Encontramos la solución en lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, que permite la protección de las marcas notorias no registradas en los siguientes términos:

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

El presente supuesto a dilucidar no es de los habituales en los que una marca ya registrada se enfrenta a la solicitud de registro de otra posterior, sin embargo, no por ello es menos eficaz la oposición que en estos casos se plantea, siempre y cuando queden debidamente cumplimentados todos los requisitos previstos en la ley.

En consecuencia, podemos afirmar que la legislación marcaria en España permite que se impida el acceso al registro de un nuevo signo distintivo que pueda perjudicarnos, si existe una marca anterior, considerando el apartado 2 d) del artículo 6, que una marca anterior, entre otras, es aquella que:

• No se encuentre registrada en la fecha de presentación o prioridad de nueva solicitud de marca.
• Que dicha marca sea notoriamente conocida en España.

Sin embargo, para impedir una nueva solicitud de marca en base a estas marcas notorias no registras será necesario, que entre la marca anterior no registrada y la nueva solicitud exista identidad o semejanza, existiendo, además, identidad o semejanza también entre los productos y servicios a los que los signos en conflicto se dirigen.

En este sentido, la protección de los signos distintivos notorios no registrados en España no se tramita a través del cauce legislativo de las marcas renombradas previstas en el artículo 8, donde, entre otras cuestiones, se indica expresamente que no es necesario que los productos o servicios para los cuales se deposite la solicitud sean idénticos o similares sino que, en el caso que nos ocupa, es necesario que también el ámbito de aplicación mercantil sea idéntico o semejante, ya que la tramitación de la protección jurídica de la marca notoria no registrada se realiza a través del artículo 6 de la Ley de Marcas.

De esta manera, el legislador confiere al titular de una marca no registrada la posibilidad de oponerse, y con las mismas garantías que con una marca registrada, contra la solicitud de otra marca posterior que sea idéntica o semejante a la marca anterior no inscrita, estando además sus ámbitos de aplicación vinculados, cuando ésta goce de notoriedad en el sector mercantil en el que se desenvuelvan ambas marcas en conflicto.

Entendemos por notoriedad…

Para poder analizar correctamente esta posibilidad prevista en el artículo 6.2d) LM, debemos también delimitar el concepto de “notoriedad”.

En este sentido, antes de la reforma de la Ley de Marcas, nuestra legislación diferenciaba los conceptos de marca notoria y marca renombrada. Así, el antiguo artículo 8 definía como marca notoria las que “por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial”, por su parte, el concepto de marca renombrada se definía como aquellos signos distintivos que “sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades”.

Sin embargo, tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, el concepto de marca notoria fue modificado, desapareciendo esa distinción, y existiendo desde entonces un solo concepto, el de marca renombrada, considerando que será aquel signo distintivo que sea conocido por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios en cuestión. No obstante, en el artículo 6.2 d)LM se sigue haciendo referencia a la marca notoria no registrada.

De esta manera, volviendo a la protección de la marca notoria no registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, lo primero que hay que hacer es acreditar documentalmente y, en el escrito de oposición, que la marca goza de dicho reconocimiento en el sector al que se dirigen los productos o servicios, a fin de evitar que un registro posterior pueda aprovecharse del esfuerzo ajeno y conocimiento previo de los mismos, ya que si no queda probada correctamente esta circunstancia, la impugnación a la solicitud de marca no se tendrá en cuenta.

Además, dicha notoriedad debe existir en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen, tal y como reza el propio artículo 6.2 d) LM, siendo necesario acreditar el previo reconocimiento por lo menos en una parte relevante del territorio español y teniendo en cuenta, entre otras particularidades, el propio conocimiento de la marca, la cuota de mercado, la intensidad de uso, la extensión geográfica, la duración del uso, etc., cuestiones que valorará en su momento el examinador en quien recaiga el expediente impugnado en cuestión y que deben ser lo suficientemente claras y convincentes como para que se reconozca la notoriedad de la marca no registrada en la que se basa la oposición.

Una vez considerado por el examinador suficientemente acreditada la reputación del signo no registrado, se valorará si la prohibición relativa del artículo 6.1 b)LM resulta aplicable o no, debiendo valorar la concurrencia de los tres requisitos necesarios: la identidad o semejanza de los signos, la identidad o similitud de los productos y servicios y la existencia de un riesgo de confusión (incluido el riesgo de asociación) en el público consumidor, bastando que no se dé uno de ellos para que no proceda su aplicación.

En conclusión…

Las marcas no registradas pueden conseguir protección en España frente a nuevos registros que puedan perjudicar los intereses de sus titulares, siempre y cuando quede acreditada la notoriedad de las mismas. No obstante, nuestra recomendación es proceder siempre al registro de los signos distintivos para que los mismos queden debidamente protegidos.

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