Mala fe: triquiñuelas y otras formas fraudulentas de solicitar la marca

20 febrero 2024

Uno de los mayores problemas que afrontan los titulares de marcas son los registros de marcas de mala fe, ya sea porque estos mismos titulares ven que sus registros se anulan, surtiendo efecto esta nulidad desde el momento de la solicitud, o porque ven sus derechos marcarios vulnerados por solicitudes anteriores de terceros que, de forma fraudulenta, solicitan la marca.

Estos registros, en ocasiones, se convierten en una auténtica pesadilla para aquellos que legítimamente quieren usar signos, que deben invertir grandes sumas de dinero y tiempo en procedimientos largos y costosos, a fin de hacer valer sus derechos sobre estas marcas solicitadas de mala fe.

En este artículo, analizaremos algunas de las conductas de mala fe más comunes en lo que a marcas se refiere, aunque debemos aclarar que no existe una lista limitada de conductas que se pueden catalogar dentro de la mala fe. De hecho, seguramente, con el tiempo vayan surgiendo nuevas conductas que deberán ser analizas caso por caso.

En primer lugar, lo cierto es que la mala fe en las solicitudes de marca no está definido ni delimitado ni descrito en modo alguno en la legislación de propiedad Industrial. De este modo, hay que acudir a la jurisprudencia para orientarnos sobre su alcance y significado.

Basándose en la jurisprudencia, podemos entender que la mala fe en las solicitudes de marcas implica una conducta que se aparta de los principios aceptados de comportamiento ético o de las prácticas comerciales y empresariales honestas, que pueden identificarse evaluando los hechos objetivos de cada caso en relación con dichas normas.

Por tanto, cabe concluir que no existe mala fe sin intención deshonesta y que esta motivación subjetiva por parte del solicitante debe ser determinada objetivamente por los tribunales y/o autoridades competentes. Por lo tanto, para que se declare la existencia de mala fe debe haber:

(a) alguna acción del solicitante que refleje claramente que actuó con intención deshonesta al presentar la solicitud de marca

(b) una norma objetiva que permita evaluar dicha actuación y calificarla posteriormente de constitutiva de mala fe

Toda alegación de mala fe deberá analizarse mediante una evaluación global de todas las circunstancias de hecho pertinentes en el caso concreto. Cabe señalar que existe una intención deshonesta por parte del solicitante de la marca en -aunque no exclusivamente- situaciones en las que, de las circunstancias pertinentes, coherentes y objetivas del caso concreto, se desprende que la solicitud de registro de la marca fue presentada:

a) con la intención de socavar, de manera incompatible con los usos honestos, los intereses de un determinado tercero, y no con la intención de comerciar lealmente

b) con la intención de obtener, sin siquiera dirigirse a un tercero determinado, un derecho exclusivo para fines distintos de los que corresponden a las funciones de la marca, en particular la función esencial de indicación del origen

En este sentido, teniendo en cuenta las situaciones en las que -según la jurisprudencia de la Unión Europea- puede existir una intención deshonesta por parte del solicitante, es evidente que un solicitante puede estar actuando de mala fe en los casos en que la acción iba dirigida contra los intereses de un tercero concreto, pero también en los casos en que la solicitud se presentó para hacer un uso indebido del sistema de marcas. Por lo tanto, a efectos del presente documento, cabe diferenciar las dos facetas de la mala fe que se exponen a continuación:

a) La apropiación indebida del derecho o derechos del tercero: cuando el solicitante se dirige a los intereses de un tercero específico

b) El abuso del sistema de marcas: cuando, aunque no se dirija contra un tercero concreto, el solicitante solicitó la marca impugnada para fines distintos de los que corresponden a las funciones esenciales de una marca

De este modo, analizamos las siguientes conductas de mala fe, que podemos encontrar al solicitar una marca:

• El comportamiento parasitario: abarca situaciones en las que, del análisis de todas las circunstancias del caso, resulta evidente que la marca impugnada se presentó con intención deshonesta:

– aprovecharse de la reputación, incluida la reputación superviviente/residual, de un derecho anterior

– beneficiarse de un derecho anterior independientemente de su grado de reconocimiento en el mercado

Para que se aplique este supuesto, será necesaria la intención deshonesta del solicitante de beneficiarse del atractivo del derecho anterior y de su conocimiento en el mercado.

A modo de ejemplo, en el caso SIMCA (T-327/12, 08/05/2014), el solicitante original (Sr. Joachim Wöhler) registró la EUTM “SIMCA”. Posteriormente, la marca fue transferida a Simca Europe Ltd (actual titular).

El demandante (GIE PSA Peugeot Citroen) interpuso una acción de nulidad basada en la mala fe. Era titular de una marca anterior “SIMCA”, protegida en varios Estados miembros, aunque la marca no se había utilizado durante las décadas anteriores. Aunque la notoriedad de la marca “SIMCA” había disminuido con el paso de los años, la marca seguía gozando de cierto renombre (una “notoriedad superviviente/residual”) entre el público interesado en los automóviles.

El Tribunal General observó que la existencia de la marca “SIMCA” como marca “histórica” era un hecho notorio y que el antiguo titular era consciente de la reputación residual de la marca. En consecuencia, el Tribunal General consideró que el registro de la marca idéntica, impugnada en la clase 12, se había solicitado deliberadamente con la intención de crear una asociación con los derechos anteriores y de aprovecharse de su notoriedad subsistente/residual en el mercado de vehículos de motor, para así “aprovecharse” de esa notoriedad e incluso competir con esas marcas anteriores, si eran reutilizadas por el demandante en el futuro.

• Incumplimiento de una relación fiduciaria: en este supuesto de mala fe, es necesario establecer la existencia de una relación fiduciaria entre el demandante y el solicitante, con anterioridad a la presentación de la marca impugnada. Así, para apreciar la mala fe, debe comprobarse, entre otras cosas, si existía algún acuerdo de cooperación empresarial entre el solicitante y el demandante del tipo que da lugar a una relación fiduciaria o si tal relación venía impuesta por la ley.

Por ejemplo, esta relación fiduciaria debería imponer al solicitante, ya sea expresa o implícitamente, un deber general de confianza y lealtad respecto a los intereses del titular de los derechos anteriores (el demandante).

Respecto a esta conducta, el Tribunal General dictó una sentencia (T-321/10, 11/07/2013) en la que la demandante (SA.PAR. Srl) registró la EUTM “GRUPPO SALINI”. El demandante (Salini Costruttori SpA) interpuso una acción de nulidad basada en la mala fe. El Tribunal General consideró que el solicitante no podía ignorar el uso que el demandante hacía desde hacía tiempo en Italia y en el extranjero del signo no registrado “SALINI”. Existía una relación previa entre las partes: el Tribunal tuvo en cuenta que la demandante tenía una participación sustancial en el capital social de la demandante y que sus ejecutivos ocupaban puestos de alto nivel en la dirección de la demandante y, por tanto, estaba “bien informada” de la expansión comercial de la demandante y de su creciente reputación.

Sin embargo, la condición de “bien informado” no era suficiente -por sí sola- para concluir la existencia de mala fe y se examinaron, además, otros factores, entre otros, la cronología de los acontecimientos que condujeron a la presentación de la demanda (incluida una disputa societaria previa a la presentación y un aumento del volumen de negocios y de la reputación del solicitante de la anulación). A la vista de lo anterior, el Tribunal confirmó la existencia de mala fe, ya que la intención del solicitante era usurpar los derechos sobre la marca del demandante.

• Las marcas defensivas: Son aquellas que son solicitadas por el titular designando una multitud de bienes y servicios para los que realmente no se tiene intención de hacer uso. En este artículo se desarrolla en profundidad este tipo de conductas.
• Refiling: En el contexto de una nueva solicitud, es importante destacar, en primer lugar, que un titular puede tener un interés legítimo en volver a presentar una solicitud de marca. Por ejemplo, este podría ser el caso cuando el titular de una marca registrada anterior, de acuerdo con su nueva estrategia de marketing, la evolución de sus necesidades comerciales y/o los cambios en la demanda de los consumidores, decide solicitar el registro de una versión modernizada/actualizada de su(s) marca(s) registrada(s) anterior/es y/o cubrir una lista actualizada de productos y/o servicios. También es evidente que volver a presentar una solicitud de marca es una acción que per se no está prohibida por la ley.

A la luz de lo anterior, debe subrayarse que sólo en circunstancias concretas y específicas, cuando se demuestre que la intención del solicitante, al volver a presentar la solicitud de marca, era abusar del sistema de marcas, se considerará que la nueva presentación se hizo de mala fe.

Al igual que en otros supuestos de mala fe, la intención deshonesta del solicitante deberá examinarse detalladamente teniendo en cuenta el objetivo perseguido por las disposiciones sobre mala fe, que, en el contexto de un supuesto de nueva presentación, es evitar el abuso del sistema de marcas.

A modo de ejemplo, citamos el popular caso de MONOPOLY (T-663/19, 21/04/2021) en el que el Tribunal General acabó considerando que la nueva presentación se hizo de mala fe. En este caso, la demandante (Hasbro, Inc.) registró la Marca de la Unión Europea impugnada “MONOPOLY” y también era titular de varias marcas de la Unión “MONOPOLY” registradas anteriormente y protegidas en las mismas clases. El demandante (Kreativni Događaji d.o.o.) interpuso una acción de nulidad basada en la mala fe. La marca impugnada abarcaba numerosos productos y servicios que ya estaban cubiertos por las marcas anteriores “MONOPOLY”. Además, la demandante había admitido que una de las ventajas de esta estrategia era la reducción de la carga administrativa en muchos procedimientos de oposición en los que la demandante tenía que preparar y presentar pruebas. El Tribunal General observó que el objetivo de la nueva presentación de la demandante era el de no tener que preparar y presentar pruebas del uso de la marca impugnada, prorrogando así, con respecto a las marcas anteriores, el plazo de gracia de cinco años. Sin embargo, tal conducta debe considerarse contraria a los objetivos del Reglamento de Marca de la Unión Europea, a los principios que rigen el Derecho de marcas y a la norma relativa a la prueba del uso.

• Fines especulativos 

Puede existir mala fe, cuando la solicitud de registro de una marca se desvía de su finalidad inicial y se presenta de forma especulativa o con el único fin de obtener una compensación económica. Sin embargo, el hecho de que el solicitante pidiera una compensación económica, aunque fuera considerable, no basta para concluir que actuó de manera fraudulenta y especulativa al presentar la solicitud de marca. Esto se debe a que, por ejemplo, teniendo en cuenta todas las circunstancias de un caso concreto, la existencia de una solicitud de compensación económica por la cesión de la marca puede entrar dentro del ámbito de la libertad de mercado. Por lo tanto, para enfrentarse a este supuesto de mala fe, es necesario que intervengan distintos factores de apreciación de la mala fe, relevantes para el caso concreto.

A fin de ilustrar casos en los que se consideró la mala fe por fines especulativos, mencionamos el caso del Tribunal General (T-82/14, 07/07/2016), en el que la demandante (Maquet GmbH) presentó la solicitud de marca de la Unión “LUCEA LED” para productos comprendidos en la clase 10.

La demandante (Copernicus EOOD) registró la marca comunitaria impugnada “LUCEO” reivindicando la prioridad basada en una marca austriaca. La demandante formuló oposición contra la solicitud de EUTM “LUCEA LED” y la demandante interpuso una acción de nulidad contra la EUTM “LUCEO”, basada en la mala fe. El Tribunal General confirmó que la demandante siguió una estrategia de solicitud ilegal consistente en encadenar sucesivamente solicitudes de registro de marcas nacionales.

El Tribunal General consideró, entre otras cosas, que el encadenamiento de solicitudes de registro de las marcas alemana y austriaca “LUCEO” tenía por objeto conceder una posición de bloqueo a la demandante durante un período superior al período de reflexión de seis meses (para reivindicar la prioridad de una solicitud de EUTM) y al período de gracia de cinco años.

El solicitante utilizó esta posición de bloqueo para oponerse a las solicitudes de marcas idénticas/similares, reivindicando la prioridad de sus marcas anteriores “LUCEO” y solicitó una compensación económica sólo después de que el solicitante se pusiera en contacto con él. Esta estrategia de presentación se consideró incompatible con los objetivos del REMC y se calificó de abuso de derecho, ya que las solicitudes de marca se desviaron de su finalidad inicial y se presentaron de forma especulativa o únicamente con vistas a obtener una compensación económica.

Tras haber comentado lo anterior la pregunta es clara: ¿Cómo evito que me anulen la marca por mala fe o cómo evito que terceros soliciten de mala fe registro en contra de mis derechos marcarios?

La mejor forma, sin duda, sería contando con el asesoramiento de un abogado experto en propiedad industrial. Aunque parece obvia la respuesta, la realidad es que, cuando tratamos registros de mala fe, son asuntos altamente complejos dado que, como hemos visto, la mala fe no se encuentra definida en la ley y son los propios Tribunales los que nos van indicando las pautas a seguir. No obstante, dado que la casuística en la mala fe es ilimitada, e incluso puede no circunscribirse a las conductas que hemos analizado y que cada caso es distinto, teniendo sus propias particularidades, se hace totalmente recomendable contar con un profesional en la materia, para así poder evitar situaciones en las que nos anulen la marca de mala fe o que terceros de mala fe consigan el registro atentando a nuestros derechos y sea necesario comenzar un procedimiento de nulidad largo y costoso.