10 julio 2025
En diciembre de 1992, la Oficina Europea de Patentes publicaba la decisión G 1/92, que llegaba a la siguiente conclusión: «La composición química de un producto forma parte del estado de la técnica cuando el producto como tal está a disposición del público y puede ser analizado y reproducido por el experto, independientemente de que puedan identificarse razones particulares para analizar la composición».
De este modo, la respuesta de G 1/92 dio lugar a dos cuestiones jurídicas distintas: confirmó que las propiedades de los productos pertenecen al estado de la técnica, incluso sin que exista una motivación específica para analizar una propiedad, pero, además, se interpretó en cierta jurisprudencia que un producto comercializado debe ser reproducible para ser considerado parte del estado de la técnica. Asimismo, estableció que los mismos requisitos se aplican a cualquier tipo de divulgación: «Cabe señalar asimismo que el artículo 54, apartado 2, del CPE no establece ninguna distinción entre los diferentes medios por los que se pone a disposición del público cualquier información. Por lo tanto, la información derivada de un uso se rige, en principio, por las mismas condiciones que la información divulgada mediante descripción oral o escrita».
La nueva decisión G 1/23 aclara que la disponibilidad pública, y no la reproducibilidad técnica, es el factor clave para determinar si algo puede considerarse estado de la técnica. En esencia, defiende la idea de que un producto comercializado no puede excluirse del estado de la técnica simplemente porque su composición esté oculta. Esto supone un cambio de paradigma en la evaluación de la novedad y actividad inventiva, ya que la jurisprudencia anterior había interpretado la decisión G 1/92 de manera que establecía el requisito de que un producto comercializado debe ser reproducible para ser considerado parte del estado de la técnica, algo que, en realidad, la citada decisión nunca había especificado de esta manera.
Así, en el caso que nos ocupa (G 1/23), el recurso se dirigía contra la resolución de la División de Oposición, que desestimó la oposición contra la patente europea EP2626911. La División consideró que el objeto de la reivindicación 1, relativo a un material encapsulante para células solares, implicaba una actividad inventiva. El estado de la técnica más próximo era el producto comercializado «ENGAGE® 8400». Ciertas propiedades de ENGAGE® 8400 fueron demostradas por varios documentos técnicos. El producto ENGAGE® 8400 es un polímero complejo. Ambas partes aceptaban como hecho probado que el método para fabricarlo exactamente no era de dominio público. La reproducción exacta de un polímero complejo no es un ejercicio sencillo, incluso si el material —es decir, el propio producto final— está a disposición del experto para su análisis. El oponente alegó que el experto podría fabricar un producto suficientemente similar a ENGAGE® 8400. La propietaria, que el producto ENGAGE® 8400 simplemente no formaba parte del estado de la técnica porque no podía reproducirse con exactitud.
En una parte de la decisión que destaca por su claridad y contundencia, la Cámara apunta: cualquier competidor del fabricante de ENGAGE® 8400 examinará detenidamente el polímero e intentará analizarlo desde todos los aspectos posibles. Cualquier proposición de que el producto como tal no existe para el experto —en el sentido de cualquier experto— y, por lo tanto, también es irrelevante para cualquier solución técnica, es claramente descabellada y totalmente inverosímil, contradiciendo manifiestamente hechos notorios. Así pues, el producto legalmente no existente, pero por lo demás disponible comercialmente, que incluso se presenta deliberadamente a la atención de los expertos, solo puede considerarse como una ficción jurídica. Las ficciones jurídicas que anulan los hechos existen en el derecho, incluido el derecho de patentes, pero normalmente deberían estar explícitamente recogidas en la ley. Estas consideraciones dictan por sí solas que la ficción de la exclusión del producto del estado de la técnica debe tratarse con serias reservas.
La Cámara, por tanto, concluye que la interpretación correcta de la decisión G 1/92 es que la composición química de un producto forma parte del estado de la técnica cuando el producto como tal está disponible para el público y puede ser analizado por el experto, independientemente de que puedan identificarse o no razones particulares para analizar la composición. Es decir, no incluye el requisito de que la composición tenga que ser reproducible. Una decisión a tener muy en cuenta en el caso de oposiciones a patentes cuando el estado de la técnica incluye productos que están en el mercado de manera comercial, pues, aunque la “receta” exacta del producto sea desconocida e irreproducible, se considera estado de la técnica. La evaluación de la novedad o actividad inventiva de otros productos en vista de aquel ya en circulación deberá hacerse, eso sí, caso por caso.
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