Tengo mi marca registrada. No tengo que hacer nada más, ¿verdad? Guía para gestionar una marca

10 junio 2021

El registro de la marca es el punto de partida, pero no el final del trayecto. Guía para la gestión activa de la cartera de marcas: cómo adecuar la protección registral a la realidad del mercado.

10 junio 2021

Con la marca ya registrada, ¿tengo que hacer algo más? Esta es la pregunta que en muchas ocasiones se formulan las personas que tienen la responsabilidad de gestionar una marca, ya sea una persona física, una PYME o una gran corporación. Ya sea el departamento jurídico, el financiero, el de marketing o la propia dirección de la empresa. La pregunta, con ciertas variantes, suele ser siempre la misma.

Ya he conseguido el registro de la marca. Perfecto, una cosa tachada de la lista de “to do”, una cosa hecha. Pero con el registro de la marca no termina su gestión, sino que más bien, al contrario, empieza una relación a largo plazo con ese distintivo, con ese signo que identifica productos y servicios diferenciándolos del resto de productos y servicios que concurren en el mercado.

El registro de la marca es el punto de partida, pero no es el final del trayecto. Las personas con la responsabilidad de gestionar marcas en una empresa, organismo o institución deben contemplar a la marca como un elemento dinámico y, por lo tanto, deben tener la capacidad de adecuar la protección registral de este intangible con la realidad del mercado.

A continuación, expondremos algunas recomendaciones que conviene tener presentes en la gestión de una cartera de marcas.

1. Las marcas son dinámicas

Los signos distintivos no son estáticos. Como una manifestación más de la realidad empresarial, las marcas son elementos vivos que nacen y evolucionan con los años. La realidad de las marcas nos muestra que van cambiando con el tiempo. Se modifican los logos, se añaden elementos adicionales a la denominación principal, se plasman en nuevos soportes (algunos de ellos desconocidos unos años atrás) y se proyectan hacia el consumidor en canales cada vez más dinámicos, variados e interactivos.

Esa realidad motiva realizar algunas reflexiones en relación con una serie de aspectos y, muy posiblemente, a tomar decisiones en la gestión activa de los portafolios de marcas.

2. Actualización de las marcas

Fruto del dinamismo de las marcas al que nos referíamos anteriormente es preciso tener en mente que la evolución de las marcas puede requerir actualizaciones en cuanto a su protección registral.

Es conveniente analizar los cambios que se producen en las representaciones gráficas de las marcas para que estén, no solo protegidas, sino bien protegidas, adecuando su protección registral al uso efectivo que se realiza de las mismas.

En ocasiones se actualizan las representaciones gráficas de las marcas, por lo que es muy recomendable que el equipo que gestiona las marcas en una empresa analice si la modificación que sufre el logo se considera de tal entidad que justifique un nuevo registro de la marca. Los reestylings en ocasiones son de matiz (por lo que no es necesario proceder con un nuevo registro de marca) pero en otras ocasiones son de tal entidad que suponen una notable transformación de la imagen inicial y, por ende, para no incurrir en el riesgo de que a futuro un tercero pueda instar la caducidad de la marca al ser utilizada en un modo distinto al que fue originariamente registrada, es recomendable proceder con una nueva solicitud de registro en su nueva representación gráfica.

En este sentido, además, conviene tener en mente que la actual legislación de las marcas a nivel europeo permite registrar nuevas modalidades de marcas.

A las tradicionales marcas denominativas, figurativas o gráficas, se han añadido nuevas modalidades de protección que el gestor de las marcas debe considerar a la hora de tomar la decisión:

  • Marcas sonoras.
  • Marcas de posición.
  • Marcas de patrón.
  • Marcas de movimiento.
  • Marcas en holograma.
  • Marcas de color.
  • Marcas multimedia.

Estas nuevas posibilidades de registro permiten, sobre todo, reforzar la protección que en marcas se otorgaban a las marcas simplemente denominativas, figurativas o gráficas. Conviene que el responsable de la gestión de la cartera de marcas de una compañía las conozca para valorar la conveniencia de su registro en alguna de estas nuevas modalidades de protección.

3.- Productos y servicios

Las marcas son dinámicas también en su materialización en los productos y servicios que identifican. Los tiempos cambian, las nuevas tecnologías evolucionan y no podemos encasillar el registro de nuestras marcas en las “clases tradicionales”.

Pongamos algunos ejemplos.

  • En el sector publicaciones, lo “tradicional” era tener las marcas protegidas en clase 16. Actualmente, la realidad tecnológica hace que no solo leamos publicaciones en papel, sino a través de dispositivos electrónicos. Por lo tanto, la evolución de ese concreto sector justifica que las marcas de publicaciones se registren también en clase 9 (para publicaciones descargables) y en clase 41 (para publicaciones accesibles en línea pero no descargables).
  • Otro ejemplo lo encontramos en el sector bodeguero. Tradicionalmente, las bodegas registraban sus marcas en clase 33 para sus productos. Sin embargo, actualmente cada vez es más frecuente que alguna de sus gamas de productos sea de bebidas sin alcohol, porque el consumidor así lo reclama, por lo que se hace necesario el registro complementario de la marca en la correspondiente clase 32.

También es habitual que las bodegas ofrezcan a sus clientes experiencias relacionadas con el vino, por lo que se hace necesario reforzar la protección de la marca en enoturismo (clase 39), catas de vino (clase 41) o en hospedaje y restauración (clase 43).

La fuerza de la marca, o en otros términos el valor de la marca se proyecta hacia nuevas actividades, productos y servicios que conviene registrar de manera adecuada.

4. Ámbito territorial

Debe existir una coherencia en su protección territorial. Una consonancia entre los “mercados en los que el producto tiene presencia” y los territorios en los que tenemos la marca registrada.

Si nuestra compañía tiene su marca registrada solo a nivel europeo pero los productos están siendo exportados a países de LATAM es evidente que existe una discordancia. Es preciso analizar los países en los que se vende el producto y los países en los que dispongo de marca. Además, ese análisis debe guardar relación también con las clases del Nomenclátor Internacional de Niza. Si el titular dispone de su marca registrada en clase 33 para identificar bebidas alcohólicas en ese país, pero la realidad muestra que también se venden con la marca productos de la clase 32 (bebidas no alcohólicas) es imprescindible adecuar la realidad del mercado con la protección registral. Ese registro complementario en esa clase adicional nos permitirá disfrutar de derechos de exclusiva también para esa categoría de productos.

A continuación, hablaremos de la protección de marca online, pero en este punto conviene también reflexionar sobre la posibilidad y conveniencia de adecuar la protección territorial de la marca en el exterior a su correspondiente protección de los nombres de dominio territoriales.

Desde una perspectiva de marca global – entendida como intangible que se proyecta a las manifestaciones tradicionales de marca (productos y servicios) como a la marca online (nombres de dominio) – lo recomendable es disponer de dominios territoriales en aquellos países en los que también disponemos de marcas.

5. Proteger la marca online

La gestión activa de la cartera de marcas implica abordar también su protección desde su dimensión virtual o telemática. La marca ya no solo se plasma en productos y servicios, también se manifiesta en nombres de dominio, en aplicaciones informáticas, en portales de venta, en e-commerce…
Por lo tanto, conviene proteger la marca para aplicaciones informáticas (clases 9 y 38), servicios de venta por e-commerce (clase 35), prestación de servicios en línea y registrar la marca como nombre de dominio.

Al respecto de los nombres de dominio, también es preciso reflexionar sobre la necesidad, oportunidad o conveniencia de registrarlos como nombres de dominio genéricos (.com, .net. .org…), como nombres de dominio territoriales (.es, .it, .fr…) o en alguno de los nuevos GTLD’s que han aparecido en los últimos años (.online, .shop. .fashion, .beauty, .blog, .fotos, .app, .wine, .store, .insurance…). También conviene analizar la viabilidad de registrarlos como dominios multilingües (o IDN’s) que son aquellos que contienen tildes, diéresis o caracteres no incluidos en los caracteres del alfabeto inglés.

6. Vigilancia de la marca

La gestión de una cartera de marcas también implica estar atento a la aparición de marcas idénticas o similares para los mismos o similares productos o servicios. Tradicionalmente, los equipos de gestión de marcas de las compañías únicamente prestaban atención a las nuevas solicitudes de registro de marcas que se van publicando en los Boletines de las diversas oficinas de IP para plantearse la posibilidad de formular oposición registral contra su registro. Sin embargo, esa vigilancia simplemente registral deviene incompleta (y posiblemente ineficaz) si no va acompañada de una monitorización del entorno online. La monitorización de los nombres de dominio se hace imprescindible. Además, el entorno online también nos ofrece la posibilidad de adquirir productos o contratar servicios a través de apps, páginas webs y mercados online. Por ello, la defensa proactiva de las marcas en esos entornos requiere disponer de herramientas para monitorizar, identificar, detectar y, si conviene, eliminar usos infractores de nuestras marcas. Las herramientas online permiten recopilar y sistematizar una ingente cantidad de información (inabarcable de manera manual) que es necesaria para la toma de decisión en las acciones de defensa de la marca.

7. Uso de la marca

Si antes decíamos que no es suficiente con tener la marca registrada, sino que es preciso tenerla bien registrada, ahora los gestores de marcas de las compañías se enfrentan a un reto mayor en lo referente a la acreditación del uso de la marca.

La legislación europea de marcas siempre ha impuesto al titular de la misma la obligación de utilizarla. Lo que es novedoso es que en cada vez más jurisdicciones (por ejemplo en la EUIPO o en España) contemplen diversas situaciones extrajudiciales en las que el titular de la marca que esté registrada desde hace más de cinco años deba acreditar su uso efectivo. Nos referimos, en este caso, a la obligación de acreditar el uso de la marca en procedimientos administrativos de oposición.

Esta realidad, que se corresponde con un mecanismo de defensa del solicitante de una nueva marca que recibe la oposición de una marca anterior, conlleva que las compañías deben no solo usar la marca de manera efectiva sino estar en disposición de acreditar que así ha sido. Los gestores de marcas de las compañías deben disponer de una sistemática en la recopilación de pruebas de uso de sus marcas que les permitan, en cualquier momento, acreditar que sus marcas han sido efectivamente utilizadas en el mercado. Representa, a la postre, una proyección de la gestión activa de las marcas, en línea con el dinamismo del que veníamos hablando.

Todas estas pautas y recomendaciones que hemos ido comentando a lo largo de este artículo nos demuestran que el registro de la marca es el punto de partida, pero no es el final del trayecto. Las personas con la responsabilidad de gestionar marcas en una empresa, organismo o institución deben contemplar a la marca como un elemento dinámico y, por lo tanto, deben tener la capacidad de adecuar la protección registral de este intangible con la realidad del mercado.

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Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo

Abogado.Director de la Oficina de Barcelona.Director de la Asesoría Jurídica de Barcelona.

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