¿Realmente necesitan las empresas hacer un informe de libertad de operación antes de comercializar sus productos para evitar riesgos de infringir patentes de terceros? Respondamos esta cuestión, precisamente, formulando más preguntas que nos ayuden a encuadrar el tema: ¿Qué es un informe de libertad de operación?, ¿por qué es necesario realizarlo?,¿cómo se realiza?, ¿cuándo conviene hacerlo?, ¿compensa económicamente realizar un informe de libertad de operación o se puede obviar?
¿Qué es un informe de libertad de operación y para qué sirve?
Un informe de libertad de operación tiene como objeto localizar y analizar posibles patentes vigentes en un ámbito geográfico determinado, que puedan suponer un riesgo de infracción para la fabricación y/o comercialización del objeto del informe. Con esto tipo de informe se cuantifica y se puede gestionar riesgos futuros de infracción de patentes.
¿Por qué es necesario realizar un informe de libertad de operación? ¿Para qué empresas es aconsejable?
Parece claro que las grandes corporaciones se juegan mucho en caso de sacar al mercado productos protegidos por patentes de terceros. El último caso conocido es el de Moderna, que se podría enfrentar a una demanda por infracción de patente sobre su vacuna COVID-19 respecto a unas patentes pertenecientes a Arbutus Biopharma Corp.
Pero no sólo es clave para las grandes empresas un informe de libertad de operación antes de sacar sus productos al mercado, sino también para las start-ups. Conocer las patentes existentes en el área técnica de la empresa permite disminuir el riesgo de futuros problemas y aumenta el éxito del proyecto. De hecho, las empresas pequeñas son especialmente vulnerables, ya que podrían ser demandadas por empresas con más recursos financieros y poder en la industria. En cambio, si se realiza un informe de libertad de operación y se localizan patentes que pudieran impedir la fabricación o comercialización del desarrollo de una empresa, se puede afrontar a tiempo dicho problema. Por ejemplo, se puede pensar en adquirir una licencia, negociando con el propietario de la patente; otra opción sería modificar el producto de manera que quedara fuera del ámbito de protección de la patente; o existe la posibilidad de estudiar si la patente que impide la fabricación o comercialización es válida.
¿Cómo y cuándo debe hacerse un informe de libertad de operación?
El informe debe comenzar con una búsqueda en base de patentes, preferentemente especializada en el área técnica particular, limitando al área geográfica de interés, y a solicitudes o patentes en vigor. Si se localizan patentes en vigor que puedan bloquear la futura comercialización o fabricación, es necesario analizar el ámbito de las reivindicaciones y determinar si el objeto del estudio cae dentro de las mismas. Estos informes nunca pueden reducir el riesgo al 100%, pero sí disminuyen mucho el posible riesgo de infracción.
Los estudios de libertad de operación pueden ser costosos, por ello es importante saber cuándo realizarlo. Es interesante realizar un informe antes de realizar los gastos de investigación o desarrollo, verificarlos en los puntos clave del desarrollo y también siempre que cambien parámetros del desarrollo. Es preciso realizar un seguimiento de las patentes relevantes y actualizar su estado, así como actualizar la búsqueda cada cierto tiempo. Los productos o servicios que requieren una inversión significativa en relación con el presupuesto total de I + D de la empresa deben recibir una prioridad más alta y más temprana, de modo que los resultados del informe de libertad de operación puedan usarse para minimizar los costos o dar tiempo para diseñar en torno a las patentes identificadas. Para los productos que requieren menos inversión, el análisis de libertad de operación puede aplazarse hasta más cerca del final del proyecto, pero aun así debe realizarse antes del lanzamiento.
Un informe de libertad de operación se debería realizar para evitar gastos mayores, costes de una posible defensa por un litigio de infracción, pérdida de los costes del desarrollo o gastos en regalías. Será tanto más importante hacerlo cuanto mayor sea el valor del producto y la cantidad de inversión. Es más probable que los productos con un margen o un volumen altos de venta den lugar a indemnizaciones por daños elevados si se lleva a juicio un caso de infracción de patente. Por lo tanto, valdrá la pena que las empresas antes de lanzar sus productos al mercado realicen un informe de libertad de operación.
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