Infracción de marcas en el Metaverso: nuevo contexto, pero aplicación de los mismos principios

17 mayo 2024

Si bien el hit del Metaverso ha perdido tracción en el último año, superado claramente por los avances en la Inteligencia Artificial Generativa, algunos casos de infracciones de derechos de propiedad industrial en el Metaverso se han judicializado.

Lógicamente, el ritmo de los avances tecnológicos no es el mismo que los ritmos y tiempos judiciales, problemática que afecta no solamente a España sino a otras jurisdicciones, en las que los litigios tardan años en resolverse. Por esa razón, estamos empezando ahora a conocer algunos casos de infracciones de derechos de propiedad industrial que tuvieron entrada en los Tribunales en los años 2022 y 2023, pero que todavía no se han resuelto en firme.

Es temprano para obtener conclusiones generales al respecto, pero de los primeros pronunciamientos judiciales en España sobre esta cuestión, pueden comenzar a obtenerse algunas conclusiones, por el momento preliminares, pero ya indicativas de cuál podría ser la dinámica tanto en la formación de la opinión jurídica como en su resolución.

En este artículo trataremos sobre el Auto de Medidas Cautelares dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (actuando como Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea) en el procedimiento cautelar sobre la posible infracción de las marcas UTTOPION. Esta resolución judicial, dictada el 13 de julio de 2023, resolvía sobre la petición de medidas cautelares a instancias de UTTOPION, S.L. contra las sociedades GLOBAL POLGAR, S.L. EGONFT, S.L. y EGONFT INC.

El procedimiento principal del que dimanan estas medidas cautelares está todavía pendiente de resolución, fruto de la carga de trabajo del Tribunal y de los diferentes ritmos a los que nos referíamos anteriormente.

A los efectos del presente artículo, la relación sucinta de hechos se resume del siguiente modo:

• La parte actora, UTTOPION, S.L., es titular de la Marca de la Unión Europea 018634327 “UTTOPION” (figurativa) y de la Marca de la Unión Europea 018794956 “UTTOPIAN” (denominativa); ambas concedidas y en vigor.
• La parte demandada habría venido utilizando los signos “UTOPIA”, “UTOPIA AVATARS” y “UTOPIA”.
• Estos signos (los de la actora y los de la parte demandada) se habrían utilizado en relación con productos y servicios ofrecidos en el Metaverso.
• La demandada habría creado su propia plataforma de Metaverso que se identificaba con la denominación UTOPIA, a la que se podía acceder mediante el nombre de dominio “utopía.io”. En esta web se ofrecía la posibilidad de adquirir una colección de NFT bajo el nombre “UTOPIA AVATARS”, por lo que se utilizaba la marca “UTOPIA” junto al vocablo AVATARS.

El alcance de la protección del que dispone el titular de la marca también se proyecta al Metaverso.

La metodología jurídica seguida por el Juzgado Mercantil nº 1 de Alicante para el análisis del caso y la toma de decisión no difiere, en esencia, del que habría seguido en el entorno del mundo físico, todo y que en el presente caso la posible infracción se hubiera producido en el mundo digital del metaverso (o metaversos, como muy bien señala la resolución del Juzgado).

En este sentido, el Fundamento de Derecho Tercero del Auto dictado considera, como no puede ser de otro modo, que el ius prohibendi del titular de una marca europea permite prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico jurídico de cualquier signo idéntico que identifique los mismos productos o servicios, así como cualquier signo similar que identifique idénticos o similares productos o servicios, si existe un riesgo de confusión por parte del público. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

A tal respecto, la resolución enfatiza que el fundamento de la anterior prohibición es garantizar la protección al titular de derechos marcarios que pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de las de otras, y la protección de los consumidores que comparan las marcas existentes en el mercado con solicitudes posteriores, con el fin de evitar el riesgo de confusión.

Podemos afirmar, por lo tanto, que el alcance de la protección del que dispone el titular de la marca registrada tiene una virtualidad plena, con independencia del medio (natural o digital) en el que se produzca la infracción, ya que una de las funciones esenciales de la marca es la función indicadora del origen de los productos o servicios.

En este Auto, el Tribunal efectúa el juicio de confusión del artículo 9.1. b) del Reglamento de Marcas de la Unión Europea, en relación con el artículo 8.1. b) del mismo cuerpo legal, refiriéndose expresamente a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Civil, del 18 de enero de 2017 (asunto Badtoro) que recogía la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así, la conclusión que alzaba el Tribunal es que la determinación concreta del riesgo de confusión marcaria debe efectuarse:

• En consideración a la impresión de conjunto de los signos en conflicto producida en el consumidor medio de esa categoría de productos/servicios.
• En consideración a que el parámetro del consumidor medio debe contemplarse como el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
• En consideración al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual existente entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta cuales son los elementos dominantes de las marcas enfrentadas.
• Sin olvidar que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.
• Contemplando, a mayor abundamiento, que el nivel de atención del consumidor puede variar en función de la categoría de productos o servicios que contempla.

El Auto analizado incluye algunos pasajes muy relevantes para la contextualización del caso. Señala, por ejemplo, que

i) Sin perjuicio de la posible conceptualización del metaverso como un espacio único, realmente no podemos hablar de un único Metaverso.

ii) El término “Metaverso” viene a definir realidades que, hasta este momento, palabras como “realidad aumentada” o “realidad virtual” no eran capaces de definir con precisión por tratarse de nuevas realidades.

iii) Los metaversos existen, pero se encuentran en construcción, desarrollo y evolución, porque la propia palabra “Metaverso” puede ofrecer distintos significados. Por ejemplo, puede referirse al mundo virtual tridimensional, así como a las experiencias multidimensionales de uso y aplicación de internet en su conjunto, lo que implica abarcar también tecnologías propias de la web 2.0 y no tanto de la web 3.0.

En la propia fundamentación jurídica del Auto que resuelve estas medidas cautelares, el Tribunal (párrafo 49 del Fundamento de Derecho Tercero) contempla que nos encontramos en los estadios iniciales de la web 3.0 y del Metaverso, sin que se haya alcanzado la madurez de los mismos. Precisamente esta nueva realidad puede suponer un importante cambio cualitativo respecto del mundo real que conocemos. Por ello, continúa el Auto, es importante asegurar y garantizar los derechos concedidos por las marcas, dada la importante competencia que puede existir.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal llega a la conclusión (en sede cautelar, eso sí) de que los signos empleados por la demandada pueden menoscabar las funciones de las marcas de UTTOPION, S.L., al existir semejanza entre los signos y plena identidad entre los productos y servicios, pudiendo generar confusión en el consumidor medio.

Atendiendo a estas consideraciones, el Tribunal resuelve la estimación de las medidas cautelares solicitadas que se concretan en:

1. Ordenar el cese en el uso de los signos “UTOPIA”, “UTOPIA AVATARS” y “UTOPIAN” en el conjunto del territorio de la Unión Europea.
2. Ordenar la retirada inmediata de la colección de NFT “UTOPIA AVATARS” en el conjunto del territorio de la Unión Europea.
3. Ordenar la adopción de las medidas técnicas necesarias para que la página web https://utopia.io no sea accesible en el conjunto del territorio de la Unión Europea.

Indicar, a modo de curiosidad, que en el momento de redactar el presente artículo la web https://utopia.io no está accesible y que este nombre de dominio se ofrece a la venta en el portal Dan.com por 149.000$.

Por último, pero no por ello menos importante, destacar que, en nuestra opinión, la resolución dictada por el Juzgado refuerza la recomendación de registrar las marcas en aquellas clases conformes con la nueva realidad digital que implica el Metaverso. Así, el párrafo 60 del Auto enfatiza el hecho de que la marca UTTOPIAN se encuentra específicamente registrada en clase 9 para archivos digitales descargables autenticados por tokens no fungibles (NFT) y, en la clase 35, para servicios de venta minorista en línea de activos no fungibles.

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