Inscribir la copropiedad de derechos de propiedad industrial es fundamental

30 octubre 2020

La inscripción de la copropiedad de un derecho de propiedad industrial es lo único que habilita al copropietario a hacer valer sus derechos.

30 octubre 2020

En ocasiones, la propiedad de un registro de propiedad industrial se comparte entre varias personas -físicas o jurídicas- como puedan ser socios, cónyuges, herederos o comuneros por cualquier otra causa, con independencia de que lo puedan explotar en el mercado directamente y/o por mediación de terceros licenciatarios.

Ya enfatizó nuestro anterior artículo que legalmente sólo el titular registral de cualquier modalidad de propiedad industrial -patentes, marcas, modelos de utilidad o diseños industriales– está facultado para ejercitar las acciones civiles y/o penales dimanantes de su título, que figure debidamente inscrito ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

1.- Marco legal

Tanto la patente como la solicitud de patente son derechos de propiedad industrial que pueden ser objeto de cualquier negocio jurídico, tales como cesión, licencia, hipoteca o embargo.

La actual Ley 24/2015 de Patentes (LP), vigente desde el 1 de abril de 2017, centra su modesta regulación de la copropiedad a su artículo 80, que prima los pactos lícitos entre las partes y supletoriamente se remite al Código Civil:

“1.- Cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida pertenezcan pro indiviso a varias personas, la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas del derecho común sobre la comunidad de bienes.

2.- Sin embargo, cada uno de los partícipes por sí solo podrá:

a. Disponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto. El plazo para el ejercicio del derecho de tanteo será de dos meses, contados a partir desde el envío de la notificación, y el del retracto, de un mes a partir de la inscripción de la cesión en el Registro de Patentes.

b. Explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares.

c. Realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o de la patente.

d. Ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente común. El partícipe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los demás comuneros la acción emprendida, a fin de que éstos puedan sumarse a la acción.

3.- La concesión de licencia a un tercero para explotar la invención deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para otorgar la concesión mencionada.”

Todo cuanto no regulen los pactos lícitos de las partes ni el antedicho precepto de la LP, supletoriamente es aplicable el régimen que regula el Código Civil a sus artículos 392 y siguientes al delimitar los derechos, obligaciones y responsabilidades de los copropietarios.

En todo caso la LP dispone a su artículo 79:

1) … la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos o negocios jurídicos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes. Reglamentariamente se establecerá la forma y documentación necesaria para dichas inscripciones.

2) No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro de Patentes. Tampoco podrá mencionar en sus productos una solicitud de patente o una patente quien no tenga inscrito un derecho suficiente para hacer esa mención. Los actos realizados con infracción de lo dispuesto en este apartado serán sancionados como actos de competencia desleal.
Este precepto medular de la LP resulta aplicable en materia de marcas en virtud de su Disposición final tercera, al prever que las normas procesales de patentes “serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos de la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza”.

Así la Ley 17/2001 de Marcas (LM) establece a su artículo 46.3 que “los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior (comprendiendo la transmisión y la licencia de marcas) sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas”.

En desarrollo de tales preceptos los Reglamentos para la ejecución de la LP y la LM -respectivamente aprobados por RD 316/2017 y RD 687/2002- regulan los procedimientos que la OEPM aplica para calificar la legalidad, validez y eficacia de los actos que inscriba a partir de documento público que acredite el pago de los tributos que procedan, y en su caso su inscripción en el Registro correspondiente (en especial alusión al Registro de Hipotecas Mobiliarias que desde la Ley de 1954 canaliza la inscripción de cargas, hipotecas, embargos y otros gravámenes).

En este sentido, abunda el artículo 59.2 de la Ley del Diseño Industrial (LDI), al disponer que cualesquiera actos jurídicos sobre su propiedad registral “deberán constar por escrito para ser válidos, y sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Diseños”, al tiempo que los arts. 53 y 55 LDI reconocen el derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios sufridos por la infracción al “titular del diseño registrado”.

En consecuencia, a la luz de la actual legislación, para que alguien pueda ejercitar frente a terceros derechos de exclusiva dimanantes de un derecho de propiedad industrial debe ser su titular registral y, en su caso, un licenciatario debidamente inscrito ante la OEPM.

2.- Marco jurisprudencial

Como ya desarrolló nuestro anterior artículo sobre licencias extrarregistrales, la creciente inercia jurisprudencial -que consagra la LP en un régimen aplicable a marcas, patentes, modelos y diseños- niega legitimación a cualquier persona física o jurídica que no tenga inscrito el registro a su nombre para ejercitar acciones de exclusiva.

Así se refrenda por el Código Civil y su desarrollo jurisprudencial a la luz del principio de publicidad registral.

3.- Conclusión

En resumen, en supuestos de copropiedad sólo los titulares inscritos garantizan su derecho a hacer valer judicialmente sus títulos de propiedad industrial.

Cada vez con más frecuencia se considera que los titulares inscritos son los únicos legitimados para reclamar indemnizaciones de daños y perjuicios, así como para solicitar la adopción de medidas cautelares.

Por tanto, en vista de la normativa aplicable en la materia, la inscripción registral -sin llegar a ser imperativa como en el caso de licencias extrarregistrales- por nuestra experiencia resulta MUY CONVENIENTE en los supuestos de copropiedad.

De nuevo la Asesoría Jurídica de H&A queda a su disposición para aclarar y ampliar cualquier particular, y en su caso brindar el asesoramiento y los contratos que puedan proceder en cada caso según las circunstancias.

BREXIT Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Garantizamos la protección y seguridad de las marcas y patentes afectadas por el Brexit.

Juan Casulá

Juan Casulá

Responsable del área de Contratación y Defensa de la Competencia. Abogado. Departamento Patentes.

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