La duda del titular de patente ¿Solicitar protección en la EPO solamente o en la OEPM y en la EPO?

Es la gran duda a la que se enfrenta todo aquel que se plantea solicitar una patente: ¿Es preferible pedir protección únicamente en la Oficina de Patentes Europea (EPO) o también hacerlo en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)? En este artículo descubriremos que la vía directa de solicitar una patente europea que no invoque prioridad de una solicitud española no parece más “peligrosa” y puede ahorrar tiempo y costes de tramitación.

En número de solicitudes de origen español ante la Oficina de Patentes Europea (EPO) ha aumentado en el 2018 en un 6.3% según datos oficiales. Esto no implica que el número de invenciones desarrolladas en España haya aumentado en el mismo porcentaje, ya que el número de solicitudes presentadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha disminuido, de 2286 presentadas en el 2017 a 1578 en 2018, según la propia oficina.

Una de las razones que podrían explicar este aparente trasvase de solicitudes de la oficina española a la europea es la entrada en vigor en el 2017 de la Ley 24/2015 de patentes, que introduce el examen sustantivo en la Oficina Española de Patentes y Marcas de manera obligatoria, como ya lo era ante la Oficina de Patentes Europea.

¿Qué hacer pues ahora que en España se han dejado de conceder patentes automáticamente con solo un informe de búsqueda de antecedentes y sin el examen sustantivo?

Evidentemente, solicitar una patente europea en lugar de un modelo de utilidad o una patente española debe ser sometido antes que nada a consideración en vista del ámbito territorial que se desea proteger y la materia sobre la que versa la invención, teniendo en cuenta siempre también otras posibles figuras de propiedad industrial como el diseño industrial y siempre estudiando caso por caso las necesidades del cliente. Pero la solicitud de patente directa ante la Oficina de Patentes Europea sin reivindicar una prioridad anterior española es evidentemente una opción, ya que, aunque las tasas por búsqueda y examen de esta oficina son más elevadas que las de la oficina española, las patentes europeas pueden validarse en más países. Partiendo además de que en la Oficina Española de Patentes y Marcas no existe la posibilidad de someter el dictamen del examinador a una segunda instancia totalmente independiente, solicitar ante la Oficina de Patentes Europea es una opción que da más oportunidades de ser escuchado.

Se apunta en distintos medios que esta estrategia de seguir solo la vía europea sin comenzar por una solicitud prioritaria española podría ser perjudicial, pues deja al solicitante con una única vía de acción y con menos probabilidades de obtener una patente que si la prioritaria española y la ulterior solicitud europea se tramitan en paralelo en sus oficinas correspondientes. Esta afirmación sin embargo resulta cuanto menos cuestionable por lo siguiente:
Entre las posibles objeciones que se puede encontrar un solicitante durante la fase de examen están las de insuficiencia descriptiva y falta de claridad. Estas objeciones están directamente relacionadas con la terminología usada en la redacción y lo que el solicitante desea proteger, el efecto técnico que se consigue mediante las características incluidas en las reivindicaciones independientes y en que dicho efecto se consiga en todas las posibles puestas en práctica. Por lo tanto, es de esperar que si una solicitud adolece de falta de claridad o suficiencia descriptiva, este hecho sea revelado tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas como por la Oficina Europea de Patentes de manera independiente. Solicitar en una u otra oficina en este caso no aporta ninguna ventaja.

¿Qué hay de las objeciones a materia no patentable?

Los tests para dilucidar si una materia (por ejemplo una invención implementada en un ordenador) tiene suficiente entidad técnica para poder registrarse como patente son cada vez más similares. En caso de presentarse una objeción relacionada con este punto es primordial contar con una segunda instancia altamente especializada que nos permita hacer una argumentación completa y defender mejor al solicitante si en primera instancia no ha habido éxito.

¿Y las posibles objeciones a la novedad y/o la actividad inventiva de la materia reivindicada?

Para evaluar la novedad de la materia reivindicada se siguen (o se deberían seguir) unos criterios objetivos. Puesto que además las herramientas de búsqueda de las oficinas son compartidas, cabe esperar que el estado de la técnica encontrado por el examinador y su evaluación sean iguales o muy parecidos en ambas oficinas. La actividad inventiva es sin embargo, incluso cuando es estudiada con métodos como el del “problema-solución”, una cuestión más subjetiva y no todos los examinadores la evaluarán de la misma manera.

La afirmación de que la estrategia de seguir solo la vía europea sin solicitud prioritaria española podría ser perjudicial, resulta cuanto menos cuestionable.

¿Es posible entonces que, manteniendo dos solicitudes acerca de la misma materia, una prioritaria en la oficina española y otra ulterior en la europea, tengamos más posibilidades de conseguir una concesión?

En principio sí. ¿Pero qué puede suceder cuando la validez de la patente sea puesta en duda por un tercero? Recordemos que en virtud del Artículo 103 de la Ley de Patentes, la nulidad puede ser invocada a lo largo de toda la vida de la patente (e incluso hasta cinco años después de que ésta caduque). La validez de cualquier patente en España puede ser cuestionada pues en un tribunal. En ese caso, si una patente ha sido concedida por una oficina pero no por la otra, sin duda cualquier agente medianamente avispado usará este argumento y todos los esgrimidos por la oficina que ha denegado para pedir su nulidad.

Ante la denegación de una patente europea por falta de actividad inventiva, es posible sin embargo la conversión a modelo de utilidad (en España y en muchos otros países), algo dispuesto por el legislador en vista de que la altura inventiva requerida para un modelo es menor que para una patente. De esta manera se consigue un título de PI con garantías y no expuesto a un procedimiento de nulidad como hemos visto antes (al menos no a uno tan obvio).

En definitiva, la vía directa de solicitar una patente europea que no invoque prioridad de una solicitud española no parece más “peligrosa” y puede ahorrar tiempo y costes de tramitación, aunque de manera diferida.

Puedes seguir informándote en nuestro artículo: ¿Para qué sirve una patente?