La importancia de inscribir las licencias sobre un derecho de Propiedad Industrial

22 octubre 2020

La inscripción de una licencia concedida sobre un derecho de propiedad industrial es básica para hacerla valer frente a terceros y acreditar el uso y la explotación de tal derecho debidamente.

22 octubre 2020

Con frecuencia, el titular de un registro de propiedad industrial no coincide con la persona -física o jurídica- que realmente lo explota y usa en el mercado.

Legalmente sólo el titular registral de cualquier modalidad de propiedad industrial -patentes, marcas, modelos de utilidad o diseños industriales- está facultado para ejercitar las acciones civiles y/o penales dimanantes de su título, al igual que el licenciatario en los términos que fije su contrato debidamente inscrito ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

1.- Marco legal

Así la actual Ley 24/2015 de Patentes (LP), vigente desde el 1 de abril de 2017, dispone a su artículo 79.2) que mantiene inalterable la normativa anterior:

“… la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos o negocios jurídicos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes.”

Este precepto medular de la LP resulta aplicable a las marcas en virtud de su Disposición final tercera, al prever que las normas procesales de patentes “serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos de la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza”.

Así la Ley 17/2001 de Marcas (LM) a su artículo 46.3 establece que “los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior -comprendiendo la transmisión y la licencia de marcas- sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas”.

En este sentido, el artículo 59.2 de la Ley del Diseño Industrial (LDI) dispone que tales actos jurídicos “… deberán constar por escrito para ser válidos, y sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Diseños”. A mayor abundamiento, los arts. 53 y 55 LDI reconocen al “titular del diseño registrado” el derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios sufridos por la infracción, limitándose el art. 61.2 LDI a permitir que el licenciatario “podrá requerir fehacientemente al titular del diseño para que entable la acción judicial correspondiente” para reclamar dicha indemnización.

En consecuencia, a la luz de la actual legislación, para que alguien pueda ejercitar frente a terceros sus derechos de exclusiva dimanantes de un registro de propiedad industrial tiene obligatoriamente que ser o su titular registral, o un licenciatario con su contrato o documento público debidamente inscrito ante la OEPM. Si no dispone de tal inscripción, el licenciatario se convierte en mero usuario extrarregistral que, por tanto, dependerá en gran medida de la protección jurídica que pueda brindarle el licenciante inscrito.

2.- Marco jurisprudencial

Al respecto, la doctrina de nuestro Tribunal Supremo ya se pronunció al amparo de la previa Ley 11/1986, como proclamó mediante sentencias -entre otras- de 18 de octubre de 1995 y 7 de marzo de 1996:

“Nadie duda que la licencia inscrita produce efectos frente a todos, pero la no inscrita sólo produce efectos «inter partes»; por eso, el licenciatario en exclusiva no inscrito podrá pedir que actúe el titular de la patente, pero no actuar por sí mismo frente a tercero con base en la licencia.”

Mientras aguardamos el desarrollo jurisprudencial fraguado en la actual LP, una decisión crucial para dirimir las vacilaciones de las Audiencias Provinciales en la materia sobrevino con la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2014, declarando en un caso de licencia de modelo inscrito por una multinacional alemana cuya explotación por su filial española no figuraba en ninguna licencia inscrita:

“La relación de matriz-filial de ambas sociedades, y el carácter de distribuidora de la filial, no convierten a esta en licenciataria del modelo, ni en una «titular indirecta» del modelo industrial registrado, ni constituyen una «indirecta propiedad compartida» sobre el mismo.

Otras relaciones jurídicas podrán dar lugar a relaciones más o menos “intensas”, pero no constituyen un negocio de licencia ni otorgan por tanto los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico al licenciatario o al cotitular del registro.”

Por tanto, la creciente inercia jurisprudencial -que consagra la LP en un régimen aplicable a marcas, patentes, modelos y diseños- niega legitimación a una empresa filial de la titular del registro para ejercitar acciones de exclusiva mientras no exista un contrato de licencia inscrito sobre el derecho de propiedad industrial que sea infringido.

En este sentido, la falta de legitimación activa del usuario extrarregistral se ha declarado -entre otras- por sentencias de la Audiencia Provincial Sección 15 de Barcelona en 27 de abril de 2012 en un caso de infracción marcaria, así como por la Audiencia Provincial Sección 28 de Madrid en 1 de diciembre de 2017 en un caso infracción de patente.

En contrapartida, esta exigencia registral se flexibiliza por el Reglamento 2017/1001 de la Marca Europea a sus arts. 25 a 27, en línea con la doctrina europea que representa la STUE en el caso C-163/15, equiparando los derechos de licenciatarios registrales y extrarregistrales. En este sentido, cierta tendencia jurisprudencial previa a la LP que representó la sentencia de la Audiencia Provincial Sección 15 de Barcelona en 12 de junio de 2001. De hecho, el informe que el Grupo Español de la AIPPI acaba de emitir bajo la cuestión Q275 Standing to litigate and effect on remedies propone reformar la LP en aras de su armonización con otras legislaciones. Pero, hoy por hoy, la LP exige la inscripción de las licencias que pretendan hacerse valer judicialmente frente a terceros.

3.- Conclusión

En resumen, el actual régimen legal -más allá de la relación familiar, societaria o de cualquier tipo que pueda existir entre el titular registral de una patente, marca u otro derecho de propiedad industrial y el usuario del mismo- exige la existencia de un contrato de licencia que regule dicha relación y se inscriba en la OEPM para hacerlo valer judicialmente con garantías.

Es cierto que el licenciatario extrarregistral suele intervenir en los procesos de infracción, pero su protección jurídica depende en gran medida de la iniciativa que pueda adoptar el licenciante inscrito, que cada vez con más frecuencia se considera el único legitimado para reclamar indemnizaciones de daños y perjuicios, así como para solicitar medidas cautelares.

Por nuestra experiencia, en vista de la normativa aplicable en la materia, la inscripción registral es IMPERATIVA en supuestos de licencias extrarregistrales.

Como abordará un próximo artículo, análogas conclusiones se pueden predicar de los supuestos de copropiedad, en que los titulares inscritos refuerzan su derecho a hacer valer judicialmente sus títulos de propiedad industrial.

La Asesoría Jurídica de H&A queda a su disposición para aclarar y ampliar cualquier particular y, en su caso, brindar el asesoramiento y los contratos que puedan proceder en cada caso según las circunstancias.

BREXIT Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

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Juan Casulá

Juan Casulá

Responsable del área de Contratación y Defensa de la Competencia. Abogado. Departamento Patentes.

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