La importancia del uso de la marca

5 septiembre 2019

Estudiamos determinados aspectos relativos al uso de una marca en el mercado, ya que una marca conlleva la obligación de un uso efectivo.

5 septiembre 2019

El uso de la marca es una característica intrínseca legal del signo que se usa como tal ya que sirve para “distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas” según la definición de marca establecida en la Ley 17/2001. Y si una marca no se usa, per se no puede distinguir producto alguno de los de otras empresas. El uso es pues una nota básica de la concepción de un signo como marca. Conviene no perder de vista esta circunstancia porque, más allá de la obligación de uso so pena de caducidad del registro que impone la ley, como veremos, un signo que no se usa no es en sentido estricto una marca según la definición legal de la misma.

En principio y con algún matiz, podemos afirmar que, en nuestro ordenamiento, el registro de una marca es constitutivo del derecho a la misma. Pero ese derecho conlleva a su vez determinadas obligaciones.

Una de las principales obligaciones es el deber de usar la marca de manera efectiva. A esta obligación es a la que nos referiremos en este artículo.

El derecho exclusivo al uso de la marca se otorga desde su solicitud, perfeccionándose dicho derecho cuando se produce la concesión firme del registro, aunque es muy frecuente, y un error importante, que las marcas se empiecen a usar incluso antes de la solicitud. La legislación española otorga un periodo de cinco años desde la publicación de la concesión del registro para iniciar el uso de la marca. A partir de ese momento, el uso de la marca se convierte en una obligación y su incumplimiento tiene consecuencias.

Así también ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

“Durante el período de cinco años consecutivo al registro de una marca de la Unión, el titular de ésta puede prohibir a terceros, en el supuesto de que exista un riesgo de confusión, el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar a su marca para todos los productos y servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca haya sido registrada sin tener que demostrar el uso efectivo de dicha marca para esos productos o servicios”(Sentencia de 21 de diciembre de 2016).

Por lo tanto, transcurridos cinco años desde que el registro de la marca sea firme, será necesario usar efectivamente la misma.

Esta es una cuestión de gran relevancia, puesto que las consecuencias de su no utilización, pueden suponer la pérdida de todos los derechos adquiridos con el registro.

Pero además de esta importante consecuencia ya clásica en nuestro derecho, haremos referencia a otros factores estrechamente vinculados con el uso de una marca, así como algunas consecuencias que pueden derivarse de su mala utilización.

En primer lugar, aludiremos a la modificación de la Ley 17/2001 de marcas, mediante real decreto ley 23/2018, por la que se adapta la legislación de nuestro país a lo dispuesto en el artículo 47.2 del Reglamento 1001/2017 de Marcas de la Unión Europea, introduciendo una nueva redacción del artículo 21:

“3. A instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición”.

De esta manera, se otorga un derecho muy valioso al titular de una marca impugnada: el derecho a exigir al titular de la marca prioritaria oponente, que pruebe su uso efectivo, siempre y cuando su registro sea superior a cinco años. Teniendo por lo tanto el oponente obligación de probar la utilización efectiva de la misma.

Los motivos por los que la prueba de uso ha sido regulada en nuestra normativa nacional, van más allá de armonizar nuestra propia legislación con la comunitaria. Se pretende evitar de esta manera, numerosos conflictos entre marcas y evitar la monopolización de denominaciones sin uso real, obstaculizando así el acceso al registro de otras marcas similares.

Pero, ¿qué se considera “uso efectivo” de una marca?

La nueva regulación española relativa a la prueba de uso, regulada en el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, supone una transcripción de la normativa europea, por lo tanto nos remitimos a lo dispuesto por el Tribunal de Justicia Europeo para conocer y valorar la importancia de esta nueva regulación:

  • Que se trate de un uso efectivo de la marca, no de carácter simbólico, que tenga por finalidad exclusiva mantener los derechos que una marca confiere.
  • Dicho uso, de acuerdo con la función esencial de la marca, debe estar relacionado con los productos o servicios concretos que se protegen, garantizando que el consumidor pueda identificar de manera correcta un determinado origen y diferenciarlo de otros productos o servicios de procedencia diversa.
  • El uso debe realizarse en el mercado concreto, donde los productos o servicios protegidos se presentan.
  • Deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de su explotación comercial.
  • Sin embargo, el uso de la marca no siempre tiene que ser significativo para que se califique como efectivo, ya que ello depende de las propias características del producto y de su correspondiente mercado.

El Tribunal de Justicia ha establecido que el oponente al que se le solicita la prueba de uso, no solo está obligado a indicar, sino también a demostrar cada una de las pruebas de que disponga, pudiendo tratarse de indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca… Sin embargo, no se ha establecido la necesidad de proceder a una evaluación por separado de todos los factores a tener en cuenta.

Teniendo conocimiento de las directrices establecidas en el marco de la Unión Europea, podemos hacernos una idea del importante significado que para el titular de una marca tendrá su uso efectivo.

Una vez analizada la novedad de nuestra legislación en cuanto a la introducción en nuestro procedimiento de la prueba del uso de la marca, aludiremos a la importancia que tiene el uso intenso de la marca, hasta llegar a su renombre.

Nos referimos a los supuestos en los que el uso de la marca se produce de manera significativa, hasta el punto de llegar a obtener el carácter de marca renombrada, lo que evidentemente aporta al signo un plus de distintividad.

El carácter renombrado se adquiere cuando un signo presente en el tráfico mercantil ha adquirido la fama o prestigio necesario para permanecer en la memoria del consumidor medio; no solo de los usuarios de los productos o servicios que ampara, sino que dicho reconocimiento en muchos casos alcanza al público en general.

Dicho grado de renombre se consigue con importante esfuerzo empresarial, de manera que se otorga a la marca una especial protección, capacitando a su titular para oponerse al registro de signos que puedan aprovecharse del prestigio y reconocimiento obtenido por su marca a lo largo de los años.

Por lo tanto, cada titular deberá determinar qué decisiones y acciones debe adoptar para obtener esta característica específica en su marca. Es sobradamente conocido que una marca que no se conoce no puede obtener el carácter renombrado, por lo que es prioritario comenzar por una importante inversión en materia publicitaria, de manera que la marca se dé a conocer, o que las personas que ya la conocen, mejoren su opinión al respecto.

La ley muestra una vocación particularmente proteccionista respecto de las marcas renombradas, por lo que es común que los titulares de signos distintivos a través de diferentes medios (entre los que se encuentran las pruebas de uso), quieran acreditar que su marca, ha obtenido el prestigio necesario para otorgarle esa protección especial. Dichos medios pueden consistir en acreditar:

  • El volumen de ventas.
  • Gastos e inversión en publicidad.
  • Facturas.
  • Patrocinios de eventos, deportivos, culturales, sociales…
  • Presencia en ferias/congresos nacionales e internacionales.
  • Premios o galardones concedidos a la marca.
  • Presencia en medios de comunicación y redes sociales.
  • Contratos de empleados, distribuidores, etc.

Sin embargo, y pese a que en un principio puede entenderse que la aspiración de toda marca es llegar a obtener esa especial protección, no todas las empresas lo consiguen, pudiendo llegar en muchas ocasiones a consecuencias opuestas.

En este sentido, las empresas que centran sus esfuerzos en obtener el renombre de su marca se enfrentan a un importante peligro: que la marca se vulgarice, es decir, que obtenga el carácter de habitual, para designar unos productos o servicios concretos.

Este fenómeno de la vulgarización afecta principalmente a marcas ya renombradas, provocando la pérdida del carácter distintivo y la protección especial que durante años han luchado por obtener.

Por lo tanto, una marca no solo conlleva una obligación de uso y que dicho uso sea efectivo, sino que implica mucho más; toda vez que un uso excesivo o inadecuado de ella, puede dar lugar a la temida vulgarización.

La forma de evitar la vulgarización de una marca, tampoco es una cuestión sencilla. En la actualidad hay diversas técnicas que permiten finalmente que la marca no muera de éxito.

En definitiva, es necesario otorgar una especial importancia, tanto al no uso de una marca como a la excesiva popularización de la misma que puede llevar incluso a confundirla con el mismo producto o servicio, lo que en cualquiera de los dos casos puede dar lugar a la desaparición del signo distintivo.

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