La obligación del uso de la marca en EEUU: las declaraciones juradas de uso

24 marzo 2023

Sin lugar a dudas, presentar la Declaración de Uso en Estados Unidos supone una dificultad muy frecuente para quienes tienen la titularidad de una marca y desean blindar o conservar sus derechos. Por ello, y de cara a poder superar este requisito de la Oficina de Marcas de EEUU, es importante ir recopilando pruebas de uso efectivo de la marca para poder aportarlas en los momentos que así lo requiere la Oficina de Marcas de EEUU.

Analicemos algunas cuestiones esenciales:

En qué casos y cómo hay que presentar la Declaración de Uso en Estados Unidos

Si bien el uso de una marca es obligatorio, no existen muchos países que requieran la presentación de una Declaración de Uso tras la concesión de la marca. Es más, únicamente existen dos países en los que también hay que presentar una Declaración de Uso de la marca antes de que la misma sea concedida: Filipinas y Estados Unidos.

A la hora de solicitar una marca en EEUU, existen varias maneras de hacerlo y, en este sentido, el “Trademark Act” de 1946 contempla cuatro posibles bases a la hora de la solicitud:

1. Uso en el comercio de EEUU;
2. Intención de uso en el comercio de EEUU;
3. Un registro de marca extranjero a nombre del mismo titular;
4. Una designación de marca internacional en EEUU, vía OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

La única base de las anteriormente mencionadas que requiere la presentación de una Declaración de Uso antes de ser concedida es la número 2: Intención de uso en el comercio de EEUU.

Y es que, antes de ser concedida la marca, tendremos que demostrar a la Oficina de Marcas de EEUU que el signo está en uso en EEUU y que se ha producido el lanzamiento de esta al mercado, en relación con los productos y servicios enumerados en la solicitud.

En este caso, la Oficina de Marcas de EEUU permite solicitar hasta 5 extensiones de plazo, de 6 meses cada una, para presentar la Declaración de Uso, si el producto todavía no se ha lanzado, y por ende no ha comenzado el uso de la marca en el mercado.

En relación con las demás bases, únicamente se tendrá que presentar una Declaración de Uso tras la concesión de la marca, en diferentes momentos. Así pues, vemos que el requisito del uso en EEUU está muy presente en todo momento durante la tramitación y mantenimiento de una marca.

Dicho lo anterior, independientemente de la base que se use para solicitar una marca, todos los titulares deben presentar una Declaración de Uso entre el 5º y 6º año desde la concesión de esta. Además, deberá presentarse una Declaración de Uso con cada renovación de marca, es decir, cada 10 años sucesivos. Las marcas internacionales (base 4), si bien se renuevan directamente ante el organismo correspondiente (OMPI), paralelamente se debe presentar la correspondiente Declaración de Uso ante la Oficina de Marcas de EEUU, puesto que el trámite únicamente puede presentarse ante dicha oficina.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que señalar que en la Declaración de Uso se debe indicar que la marca está en uso en el comercio de EEUU para todos los productos y/o servicios reivindicados. Por ello, si algunos productos no están en uso en un momento dado, la presentación de la Declaración de Uso es el momento para eliminarlos de la solicitud. La única salvedad para ello es que el titular alegue que la falta de uso se ha debido a un motivo excusable, es decir, a circunstancias ajenas al control del titular del registro.

Pruebas de uso válidas para presentar una Declaración de Uso (y no válidas)

A continuación, indicamos las pruebas de uso que serían válidas:

• Fotografías de etiquetas, rótulos o envases y embalajes que muestren la marca tal y como se utiliza en el comercio;
• Manuales impresos que son parte del producto (manual de montaje o de funcionamiento). En el caso de los servicios, servirían las fotografías de material promocional, como los panfletos, folletos, publicidad en medios impresos o en línea, etc. También son aceptables los expositores de los “puntos de venta”, como los carteles o los expositores utilizados en locales comerciales, exposiciones, ferias, etc.;
• Los catálogos (impresos o en la web), pueden ser aceptables siempre que identifiquen la marca, muestren los productos o servicios enumerados a los que se aplica la marca y los medios para adquirirlos, por ejemplo, el botón de “compra” de la tienda web o los números de teléfono para los pedidos por teléfono.

No se aceptan muestras que no indiquen el uso real de la marca en relación con los productos y servicios enumerados.

A continuación, indicamos ejemplos de pruebas que no serían válidas para la presentación de la Declaración de Uso en EEUU:

Para la protección de productos:

• Documentos como las facturas, los documentos de envío y las garantías;
• Maquetas o borradores;
• Tarjetas de visita, membretes, uso de la marca como nombre comercial, uso meramente ornamental, o la representación artística del producto.

Para la protección de servicios:

• Publicidad en una página web, folleto o similar, que no mencione los servicios;
• Carteles, fotografías digitales de productos relacionados con un servicio concreto;
• Número de teléfono gratuito que figura en un folleto, listas de precios.

En este sentido, hay que mencionar que no es necesario probar el uso de cada producto protegido por la marca. De hecho, únicamente habrá que presentar una prueba de uso por cada clase protegida. No obstante, tras la presentación de la Declaración de Uso, la Oficina de Marcas de EEUU podrá solicitar más pruebas de uso al titular, si considera que hay algunos productos que no se están usando.

Es decir, tras la Declaración de Uso, la marca puede ser objeto de una “auditoría aleatoria” (que, dicho sea, cada vez son más comunes), donde requerirá al titular presentar pruebas de uso sobre los productos (o servicios) que considere que el titular no está usando en el comercio.

El valor de las pruebas y la importancia de que la marca se esté utilizando como siempre

Es normal, y muy habitual, que los titulares de marcas actualicen su marca. Sin embargo, las pruebas que se presenten deben mostrar la marca “esencialmente igual” a como está registrada en la base de datos. Es decir, si el cambio de la marca es muy sustancial, el Examinador podrá indicar que la marca realmente no se está usando de la misma manera que figura registrada en la base de datos.

Por ello, ante el cambio / actualización de una marca, y sobre todo teniendo en cuenta lo estrictos que son los Examinadores de EEUU, tendremos que analizar si el cambio es o no sustancial, si bien es cierto que aquí entra en juego la subjetividad del Examinador.

Por ende, para evitar problemas a futuro, se hace imprescindible el recopilar pruebas del uso que se hace de los signos y estar debidamente preparados para cumplir con las exigencias legales.

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