La percepción de dos marcas en el público de un territorio específico es clave para determinar el riesgo de confusión

A la hora de determinar el riesgo de confusión entre dos marcas intervienen muchos aspectos. Entre ellos, el público al que va dirigido resulta relevante, pero no siempre se le da a esta cuestión la importancia debida. Este artículo examina la unión entre público destinatario y territorio para decidir si una marca puede provocar confusión y hacer creer que es otra distinta.

l Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la Marca de la Unión Europea dispone en su artículo 8 apartado 1 b):

1. “Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:
a) (…)
b) cuando por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.”

Existe, por tanto, riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas o vinculadas económicamente.

La existencia de riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes entre sí. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos de los signos en conflicto y el público destinatario.

No por aparecer en último lugar se trata de un factor menos importante. De hecho, el público destinatario de los productos y/o servicios es un factor fundamental a la hora de concluir si la convivencia de dos marcas causará o no riesgo de confusión.

Es habitual a la hora de valorar si existe o no riesgo de confusión analizar si las marcas se parecen o no y si los productos y/o servicios son idénticos, similares o diferentes.

Y, sin embargo, no siempre se tiene en cuenta a quién van dirigidos los productos y/o servicios designados por las marcas.

El público destinatario puede ser esencial a la hora de llegar a una conclusión respecto a la existencia o no de riesgo de confusión.

Si nos fijamos en el tenor literal del artículo 8 1.b) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea la expresión utilizada es “…riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior (…)”.

Dicha expresión revela, en efecto, la clave para efectuar una correcta apreciación y valoración, pues es la percepción del público del territorio en el que tenga protección la marca anterior la que permitirá llegar a una conclusión correcta respecto a la existencia o no de riesgo de confusión.

Parece una obviedad y, de hecho, lo es, pero no siempre se aplica esta regla correctamente.

Menos probabilidad de error existe en el caso de las marcas nacionales, pues es evidente que, si la marca anterior es, por ejemplo, una marca francesa, el público destinatario de los productos y/o servicios, es decir, el público relevante, será el consumidor medio francés.

Por lo tanto, será la percepción que el público de habla francesa tenga respecto de la marca posterior la que deberá tenerse en cuenta a la hora de decidir si existe o no riesgo de confusión con la marca anterior (cuya protección se circunscribe a Francia).

Algo similar ocurre en el caso de las Marcas Internacionales, en las que, lógicamente, el público de referencia será el de los Estados miembros designados.

Pero ¿qué sucede en el caso de las Marcas de la Unión Europea o en el caso de las designaciones europeas de las Marcas Internacionales?

Estos derechos otorgan protección en todos los Estados miembros que conforman la Unión Europea y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta el público de toda la Unión Europea.

Es importante no olvidar que la percepción de similitud entre signos puede variar de un Estado a otro por las diferencias que pueden existir en cuanto a su pronunciación y/o significado.

En este tipo de marcas es en los que no siempre se toma debidamente en consideración el factor del público relevante (desde la perspectiva territorial), pues se tiende a compararlas desde el punto de vista de la lengua materna olvidando que no es la única a tener en cuenta. Puede caerse en el error de que, por ejemplo, si en el idioma español las marcas tienen una pronunciación y/o significado dispar, concluir que no existe riesgo de confusión y no tener en cuenta que puede haber algún otro idioma de la Unión Europea en el que la conclusión sea diferente.

El análisis debe extenderse, en principio, a toda la Unión Europea. Ahora bien, es cierto que, en ocasiones, y así procede la propia Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, por razones de economía procesal, existen situaciones en las que, si ya se ha determinado que existe riesgo de confusión en algún territorio, el análisis no prosigue respecto a los restantes territorios.

Son dos cuestiones diferentes en relación con el mismo aspecto. Una cuestión es que si ya se ha apreciado riesgo de confusión respecto al público de un territorio concreto no se siga analizando el impacto en el público de otros posibles territorios. Y otra cuestión es que, por error, no se tengan en cuenta posibles territorios en los que los consumidores podrían confundir el origen comercial de los productos y/o servicios por la tendencia al análisis desde la perspectiva de la lengua nativa.

A continuación, se citan, a modo de ejemplo, algunas Resoluciones de la EUIPO en las que se ponen de manifiesto las apreciaciones anteriores.

La División de Oposición en el procedimiento B 2570615 (LUXOCOLAT – marca de la Unión Europea- vs. XOCOLAT) decidió analizar el posible riesgo de confusión tomando en consideración únicamente el público de habla francesa, concluyendo que para dicho público consumidor, las marcas evocarían al término francés “chocolat”. En la Resolución de 19 de enero de 2017 se concluyó la existencia de riesgo de confusión para el consumidor de habla francesa y, al llegarse a esta conclusión en relación con una parte del territorio de la Unión Europea, no se extendió el análisis al público de otros estados miembros, pues, la existencia de riesgo de confusión en una parte de dicho territorio es suficiente para denegar la marca impugnada.

Tanto la Sala de Recursos en su Resolución de 6 de noviembre de 2017 (asunto R 541/2017-2) como el Tribunal General en Sentencia de 24 de octubre de 2019 (asunto T-58/18) confirmaron la existencia de riesgo de confusión entre las marcas LUXOCOLAT y XOCOLAT. No obstante, hay que señalar que la Sala de Recursos, sin llevar a cabo un análisis de cada Estado miembro, sí hizo más hincapié en el hecho de que la protección de la marca anterior abarca la totalidad de la Unión Europea. En efecto, pone de manifiesto:

– en la comparación fonética, que la letra “X” se pronunciará como “sh” o “ch” si no en todos, en la mayoría de los idiomas y
– en la comparación conceptual, que, en la mayoría, si no en todo el territorio relevante, la marca posterior “XOCOLAT” evocará claramente al producto chocolate.

El Tribunal General corroboró la postura de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO.

Otro ejemplo lo encontramos en la Resolución de la División de Oposición dictada con fecha 22 de agosto de 2018 en el procedimiento B 2746934. La compañía ACEITES DEL SUR-COOSUR, S.A. presentó oposición en base a sus marcas LA ESPAÑOLA (españolas y de la Unión Europea) contra la solicitud de Marca de la Unión Europea número 15242555 ESPAÑISIMO figurativa, oposición que se estimó.

La División de Oposición decidió comenzar el análisis del posible riesgo de confusión tomando como base la Marca de la Unión Europea número 5773957 LA ESPAÑOLA figurativa. En este supuesto, se tomó en consideración, como público relevante, el consumidor de habla lituana, letona, polaca y griega por entender la División de Oposición que, en dichos territorios los elementos que conforman tanto la marca anterior como la impugnada carecen de significado (rechazando expresamente el argumento del solicitante, en virtud del cual, alega que el vocablo “española” es ampliamente utilizado y que su significado resulta conocido incluso para aquellos consumidores que desconocen el idioma español).

La Decisión fue recurrida y la Sala competente dictó Resolución en el asunto R1952/2018-1 el pasado 3 de octubre de 2019 confirmando la denegación de la marca impugnada. Sin embargo, la Sala no centró su comparación en el mismo público relevante que la División de Oposición. En este caso, diferenció entre los consumidores que reconocerán, en ambos signos, una connotación referente a España (como los de habla española o italiana) para los que el nuevo signo puede considerarse un superlativo de las marcas anteriores, y los que no reconocerán dicha connotación (en cuyo caso no tiene impacto la comparación conceptual).

No es este el momento de analizar si hay evocación o no a España en ambos signos, sino de poner de manifiesto la importancia que tienen los territorios en los que tiene protección la marca anterior a la hora de efectuar el análisis de riesgo de confusión respecto al público consumidor de dichos territorios y su impacto en la conclusión final de dicha apreciación.

Es, por tanto, un aspecto fundamental tomar en consideración el territorio o territorios en los que tiene protección la marca anterior (con la dificultad que ello supone por el desconocimiento de la mayoría de los idiomas relevantes) pues, de lo contrario, podemos efectuar un análisis incompleto que puede llevar a una conclusión errónea.