La piratería de dominios ataca también a los nuevos gTLDs

La irrupción de los casi 1700 nuevos dominios ha reactivado la actividad de aquellos que pretenden aprovecharse de las marcas.

Según los últimos datos recientemente publicados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectgual cuyo Centro de Mediación y Arbitraje resuelve una gran parte de las demandas que bajo la Política de Resolución De Conflictos entre marcas y nombres de dominio aprobada por ICANN en 1999 se tramitan en todo el mundo. La irrupción de los nuevos gTLDs hacía presagiar un incremento de los casos de ciberocupación cuyo número se viene manteniendo desde hace quince años, desde que el procedimiento de resolución de conflictos empezó a funcionar. De los casos de ciberocupación presentados el pasado año 2015 ante la OMPI, el 10,5 corresponden a nuevos dominios. De entre los nuevos gTLD, los más comunes fueron .XYZ, .CLUB y .EMAIL . En este sentido hemos de recordar que ya están en funcionamiento un gran número de los 1700 que fueron aprobados por ICANN. La incorporación de los nuevos dominios a los procedimientos de resolución de conflictos suponen un incremento del 4´6 % de demandas con respecto al año anterior. Los EE.UU., con 847 demandas presentadas, fueron quienes presentaron más demandas, seguidos de Francia (337), Alemania (272) el Reino Unido (229) y Suiza (169). Entre los cinco primeros usuarios, Alemania (+48,6%) experimentó el índice más alto de crecimiento en cuanto a demandas presentadas. Los tres principales sectores de actividad de los demandantes fueron la moda (10% de las demandas), la banca y las finanzas (9%) e Internet y las T.I. (9%). Hugo Boss encabeza la lista de demandantes – 62 demandas– seguido de Philip Morris (60) y AB Electrolux (48). Los titulares de marcas han encontrado en este mecanismo una buena solución para poner fin a los casos de ciberocupación en lugar de ceder a las pretensiones económicas de quienes registran como dominios marcas conocidas con la única finalidad de especular con las mismos. Mecanismos preventivos como el Trademark Clearinghouse sólo contribuye a paliar en una pequeña parte el impacto que en dichos titulares de marcas han tenido los nuevos dominios. La gran pregunta que todo titular de marca sobre qué dominios tiene que registrar de esa lista de 1700 que se está manejando se responde fácilmente: sólo los necesarios. Algunos dominios son realmente interesantes por su especialidad (.wine, .food,), por su carácter geográfico (.barcelona, .newyork) o por su atractivo indudable (.shop, ). Lógicamente hay que ponerle coto y decidir sólo aquellos que convengan más a nuestro negocio. Ahora bien, ¿y qué sucede con el resto? Quitando algunos dominios restringidos que son los menos, el resto se rige por el principio “first come, first served” y desde luego cualquiera, una vez transcurrido el periodo restringido a los titulares de marcas (fase Sunrise) puede registrar un nuevo dominio con una marca conocida. Si el titular de la marca tuviese ésta inscrita en el Trademark Clearinghouse (TMCH), al que pretende registrar el dominio le saltaría un aviso y al titular de la marca también. De esta forma, quien registra un dominio cuya marca ha sido depositada en el TMCH, difícilmente podrá alegar que desconocía la existencia de la marca. No obstante, como evidencian los números, esto sirve sólo en parte puesto que los casos de demandas de titulares de marcas se ha incrementado y es previsible que se incremente en los próximos años precisamente por la convivencia de esa importante cantidad de nuevos dominios con los ya existentes.

¿Qué puede hacer el titular de la marca?

  • Por supuesto, lo primero y más importante es tener su marca debidamente protegida, es decir registrada, de la forma en la que se usa y en aquellos territorios en los que se tiene presencia.
  • Inscribir la marca en el Trademark Clearinghouse.
  • Registrar aquellos dominios interesantes para el negocio: el coste es muy bajo si lo comparamos con cualquier solución de “conflicto”.
  • Dejarse asesorar y no sucumbir a las presiones ni ofertas de quienes han hecho de una anomalía legal (la diferente naturaleza jurídica de marcas y dominios) una fuente de negocio.

Fuente: OMPI

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Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo

Director de la Oficina de Barcelona. Director de la Asesoría Jurídica de Barcelona. Abogado.

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