La protección de las marcas de certificación de la Unión Europea

6 noviembre 2017

El nuevo sistema de marcas de la Unión Europea (las antiguas marcas comunitarias) ha introducido una figura que estaba ya presente en numerosas legislaciones europeas: la marca de Certificación (MCUE). El reglamento 2017/1001 de marca de la Unión Europea define esta marca en su artículo 83 como:

… una marca de la Unión que se describa como tal en el momento de la solicitud y que permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, con excepción de la procedencia geográfica, de los productos y servicios que no posean esa certificación.

Por tanto son tres los puntos que definen esta nueva figura: que el solicitante la describa como tal, que distinga productos o servicios con características especiales y que tales características no sean de procedencia geográfica. En este último punto difieren estas marcas de las de Certificación españolas que sí permiten la cobertura de la procedencia geográfica con una marca de Certificación. Es de destacar, además, que la marca de certificación se aleja de la función que la EUIPO ha venido señalando como esencial de la marca: la determinación del origen empresarial. En este caso ese origen cede ante la certificación de cumplimiento de unas características determinas que se recogen en el Reglamento de Uso.

Cualquier persona física o jurídica, incluida las instituciones, autoridades y órganos de Derecho público, puede solicitar una MCUE siempre que dicha persona no ejerza una actividad empresarial que implique el suministro de productos o servicios del tipo certificado. El solicitante de una MCUE deberá aportar un Reglamento de Uso que debe indicar obligatoriamente:

• las personas autorizadas a utilizar la marca;
• las características que debe certificar la marca;
• el procedimiento de comprobación de dichas características;
• la supervisión del uso de la marca; y
• las condiciones de uso de la marca incluyendo sus sanciones en caso de incumplimiento;
• el nombre del solicitante;
• una declaración de que el solicitante cumple los requisitos establecidos en el artículo 83, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2017/1001;
• la representación de la marca de la Unión:
• los productos y/o servicios cubiertos por la MCUE;

Los cuatro últimos requisitos están incluidos en el Reglamento 2017/1431 de Ejecución del Reglamento 2017/1001, que ha entrado en vigor el pasado 1 de octubre.

El Reglamento de Uso debe presentarse con la solicitud o en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de presentación. Cualquier modificación del Reglamento de Uso deberá ser registrada en la EUIPO, y deberá cumplir con los requisitos que se exigen para dicho Reglamento de Uso. Las modificaciones entrarán en vigor cuando se inscriban en el Registro.

La MCUE debe cumplir los mismos requisitos que una marca normal, pero con aquellas especialidades que le sean propias. Así, los motivos de desestimación de una solicitud son los generales para cualquier marca y el incumplimiento de los requisitos específicos a cumplir por este tipo de marcas. Podrán ser objeto de oposición, se podrán presentar observaciones de terceros que pueden basarse, además de en los generales, en los motivos especiales para la desestimación de una solicitud de MCUE. La marca debe ser usada en el plazo y condiciones establecidos para cualquier marca de la UE, y el usuario deberá cumplir lo previsto en el Reglamento al respecto. La MCUE puede ser objeto de cesión pero el cesionario deberá cumplir los requisitos que el Reglamento 2017/1001 exige para el solicitante de la marca de Certificación.

La legitimidad para ejercer las acciones por violación del derecho de marca en las MCUE queda limitada al titular o a quien el mismo autorice. El titular podrá reclamar así mismo el daño que los usuarios facultados de la MCUE hayan sufrido en el supuesto de violación del derecho derivado de la marca.

Las causas de caducidad y nulidad son las comunes para las marcas de la UE en general, más las específicas de la MCUE, que en el caso de la caducidad son que el titular deje de cumplir los requisitos para serlo, que no adopte medidas razonables para prevenir el uso incorrecto de la MCUE, que a causa del uso de la marca pueda inducir a error al consumidor o que las modificaciones del Reglamento de Uso no cumpla con lo dispuesto en el Reglamento 2017/1001. En cuanto a la nulidad, serán de aplicación las causas generales para las marcas de la UE más las que se deriven de la aplicación de los motivos absolutos de desestimación de registro para la MCUE.

La MCUE puede ser transformada en marca nacional en las condiciones y por las mismas causas que cualquier marca UE siempre y cuando en el país para el que se solicite la transformación nacional exista la figura de la marca de garantía o certificación.

Con esta figura el sistema de ME se completa según lo dispuesto en la Directiva 2015/2436.

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