Las Agencias de Propiedad Industrial, aliadas en el procedimiento de solicitud de la marca

Es importante poner en valor las ventajas que se pueden obtener al utilizar los servicios de una Agencia de PI especializada en el procedimiento de solicitud, mantenimiento y vigilancia de una marca.

En la actualidad, teniendo la facilidad de acceso a las nuevas redes de comunicación (Internet), resulta cada vez más sencillo que el propio solicitante se tramite directamente la protección de su imagen, mediante una marca.

No obstante, y aunque en algunas ocasiones pueda salir bien, incluso concediéndose la marca, son muchos los casos en los que el registro acaba siendo ineficaz o escasamente efectivo a la hora de tener que utilizarlo frente terceros infractores.

En cierto sentido, se podría comparar el registro de una marca con un seguro. Es decir, en ocasiones, contratamos el más económico sin verificar las coberturas que nos ofrece y posteriormente cuando tenemos que hacer uso, caemos en la cuenta de que la póliza no cubre lo que pensábamos inicialmente.

Este aspecto se agrava si tenemos en cuenta que un registro de marca puede ser renovado indefinidamente y como mínimo se concede para 10 años. Actualmente ya disponemos de registros que están muy cerca de cumplir su primer siglo de vida y como sabemos, no es posible realizar ninguna modificación una vez ha sido publicada.

Posteriormente, una vez concedida, tan solo será necesario realizar las correspondientes renovaciones (cada 10 años) en las que tampoco está permitido efectuar cambios.

Siendo así, es importante que cada registro se ajuste a nuestras necesidades e incluya los diferentes elementos que componen un determinado logotipo tal y como estén siendo utilizados.

Tan recomendable resulta evitar incluir elementos que puedan considerarse genéricos y, por tanto, difícilmente monopolizables, como no dejar de incluir otros suficientemente distintivos que puedan quedar sin protección.

De igual forma, es necesario que en este registro se incluyan todos los productos/servicios para los que estemos utilizando la marca e incluso, para los que tengamos previsto su uso más adelante.

Actuación en las distintas etapas:

  • Elección de la denominación.
  • Investigación.
  • Planteamiento de la solicitud.
  • Tramitación.
  • Concesión y mantenimiento.
  • Vigilancia y actuación en oposiciones.
  • Asesoramiento posterior.

Incluso previamente a la investigación una agencia puede servirnos de gran ayuda a la hora de elegir un signo distintivo, evitando las denominaciones genéricas y difícilmente monopolizables y recomendando marcas que puedan resultar más eficaces desde el punto de vista registral.

Al margen de ello, nos recomendara la conveniencia de elegir el tipo de marca a registrar en función de cada caso; denominativa, grafica, mixta o tridimensional.

INVESTIGACIÓN

Una buena investigación previa es fundamental para decidirnos por una denominación que pueda resultar viable.

En ocasiones, es preferible descartar de inicio una denominación que, a pesar de gustarnos comercialmente, pueda representar una fuente de problemas y gastos adicionales por muy interesados que podamos estar en ella.

No debemos olvidar que la mayoría de estos obstáculos surgirán meses después de haber iniciado su tramitación y cualquier cambio posterior que se deba efectuar por incompatibilidad con marcas anteriores de terceros, puede suponer importantes inconvenientes (cambios en catálogos, etiquetados, packaging, comunicaciones a clientes…)

Una vez decidida la denominación a solicitar, los resultados de la investigación nos servirán sin duda para realizar un planteamiento lo más adecuado posible orientado a evitar incidencias y en el caso de surgir, poder defendernos con las mayores expectativas de éxito.

Por lo que respecta a su ámbito de protección, en ocasiones, una vez detectados los potenciales inconvenientes, puede resultar más eficaz presentar la solicitud en la Unión Europea que en la Oficina española de Patentes y Marcas. Por ejemplo, en el caso de que los probables registros incompatibles hayan sido solicitados directamente sin utilizar una Agencia que pueda localizarlos, evitando de esta forma posibles oposiciones.

Por otra parte, también nos permitirá adaptar la solicitud de tal forma que nos diferencie suficientemente de los registros similares, incluyendo o no otros elementos gráficos o denominativos.

De igual forma, podremos ajustar los productos/servicios solicitados excluyendo los que puedan resultar más próximos o similares a los de otras marcas que pudieran ser incompatibles. Incluso renunciar a determinadas clases, buscando otras alternativas que tengan mayores posibilidades.

Por el contrario, en el caso de no detectar ningún registro similar, nos permitirá poder plantear la marca de la forma más sencilla posible, aumentando por tanto su efectividad frente futuras solicitudes/usos de marcas similares.

TRAMITACIÓN

En primer lugar, es importante resaltar que gran cantidad de las solicitudes presentadas directamente adolecen de defectos formales mientras que con una agencia este problema resulta prácticamente inexistente.

Ello suele suponer el suspenso de la solicitud y por consiguiente un importante retraso en la publicación e incluso en ocasiones el rechazo definitivo de la solicitud.

Hay que destacar la importancia de mantener bajo vigilancia todas las publicaciones de incidencias en los Boletines dado que determinan el control de los plazos que la administración otorga para presentar las correspondientes alegaciones en tiempo hábil. Conviene recordar que cualquier actuación fuera del plazo legalmente establecido, no será tenida en cuenta.

Una vez decretado el suspenso, una Agencia analiza todas las alternativas posibles e incluso si fuera necesario puede ocuparse de las negociaciones con los posibles oponentes, llegando a acuerdos en defensa de nuestros intereses que permitan la convivencia de ambos registros. De no ser posible, se ocupará de eliminar los productos/servicios o bien renunciar a clases que permitan la viabilidad de la solicitud.

No obstante, si finalmente fuera rechazada y hubiera que plantear un recurso en vía administrativa, nadie mejor que una Agencia para presentar las alegaciones correspondientes, teniendo en cuenta la experiencia acumulada en multitud de casos similares.

En este sentido, cabe destacar que más de la mitad de los recursos presentados por H&A son estimados.

Por otra parte, un mal planteamiento de la defensa en fase administrativa suele condicionar las posibles actuaciones vía contenciosa.

ACTUACIONES POST CONCESIÓN

Destacamos de nuevo, que, una vez concedida la marca, resulta crucial, mantener una continua y eficaz vigilancia para poder localizar posibles solicitudes incompatibles.

Aunque la OEPM realiza actualmente este servicio con el fin de detectar anterioridades, resulta del todo insuficiente y lamentablemente no son localizados numerosos registros que son claramente incompatibles. En especial, ocurre en el caso de marcas que incorporan gráficos similares y/o términos genéricos que ocultan la parte realmente distintiva de la solicitud.

Más aún cuando han sido inscritas en otras clases de productos/servicios diferentes pero que guardan cierta relación con los de la marca solicitada.

Por ello, es fundamental poder detectar estas posibles incompatibilidades y tratar de impedir que lleguen a concederse, mediante la presentación de la correspondiente oposición. De lo contrario, nuestro registro puede verse seriamente debilitado al permitir la convivencia con otras marcas similares.

Una vez localizadas, una Agencia nos asesorará para decidir sobre la conveniencia de presentar oposición o no en función de las posibilidades de éxito analizando caso por caso.

En el supuesto de tener que presentar oposición, es primordial la elección de los registros que se deben utilizar como base, teniendo en cuenta, no solo la similitud, sino otros importantes factores, como la obligación de acreditar el uso, su antigüedad…

Por otra parte, es importante rentabilizar los esfuerzos a la hora de recopilar información útil para acreditar la notoriedad, el uso o incluso acumular resoluciones anteriores favorables a nuestros intereses o en las que ya hayan sido reconocidos estos aspectos.

Conviene resaltar la conveniencia de mantener una revisión y actualización continua de nuestra cartera de Propiedad Industrial.

Como es lógico, la gran mayoría de las marcas son objeto de continuas modificaciones adaptándose a los tiempos y modas actuales y es fundamental mantener actualizados estos pequeños cambios formales en su mayor parte relativos a tipos de letra, colores…

También es necesario adaptar su protección en relación con los productos y servicios incluidos en el registro y por supuesto en lo relativo al ámbito geográfico.

Por último, puede ser recomendable revisar otros aspectos para obtener la protección mediante nuevos tipos de marcas como las marcas de posición, de patrón o por otra parte las sonoras, olfativas…

En conclusión, consideramos que está plenamente justificado el uso de una agencia si deseamos lograr y mantener una protección adecuada de cualquier signo distintivo.

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Francisco Villalonga

Director de la Oficina de Valencia. Marketing y Director Comercial

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