27 noviembre 2023
De conformidad con la legislación local de México, los titulares de marcas registradas deben presentar una declaración de uso sobre sus marcas para mantener su vigencia. Por lo tanto, la declaración de uso resulta un trámite obligatorio para el mantenimiento de una marca registrada.
Dada su relevancia, descubramos en este artículo las claves de este trámite esencial.
LOS DOS MOMENTOS EN LOS QUE DEBE PRESENTARSE LA DECLARACIÓN DE USO
- Declaración de uso después de tres años, contados a partir de la concesión del registro de marca.
La declaración de uso debe presentarse dentro de un período de tres meses, después de tres años contados desde la fecha de concesión del registro por el IMPI. Esta obligación resulta aplicable a los registros nacionales e internacionales otorgados a partir del 10 de agosto de 2018. - Declaración de uso al momento de la renovación.
Para los registros nacionales, la declaración de uso debe realizarse dentro del formato oficial de renovación. Para los registros internacionales, la declaración de uso debe presentarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la Oficina Internacional (OMPI) efectúe la notificación de renovación.
EL SENTIDO DE LA DECLARACIÓN DE USO EN MÉXICO
Si bien es cierto que no se requieren evidencias o pruebas de uso, ya que el IMPI recibe la solicitud de declaración de uso de buena fe y se presume el uso del registro marcario, es altamente recomendable mantener evidencia de uso, tales como catálogos, material publicitario o facturas relativas a los productos y servicios prestados en México, por si acaso un tercero interesado llegase a demandar la caducidad de un registro de marca.
Uno de los principales objetivos de la declaración de uso es impedir que sigan vigentes marcas registradas que se encuentran en desuso y que esas marcas sean un impedimento para el otorgamiento de nuevas solicitudes de marca, incentivando de alguna manera, la libre competencia.
EL PELIGRO DE NO REALIZAR UN BUEN USO
Ahora bien, de conformidad con la Ley, una marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones mínimas que no alteren su carácter distintivo.
En algunos casos, los titulares de marcas hacen un uso incorrecto de sus marcas y pueden poner en riesgo sus derechos marcarios. Por ejemplo, un error común consiste en solicitar una marca nominativa, pero en realidad utilizar la marca con un diseño o una letra estilizada o cambiar colores o actualizar el diseño originalmente solicitado.
Antes de realizar cualquier modificación, recomendamos encarecidamente la asistencia de un abogado de marcas con el fin de determinar si la modificación es susceptible de comprobar el uso de la marca o si es necesario ingresar una nueva solicitud de marca.
Otro aspecto importante que debemos considerar es que el titular de una marca deberá, en el momento de presentar su declaración de uso, indicar los productos o servicios específicos a los que esta se aplica. El alcance de la protección continuará respecto de aquellos productos/servicios sobre los cuales se declaró el uso.
Este punto es muy importante, pues a través de la declaración de uso, se podría hacer una limitación a los productos/servicios inicialmente señalados en la solicitud y concesión del registro de marca. Si se cuenta con una descripción de productos/servicios bastante amplia, se corre el riesgo de que el registro de marca sea un impedimento para un número más amplio de solicitudes futuras, lo que conllevaría el riesgo de una eventual acción de caducidad. Desde nuestro punto de vista, lo más recomendable sería mantener dentro del ámbito de protección únicamente aquellos productos/servicios sobre los cuales la marca se encuentra en uso o se tiene previsto usarlos en un futuro próximo.
Ante una eventual acción de caducidad, el titular de la marca debe probar el uso genuino de su marca en el comercio. De conformidad con el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se considera que una marca se encuentra en uso, entre otros casos, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en territorio nacional en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.
El titular de la marca es quien tiene la carga de la prueba y deberá demostrar el uso de su marca en el comercio para evitar la caducidad de su registro o en su caso, la caducidad parcial respecto de los productos/servicios sobre los cuales no le haya sido posible demostrar el uso.
Cabe señalar que, en la práctica local, muchos solicitantes suelen declarar el uso para todos los productos/servicios amparados por el título de registro de marca. En el caso de que un tercero interesado presente su acción de caducidad en contra de la marca registrada, si el titular de la marca no logra comprobar el uso de algún producto/servicio, esto traería aparejado la caducidad parcial del registro de marca.
Salvo la caducidad parcial, no existe ninguna otra consecuencia jurídica relacionada con datos falsos o información inexacta respecto a la indicación de uso de productos o servicios que pudiese afectar la validez del registro marcario en su totalidad o que suponga una falta o sanción para el titular de la marca.
Por lo tanto, queda a decisión de los titulares declarar el uso en algunos o en todos sus productos/servicios, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso individual, ya que, en ocasiones, un producto o servicio tiene que cumplir con ciertas regulaciones y normas oficiales antes de salir al mercado y son los titulares los que conocen mejor que nadie la situación actual y tiempos estimados de lanzamiento de algún producto o servicio.
Si la marca no ha sido usada, lo más recomendable sería dejar que su marca caduque de pleno derecho no presentando su declaración de uso y en su lugar, presentar de inmediato una nueva solicitud de marca con la intención de usarla en un futuro, toda vez que un registro de marca que no está en uso, es susceptible de ser caducado a través de una acción administrativa de caducidad, que se sigue en forma de juicio ante el IMPI.
LA OBLIGATORIEDAD DE LA DECLARACIÓN DE USO
Hasta aquí, podemos observar que es obligatorio presentar la declaración de uso para mantener la vigencia de uso de un registro de marca, siguiendo algunas generalidades y puntos importantes que hay que observar.
Se trata de un trámite sencillo: una vez ingresado, el IMPI suele tomar entre 3 y 6 meses para emitir un oficio de toma de nota de la declaración de uso favorable. Sin embargo, este trámite tan sencillo puede volverse complejo en presencia de un registro de marca proveniente de un registro internacional.
Los registros de marca provenientes de una designación de un registro internacional tienen ciertas particularidades que pueden volver complejo el trámite o bien, pueden dar lugar a error y, por ende, a la perdida de derechos. Entre estás particularidades tenemos:
LOS PLAZOS DE LA DECLARACIÓN DE USO
Declaración de uso de marca tipo al tercer año de la concesión.
- La declaración de uso debe presentarse dentro de un período de tres meses, después de tres años contados desde la fecha de concesión del registro por el IMPI, no en la fecha en la que IMPI emite su oficio de Declaración de Concesión de la Protección, por medio del cual informa a la Oficina Internacional (OMPI) acerca de la concesión en México. No obstante, este oficio que es enviado a la OMPI suele confundir a los titulares de las marcas, quienes pueden caer en el error sobre la fecha de concesión para el conteo del plazo.
Entre la fecha de concesión del título de registro de marca (título nacional) y el aviso de Declaración de Concesión de la Protección que se envía a la OMPI, suele haber una diferencia de algunos días o semanas, por lo que, al contar con un plazo relativamente corto para presentar la declaración de uso (3 meses), esto pudiera confundir a los titulares y el trámite de declaración de uso sea presentado fuera de plazo.
De presentarse la declaración de uso fuera de plazo, el registro caducará de pleno derecho, ya que no es posible extender el plazo.
- Múltiples fechas de concesión, debido a múltiples clases derivadas de un registro internacional.
Cabe mencionar que las marcas internacionales son tratadas como solicitudes nacionales, esto significa que los procedimientos para su registro y mantenimiento se rigen por la Ley y Reglamento local. En México, no existen marcas multiclase, por lo que cada clase de un registro internacional resulta independientemente de otra.
Es común que durante la tramitación de un registro de marca internacional que designe varias clases, una o más clases enfrenten objeciones, ya sea por motivos relativos o formales, mientras que otras clases hayan sido concedidas sin objeción alguna. Esta situación dará a lugar diferentes fechas de concesión para cada clase de un registro internacional, por tal motivo, resulta aconsejable contar con un abogado local, que permita tener un control adecuado de las diferentes fechas para evitar cualquier confusión.
- Renovación de un registro internacional
Las declaraciones de uso entraron en vigor en México a partir del 10 de agosto de 2018. Al momento de reformar la Ley de la Propiedad Industrial (ley ahora abrogada por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial), el IMPI comunicó a la OMPI las reformas a la Ley. Entre otros cambios importantes, se dió aviso de la entrada en vigor de las declaraciones de uso a fin de que la OMPI pusiese a disposición de los usuarios del Sistema de Madrid dicha información a considerar para designaciones en México.
Derivado de lo anterior, la OMPI emitió el AVISO INFORMATIVO N.º 13/2018, en donde se informó en el “Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas” modificaciones de la Ley de Propiedad Industrial de México:
“Declaración de uso real y efectivo”
En virtud de esta modificación, los titulares de derechos deben presentar un formulario oficial directamente al IMPI declarando el uso real y efectivo de sus marcas.
Esta obligación es aplicable en dos momentos distintos:
a) Al presentar una solicitud de renovación de registro de marca.
Al presentar una solicitud de renovación, los titulares de derechos deben presentar una declaración de uso real y efectivo.
En lo que respecta a los registros internacionales que se han renovado en virtud del artículo 7 del Protocolo de Madrid, el titular del derecho debe declarar el uso real y efectivo de la marca directamente al IMPI dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la renovación del registro hecha por la Oficina Internacional de la OMPI.
Esta obligación se aplicará a todas las solicitudes de renovación presentadas a partir del 10 de agosto de 2018, incluidas las relativas a los registros cuya protección territorial designe a México en virtud del artículo 3ter del Protocolo de Madrid”.
Asimismo, la OMPI emitió el AVISO INFORMATIVO N.º 14/2018, en donde se informó lo siguiente:
- Registros internacionales que contengan la designación de México: requisito de presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca
“Los titulares de registros internacionales que contengan la designación de México deberán presentar una declaración de uso real y efectivo de la marca. Esta declaración se presentará directamente ante el IMPI en el formato oficial que corresponda, según disponen las normas y los reglamentos vigentes, y previo pago de una tasa:
a) en el plazo de tres meses, una vez transcurridos tres años contados a partir de la fecha en que se concedió la protección en México, según indique la declaración enviada por el IMPI a la Oficina Internacional de la OMPI en virtud de los párrafos 1) o 2) de la Regla 18ter del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo; y,
b) en el plazo de tres meses posteriores a la notificación de la renovación del registro internacional que sea efectuada por la Oficina Internacional de la OMPI.
La declaración de uso real y efectivo de la marca deberá ser presentada por un mandatario que disponga de un domicilio local, autorizado por el titular, o por un representante legal en México. A efectos de notificación es necesario un domicilio local.
De no presentarse la declaración de uso real y efectivo dentro de los plazos previstos, el IMPI declarará de oficio la caducidad de la marca que es objeto de un registro internacional que designe a México.”
Derivado de lo anterior, se desprende que la obligación de presentar una declaración de uso en la renovación de un registro internacional debe hacerse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la renovación del registro hecha por la Oficina Internacional (OMPI). No obstante, los avisos informativos arriba señalados no establecen de manera clara si el plazo se debe de contar a partir de la notificación de la OMPI al titular de la marca, o de la OMPI a la oficina designada (en este caso el IMPI), o a partir de su publicación en Gaceta.
Luego entonces, esta es la primera dificultad a la que nos encontramos. Ante la falta de certidumbre, consideramos que lo más adecuado es monitorear la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales para conocer la fecha de publicación de la renovación de un registro internacional y así, monitorear el plazo de tres meses siguientes a la renovación para presentar la declaración de uso.
No obstante, como medida de seguridad adicional, monitoreamos el Aviso de Renovación que recibe el IMPI como Oficina designada dentro de la base de datos marcaria del IMPI. Usualmente, el aviso de renovación suele tomar varios días o algunas semanas para que aparezca disponible en la base de datos de marca del IMPI. Lo anterior nos permite verificar de manera correcta que la renovación haya sido presentada para todos los productos/servicios o bien, si notamos que hubo alguna limitación o modificación al ámbito de protección de la marca, lo hacemos saber al titular, para que, al momento de presentar la declaración de uso, evitemos una acción oficial de parte del IMPI.
- Excepción a la Renovación de un registro internacional
De conformidad con el “Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen los lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2020, el titular de un registro internacional que haya sido renovado en virtud del artículo 7 del Protocolo, deberá declarar el uso real y efectivo de la marca en cada clase ante el Instituto, durante los tres meses posteriores a la notificación de la renovación efectuada por la Oficina Internacional, sin que medie requisito siempre y cuando la concesión de la protección en México tenga como mínimo tres años, en los términos establecidos por la Ley y del Reglamento.
Es decir, los registros de marca derivados de un registro internacional, que no tengan como mínimo 3 años de haber sido otorgados, están exentos de presentar una declaración de uso en la renovación.
¿QUÉ PASA SI NO SE PRESENTA UNA DECLARACIÓN DE USO?
Como ya se ha mencionado, de no presentarse la declaración de uso al tercer año de la concesión, el registro de marca caduca de pleno derecho.
Sin embargo, si no se presenta una declaración de uso en la renovación de un registro internacional, y tomando en cuenta que una solicitud de marca internacional es tratada como una solicitud nacional, el IMPI, con fundamento en el artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ha adoptado como medida la emisión de una acción oficial, requiriendo al titular de la marca presentar su declaración de uso siguiente a la renovación de un registro de marca derivado de un registro internacional.
En este sentido, si al presentar una solicitud de renovación de un registro de marca nacional, el titular fuere omiso en declarar el uso de su marca u omitir el pago de las tasas correspondientes a la declaración de uso, de conformidad con el último párrafo del artículo 237 de la Ley, el IMPI deberá emitir una acción oficial para subsanar dicha omisión:
Artículo 237.- Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial
“…
Cuando no se declare el uso de la marca, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro del plazo de dos meses subsane la omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.”
A pesar de lo anterior y lo benéfico que resulta para los titulares de marcas internacionales, es importante aclarar que la acción oficial es publicada en la Gaceta del IMPI y no se envía directamente en forma de comunicación hacia OMPI. Por lo tanto, y de no contar con un agente local registrado ante el IMPI, que se encuentre al tanto de los expedientes de marca en México, resulta casi imposible enterarse de la acción oficial y expire el plazo de dos meses para subsanar la omisión.
EN RESUMEN, UN TRÁMITE ESENCIAL
En conclusión, las declaraciones de uso son sin duda un trámite necesario y fundamental para mantener la vigencia de un registro marcario y, por ende, conservar los derechos exclusivos que el mismo confiere. No obstante, se trata de un trámite con ciertas particularidades, sobre todo, relacionadas con la renovación de un registro internacional. Ante estas particularidades propias de la práctica local, lo más recomendable es designar a un agente local encargado del monitoreo de su portafolio de marcas, a fin de evitar poner en riesgo la vigencia de sus marcas.
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