Las marcas en el metaverso: cómo adoptar medidas preventivas para su adecuada protección

15 marzo 2022

En los últimos meses un término ha entrado con fuerza en el vocabulario de todos nosotros: el metaverso. Y parece que ha venido para quedarse. La evolución de Internet nos ha llevado al Web3. Un nuevo escenario en el que la realidad virtual, la realidad aumentada, los NFT’s, las criptomonedas, los avatares, el metaverso, las nuevas formas de interactuar y los novedoso entornos virtuales nos obligan a reformular y a adaptar nuestras realidades del mundo físico a este nuevo mundo virtual.

En este nuevo entorno Web3 existen innovadoras formas de comunicase, de interactuar, de cooperar, de tener visibilidad y de generar negocio.

Esta nueva realidad está repleta de dudas jurídicas que afectan a numerosos ámbitos. Entre otros, por ejemplo, la regulación de las transacciones con criptomonedas, su fiscalidad, la protección de los datos facilitados en ese nuevo entorno, la propiedad intelectual (con la creación y explotación de los NFT’s, creación y uso de metaversos colaborativos) y, por supuesto, la propiedad industrial (en cuanto a invenciones, signos distintivos y creaciones de forma).

No es la primera vez, ni será la última, que la realidad comercial obliga a replantearse los paradigmas preexistentes para encontrar soluciones jurídicas ante nuevas realidades.

En este sentido, la propiedad industrial e intelectual adquiere un papel de vital importancia, tal y como ya ocurrió en el pasado con la creación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en el año 1883) o con motivo de los ADPIC del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (en el año 1994) o en el marco de la OMPI con el establecimiento (en el año 1999) de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, como respuesta a la problemática del registro de mala fe de nombres de dominios.

Probablemente en los próximos años (o meses, ya que todo lo relacionado con la Web3 y los metaversos han tomado una velocidad supersónica), los Estados y organismos internacionales deban adoptar algunas medidas para la protección de la Propiedad Intelectual e Industrial en esta nueva realidad virtual.

En el presente artículo trataremos sobre la protección de las marcas en el metaverso (o metaversos, ya que coexisten varios).

Conviene tener en cuenta que un importante número de empresas ya se han dado cuenta, en apenas unos meses, que la presencia en el metaverso es esencial. Nos encontramos ante un nuevo escaparate en el que las marcas tienen presencia, ya sea a efectos publicitarios, de comercialización de activos virtuales, de ofrecimiento de servicios en comunidades virtuales y de fortalecimiento de sus lazos con una comunidad de usuarios que ya son, o pueden convertirse, en clientes.

La pregunta no es si las marcas deben tener presencia en el metaverso (o metaversos, ya que coexisten varios) sino de qué manera la tendrán. Este nuevo océano se ha convertido para muchas compañías en un “must”, no en un “would”. Marcas como NIKE, CONVERSE, L’OREAL, McDONALS, ZARA, H&M o MOVISTAR ya están apostando por esta nueva realidad.

Nos encontramos, por lo tanto, con la realidad de que las marcas de numerosos sectores han detectado ya que su presencia en el metaverso es esencial y el uso de sus emblemáticos signos distintivos se proyectan también hacia el metaverso y los nuevos entornos virtuales.

Sin embargo, los signos distintivos que ya se utilizan (y se utilizarán) en el metaverso tienen una protección, registro y mantenimiento que se produce en el mundo físico y tangible que todos conocemos. Sometidos a los mismos principios de registrabilidad, territorialidad y especialidad que rigen en el mundo real, la adquisición de derechos sobre la marca está fuera del metaverso, aunque se utilice en ese nuevo entorno virtual.

Tener en cuenta esta realidad jurídica es fundamental ya que la adquisición de los derechos de exclusiva sobre la marca está situada fuera del metaverso, por lo que serán las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial (OEPM en España, USPTO en USA, INPI en Francia, INPI de Portugal, UIBM en Italia, …) o supranacionales (EUIPO), las que concederán o denegarán marcas que se utilizarán tanto fuera como dentro de los metaversos.

En este sentido, el titular de los derechos de marca en el mundo real debería realizar algunas acciones preventivas para proyectar adecuadamente la protección de su marca a estos nuevos entornos virtuales que existen con los metaversos.

ACCIONES PREVENTIVAS QUE YA SE PUEDEN TOMAR PARA PROTEGER UNA MARCA EN EL METAVERSO

En esta ocasión nos centraremos en dos acciones preventivas concretas.

En primer lugar, revisar las clases y los concretos enunciados de productos y servicios de sus marcas ya registradas

En la vigente Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza (Nomenclátor Internacional) no existe ni una sola clase que cubra al “metaverso”. Ni una sola mención. Pero esto no es extraño. Tampoco existe un solo epígrafe que actúe de paraguas para proteger todos los productos del merchandasing, y eso que hace décadas que la onda expansiva de muchas marcas también alcanza al merchandasing.

Por lo tanto, el primer ejercicio que debe realizar el titular de una cartera de marcas es revisar su portfolio para completar la protección de sus signos distintivos.

Ese complemento de la protección puede conducir a la necesidad de registrar la marca en una clase totalmente nueva que, seguramente, hasta ese momento su titular no había contemplado. Un ejemplo podría ser el registro del signo en la clase 9 incluyendo un redactado para “productos virtuales descargables” y para “productos que se utilicen en línea y en mundos virtuales”.

También puede ocurrir que el titular ya disponga de su marca registrada en la clase correcta, pero que el redactado de su enunciado no cubra específicamente los servicios que presta (o puede prestar) en el mundo virtual. Esto ocurre, por ejemplo, con las siguientes clases:

• En la clase 35, aunque numerosas marcas ya disponen de una protección, en principio suficiente, del siguiente estilo “servicios de venta al detalle mediante redes informáticas mundiales relacionadas con [el producto de que se trate]” lo cierto es que aquellas marcas en las que el redactado de servicios de esta clase 35 no contemple esta posibilidad deberían ampliar su protección con un redactado que lo cubriese adecuadamente.
• En la clase 36 para servicios de transacciones financieras de moneda virtual económicas mediante criptomonedas, servicios de gestión de carteras de criptomonedas y servicios de tramitación electrónica de pagos con criptomonedas.
• En la clase 41 para cubrir los servicios de educación en línea mediante comunidades virtuales; servicios de esparcimiento, de entretenimiento y de espectáculos en entornos virtuales.
• En la clase 44 para cubrir servicios de consultas médicas a distancia mediante entornos virtuales.
• En la clase 45 para la prestación de servicios jurídicos en entornos virtuales.

Este ejercicio de revisión de clases, enunciados y mejora de la protección marcaria ya lo están haciendo marcas como NIKE, CONVERSE, L’OREAL, entre otras, que recientemente han presentado nuevas solicitudes de marcas para mejorar su protección y adaptarla a los metaversos y a las nuevas realidades virtuales.

Por citar algún ejemplo, en la EUIPO constan las siguientes solicitudes, todas ellas muy recientes, de NIKE INNOVATE CV:

– A 18586664 NIKE, en clases 9, 35 y 41.
– A 18586667 JUST DO IT, en clases 9, 35 y 41.
– A 18586672 JORDAN, en clases 9, 35 y 41.
– A 18605923 NIKELAND, en clases 9, 25, 35, 41 y 42.
– A 18642776 SNKRS, en clases 9, 35, 41 y 42

Otra segunda acción preventiva es replantearse la estrategia en la vigilancia registral de sus marcas para actuar contra nuevas solicitudes

Es decir, ampliar los servicios de vigilancia en nuevas solicitudes de marcas (para estar informados y poder adoptar decisiones de oposición o de impugnación contra nuevas solicitudes de terceros de marcas idénticas o similares a las suyas) que incluyan clases o servicios que hasta ahora no eran interesantes o necesarias de vigilar pero que, ante el nuevo paradigma, es necesario tener contempladas. Por ejemplo, tradicionalmente una marca de prendas de vestir centra la vigilancia de marcas en nuevas solicitudes que incluyan la clase 25. Sin embargo, ahora, lo recomendable es ampliar la vigilancia a la clase 9 para detectar marcas idénticas o similares que se soliciten para “programas de ordenador con prendas de vestir para su uso en línea y en mundos virtuales en línea”, por ejemplo.

En cualquier caso, el catálogo de acciones preventivas debe ir en sintonía con la estrategia de la compañía en cuanto a su presencia en los metaversos, por lo que cada marca puede precisar acciones complementarias distintas para optimizar su protección en el mundo real que se proyectará, y explotará, en el mundo virtual.

Para más información, escribidnos a : metaverso@herrero.es

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