Las marcas en México, obligadas a declarar su uso a los tres años de registro

Las modificaciones a la Ley de la Propiedad Industrial que entraron en vigor el pasado 10 de agosto de 2018 en México, traen nuevas obligaciones para los titulares de registros de marca que es imprescindible conocer. Entre ellas, destacamos las declaraciones de uso real y efectivo de las marcas. Estas declaraciones de uso están consideradas para dos momentos:

1. Al cumplir tres años de registro.
2. En la renovación del registro de marca.

Dichas modificaciones afectan a cualquier marca registrada en México, ya sea una marca local o una derivada de un Registro Internacional.

El caso que nos ocupa en el presente artículo es el de las marcas registradas a partir del 10 de agosto de 2018, donde la Ley señala la obligación de declarar el uso real y efectivo dentro de los tres meses posteriores a que se cumplan tres años del otorgamiento del registro.

La consecuencia de no declarar el uso en tiempo y forma es fatal, pues la Ley establece que si el titular del registro no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho. Esto es, la falta de declaración de uso traerá como consecuencia la pérdida del registro de marca.

A continuación, se transcribe de manera íntegra el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México:

Artículo 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

El titular de una marca deberá declarar ante el Instituto, acompañando el pago de la tarifa correspondiente, el uso real y efectivo de la marca.

Dicha declaración se deberá presentar durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho.

De igual forma, esta modificación en la Ley tuvo eco en el rubro de los Registros Internacionales, habiendo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) emitido los avisos informativos 13/2018 y 14/2018 que contemplan este requisito para los titulares de Registros Internacionales que hayan designado a México.

Poniendo como ejemplo una marca registrada el 11 de agosto de 2018, el titular del registro deberá realizar la declaración de uso real y efectivo de la marca en México, dentro de un plazo de tres meses posteriores a que el registro cumpla tres años de su otorgamiento. Esto es, tendrá que presentar la declaración dentro de los tres meses posteriores al 11 de agosto de 2021. De no realizar este trámite, su registro de marca perderá sus efectos.

En este sentido, y de acuerdo con lo contemplado en las modificaciones a la Ley, el año 2021 será un parteaguas para los titulares de registros de marca registrados después del 10 de agosto de 2018, pues deberán estar alertas y pendientes de realizar este trámite, con el riesgo latente de no realizarlo, o realizarlo fuera de tiempo, teniendo como consecuencia la pérdida de sus derechos.

Al día de hoy, no se cuenta con una idea del posible número de registros que puedan perder su vigencia por no cumplir con esta obligación, sin embargo, es un hecho que aquellos titulares que desconozcan la importancia de este trámite, o aquellos que no cuenten con la asesoría legal, o la vigilancia de sus derechos correspondiente, estarán corriendo un importante riesgo.

El trámite es realmente simple, pues únicamente se requiere presentar la declaración de uso real y efectivo en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con el formato correspondiente. No es necesario acompañar evidencia física de uso, o documentos adicionales, pues se trata de una mera declaración.

En virtud de lo anterior, nuestra recomendación es que los titulares de registros de marca en México, así como los titulares de Registros Internacionales que hayan designado a México, cuenten con una apropiada asesoría y representación legal en México, así como también con la vigilancia y monitoreo de marcas correspondiente, que le permita al titular estar al tanto de las obligaciones más recientes, y las formalidades que estas requerirán para mantener vigentes sus marcas en este país.