Las plantas y animales obtenidos por procedimientos esencialmente biológicos no son patentables

Existía una gran expectación acerca de cuál sería la decisión de la Alta Cámara de Recursos (EBoA) en el caso G3/19. Este caso debía venir a aclarar acerca de la patentabilidad de las plantas y animales obtenidos por procedimientos esencialmente biológicos. Pues bien, la incógnita se resolvió el 14 de mayo de este año.

En una sorprendente y controvertida decisión, el EBoA estableció finalmente que las plantas y animales obtenidos por procedimientos esencialmente biológicos no pueden ser objeto de patente.

La decisión parece poner fin a un culebrón que viene de lejos. Hace más de 20 años, allá por el año 1999, la EPO implementó la directiva sobre las invenciones biotecnológicas (Directiva 98/44/EC) en el Convenio Europeo de patentes (EPC). En su Art. 53(b), el EPC establece con claridad que las variedades vegetales o animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos de producción de plantas o animales, están excluidos de patentabilidad. Sin embargo, este artículo no especifica claramente si las plantas y animales obtenidos por procedimientos esencialmente biológicos per se están también excluidos. Tanto es así, que las decisiones G2/12 y G2/13 de la Alta Cámara de Recursos vinieron a aclarar este extremo. En estas decisiones, más conocidas como Broccoli II y Tomato II, el EBoA decidió que, de hecho, el Art. 53(b) EPC no excluía de patentabilidad a las plantas y animales obtenidos por procedimientos esencialmente biológicos.

En reacción a estas polémicas decisiones, el Consejo Administrativo de la EPO en connivencia con las recomendaciones de la Comisión Europea incluyó un nuevo párrafo a la Regla 28 EPC. El nuevo párrafo 2 establece:

“(2) Bajo el Art.53(b), no se deben conceder patentes europeas respecto de plantas o animales obtenidos exclusivamente por medio de un proceso esencialmente biológico”.

Cuando parecía que esta modificación del reglamento aclaraba este tema, llegó la decisión T1063/18. Esta concluyó que la R.28(2) EPC entraba en conflicto con la interpretación que del Art. 53(b) EPC había hecho EBoA en sus decisiones G2/12 y G2/13. Así pues, la decisión T1063/18 de acuerdo con el contenido del Art. 164(2) EPC que establece la prevalencia de las normas del Convenio Europeo de Patentes sobre el Reglamento, hacía de facto inefectivo el contenido de la R.28(2) EPC.

Ante la inseguridad jurídica causada por esta decisión, el Presidente de la EPO refirió el caso ante el EBoA para que tomara una decisión definitiva sobre este tema. El caso G3/19 ha sido el último eslabón de un culebrón que parecía no tener fin.

La decisión sobre el caso G3/19 se puede calificar de sorprendente por dos razones.

La primera y más evidente es que viene a revertir el criterio del propio EBoA en sus decisiones G2/12 y G2/13 en cuanto a la interpretación del Art. 53(b) EPC. El EBoA ha justificado su cambio de criterio en que la excepción del Art. 53(b) EPC requiere de una “interpretación dinámica” a la luz de la nueva R.28(2) EPC.

La segunda es que la nueva interpretación del Art. 53(b) EPC no es aplicable a las patentes concedidas antes del 1 de julio 2017 (fecha en la que entró en vigor la R.28(2) EPC) o a las solicitudes con fecha de presentación anterior a dicha fecha. Dicho de otra manera, la decisión no tiene efecto retroactivo.

Además, esta decisión se puede calificar también de controvertida porque se había puesto en cuestión su admisibilidad. La razón es que para que el EBoA admita a trámite un caso a petición del Presidente debe haber al menos dos decisiones de las Cámaras de Recursos discrepantes entre sí sobre un determinado aspecto legal, lo cual no parecía ser el caso. A este respecto el EBoA ha citado la decisión T272/95 como decisión en conflicto con T1063/18. El EBoA argumenta que en la decisión T272/95 se tuvieron en consideración modificaciones en el reglamento para la interpretación posterior del Art. 53(b) EPC existiendo, por tanto, un conflicto con la decisión T1063/18.

Al margen de la decisión en sí sobre el aspecto de fondo, esto es, sobre la patentabilidad de las plantas y animales obtenidos por procedimientos esencialmente biológicos que, lógicamente queda aclarada, cabe hacer una reflexión sobre ciertas implicaciones que puede tener esta decisión.

La decisión G3/19 abre la puerta a que una modificación en el reglamento pueda tener un impacto en la interpretación de los preceptos del Convenio.

Hasta ahora, el Convenio Europeo de Patentes no se podía modificar si no era en una conferencia diplomática y con un acuerdo unánime de los estados miembros del Convenio. La decisión G3/19 abre la puerta a que una modificación en el reglamento pueda tener un impacto en la interpretación de los preceptos del Convenio y, por tanto, a que el Consejo Administrativo de la EPO pueda influir a través de la modificación del reglamento en cambios interpretativos del Convenio.

Pero, además, esta decisión pone en cuestión de manera importante el papel del EBoA como órgano independiente. La sensación que queda es que las presiones políticas de la Comisión Europea, del Presidente de la EPO y del Consejo Administrativo han tenido un peso determinante en la decisión final del EBoA.