Límites al “fin de la inmunidad registral” en el Reglamento de marca de la Unión Europea

30 agosto 2018

Supuestos en los que el titular de la marca registrada posterior puede invocar su derecho cuando es demandado en una acción de infracción.

30 agosto 2018

El límite puesto al “fin de la inmunidad registral” en el Reglamento de Marca de la Unión Europea aporta novedades interesantes que conviene conocer.

Con anterioridad al año 2013, al titular de una marca registrada demandado por infracción de una marca anterior, se le aplicaba el principio general del derecho “qui suo iure utitur neminem laedit”, en virtud del cual, se consideraba que ningún derecho de marca ajeno puede estar violándose por quien se limita a usar la marca cuyo registro ha obtenido de buena fe. De esta manera, hasta que la marca posterior no era anulada, el uso de la misma se consideraba que infringía el derecho de una marca anterior.

Este criterio se modificó a partir de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 21/02/2013 (asunto C‑561/11) que, resolviendo una cuestión prejudicial, estableció que “el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca”.

Este último criterio, conocido como el “fin de la inmunidad registral”, lo asumieron las Sentencias del Tribunal Supremo de 24/07/2013 y 14/10/2014, admitiendo que el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico una marca igual o similar, aunque esa marca haya sido registrada con posterioridad, sin necesidad de solicitar su nulidad.

Esto ha provocado que el titular de la marca posterior se plantee de qué le sirve la obtención de un registro de buena fe, si no le ampara el uso que hace de ella frente a una marca anterior cuya existencia desconocía.

Pues bien, la última versión del Reglamento de Marca de la Unión Europea (Reglamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14/06/2017), en su artículo 16, ha venido a matizar este “fin de la inmunidad registral” regulando lo que denomina el “derecho de intervención del titular de una marca registrada posterior como defensa en las acciones por violación de marca”.

Es decir, el vigente RMUE ha puesto límites al llamado “fin de la inmunidad registral”, a través de los siguientes supuestos en los cuales el titular de la marca posterior, sí puede invocar dicha marca para defenderse en una demanda por infracción de una marca anterior.

En líneas generales, el titular de una marca anterior no estará facultado para prohibir la utilización de una marca registrada posterior, cuando esa marca posterior no pueda ser declarada nula a instancia del titular anterior por alguno de los siguientes motivos:

1. Caducidad por tolerancia: El titular de la marca anterior ha tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca posterior con conocimiento de ese uso.

2. El titular de la marca anterior no hubiera podido oponerse al registro de la marca posterior, por alguno de los siguientes motivos:

  • Falta de carácter distintivo de la marca anterior: en el momento de solicitud de la marca posterior, la marca anterior estaba incursa en alguno de los motivos de nulidad absoluta previstos en los apartados b), c) y d) del art. 7.1 del RMUE (falta de distintividad, descriptiva o habitual).
  • Falta de uso de la marca anterior: en el momento de solicitud de la marca posterior, la marca anterior estaba incursa en motivo de caducidad porque no había sido usada en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de la marca posterior.
  • Ausencia de carácter suficientemente distintivo de la marca anterior: en el momento de presentar la oposición a la marca posterior, no se hubiera podido apreciar la existencia de riesgo de confusión.
  • Ausencia de requisitos de protección del renombre: en el momento de presentar la oposición a la marca posterior, el titular de la marca anterior no habría podido invocar su carácter renombrado porque dicho renombre de la marca anterior, se ha adquirido con posterioridad al registro de la marca posterior.

Esta nueva situación, parece una vía intermedia entre la inmunidad registral aplicada con anterioridad a la Sentencia del Tribunal de Justicia de 21/02/2013, y la existente después de la aplicación del criterio establecido en esta, consiguiendo de esta manera garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos sobre una marca legítimamente adquiridos.

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Andrés Gómez

Andrés Gómez

Responsable del área litigiosa de Marca Comunitaria. Departamento Patentes. Abogado.

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