Los diseños industriales y su relación con las marcas tridimensionales

Un producto puede beneficiarse de doble protección como diseño industrial y como marca tridimensional. Para ello, la forma no sólo debe atraer por criterios estéticos, sino que también debe inducir a pensar que ha sido fabricado por una entidad concreta.

¿Qué vinculación existe entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales? ¿Puede un mismo producto gozar simultáneamente de doble protección como diseño industrial y marca tridimensional? Para centrar el motivo de este artículo, y entender las diferencias en cuanto al objeto, finalidad y efectos que existen entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales, debemos atender a la definición de cada una de estas modalidades de protección:

Diseño industrial

El diseño industrial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3 del RDMC [igual al art. 1.2 a) de la LPJDI vigente], es la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación.

En definitiva, se entiende por diseño industrial todo tipo de innovación formal referida a las características de apariencia del producto o de su ornamentación, es decir, todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda describirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación.

La marca

La marca, de conformidad con lo dispuesto en el art. 4 RMUE [igual al art. 4 LM], es todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Dentro de esta definición, se sitúan como un tipo de marca las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, envases y la forma del producto, siempre que dichos signos permitan diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa.

La posibilidad de registrar la forma de los productos, el envase y el recipiente como marca, nos plantea dos cuestiones que planteamos y desarrollamos a continuación:

  • Diferencia entre las marcas tridimensionales y los diseños industriales, en cuanto estos últimos también pueden estar incorporados en productos, envases y recipientes.
  • La licitud y/o conveniencia de proteger esa forma o configuración de un producto como diseño industrial y, al mismo tiempo, como marca.

¿Cuál es la diferencia entre marca tridimensional y diseño industrial?

Podemos concluir a la vista de las propias definiciones de ambas modalidades, que las diferencias se centran en cuanto a su finalidad, función y plazo:

Distinta finalidad:

La marca tridimensional es el signo que protege la forma, el envase y el embalaje de un producto, y que permite su reconocimiento o identificación. En este sentido, por ejemplo, destacamos:

  • Marca tridimensional de la UE nº 31.203 que protege la forma triangular de chocolate TOBLERONE.
  • Marca tridimensional española nº 2.897.335 que protege la botella de agua “SOLAN DE CABRAS”

En ambos casos, estas formas protegidas identifican unos productos concretos y permiten que el público identifique el chocolate y el agua que respectivamente distinguen, de los demás productos de su categoría que se comercializan en el mercado, adjudicándoles una procedencia empresarial concreta.

El diseño industrial es un derecho de exclusiva que se otorga sobre la apariencia externa de un producto y que tiene requisitos distintos a la marca. Son susceptibles de protección las formas bidimensionales (por ejemplo, el estampado de una prenda de vestir) y las tridimensionales (por ejemplo, la forma de una botella, o de una maleta). En este sentido, por ejemplo, destacamos las formas de los bombones que comercializa DELAVIUDA ALIMENTACION, S.A.U. y que tiene protegidas a través de los siguientes diseños de la UE, actualmente en vigor:

  • DMC 000541073-0001, solicitado y registrado el 08/06/2006, con el siguiente diseño:
  • DMC 000541073-0002, solicitado y registrado el 08/06/2006, con el siguiente diseño:

En estos casos, las formas protegidas no se identifican con una procedencia empresarial concreta, pero hacen más atractivo el producto al que se aplica. El diseño, más allá de otorgar un valor estético a los bombones, le va a dar también un valor comercial en cuanto es un elemento importante que intervendrá en el acto de decisión y compra de los consumidores quienes, atraídos por su forma y configuración, optarán por su adquisición.

Distinta función

  • La función de la marca tridimensional es permitir que los consumidores distingan los productos que la incorporan, de otros productos equivalentes de la competencia.
  • La función de los diseños industriales es hacer que los productos ofrezcan un interés estético a la vez que funcional a los consumidores, es decir, conseguir que los productos resulten más atractivos para los compradores potenciales, con la finalidad de incrementar el valor comercial de los mismos.

Distinto plazo

  • Los derechos exclusivos sobre los diseños tienen un plazo limitado de cinco años que se puede ir ampliando mediante renovaciones quinquenales hasta alcanzar un máximo de 25 años.
  • Los derechos exclusivos sobre las marcas pueden gozar de un plazo ilimitado si el registro se renueva periódicamente y la marca se utiliza debidamente en el comercio

A la vista de todo lo anterior, podemos concluir que, aun con finalidades, funciones y plazos diferentes de protección, ambas modalidades vienen a ser identificadores comerciales de los que se sirven las empresas para incitar la demanda de sus bienes y servicios.

Sobre la posibilidad de protección acumulativa de la forma o configuración de un producto como diseño industrial, y como marca

Existe una línea muy delgada entre el concepto de una marca tridimensional y el concepto de un diseño industrial. Mientras la marca busca distinguir el origen empresarial de un producto o servicio, la protección del diseño industrial se hace atendiendo a la apariencia del producto, derivada de sus líneas, contornos, colores, materiales o de su ornamentación, en general.

A la vista de esta definición, no cabe duda de que la protección otorgada por un diseño industrial lo es a efectos, únicamente, de proteger la configuración de la presentación del producto en sí. Sin embargo, cuando esa decoración sirve además para distinguir los productos de una empresa de los de otra, resulta que también estamos ante el objeto de protección de una marca tridimensional.

Por tanto, es posible que la forma de un producto se beneficie de doble protección: como diseño industrial y como marca tridimensional. Pero, para ello, es imprescindible que la forma cumpla la función de la marca, es decir, que permita a los consumidores distinguir e individualizar el producto, identificándolo con un origen empresarial concreto.

Es decir, la forma no sólo debe atraer al comprador por meros criterios estéticos (función del diseño industrial), sino que también debe inducir a pensar que todos los productos que tengan esa forma particular han sido fabricados por una entidad concreta (función de la marca).

Desde H&A consideramos muy importante acceder a esta doble protección:

  • Desde el lanzamiento del producto, cuando se percibe que la forma del producto puede tener un carácter distintivo intrínseco como marca, y se prevén campañas publicitarias a través de las cuales el público pueda llegar a tomar conciencia de que una forma particular no es accidental, sino que constituye una marca utilizada por una empresa para diferenciar sus productos.
  • En un momento posterior al lanzamiento del producto, cuando la forma del mismo ha adquirido por el uso un carácter distintivo. Este supuesto es muy habitual, y en muchas ocasiones, por el transcurso del tiempo, resulta que la forma o configuración de un producto, originalmente concebida como diseño industrial, pasa a ser una marca de ese producto.

En ambos supuestos, la forma o configuración debe gozar de protección acumulativa, a saber, en virtud de la ley sobre diseños, y de la ley sobre marcas.

Claro ejemplo de esta doble protección son los registros de una de las botellas de FREIXENET, S.A., concretamente:

Esta doble protección resulta conveniente y muy justificada, en cuanto el alcance de prohibición de esta doble modalidad permite a su titular:

  • Impedir el uso no autorizado de la marca en relación con los productos en cuestión;
  • Impedir la fabricación y distribución de todo producto en el que esté incorporado el diseño.

De esta manera y a través de la doble protección, su titular no sólo podrá impedir a través de la marca tridimensional el uso de botellas iguales o similares para distinguir bebidas alcohólicas en la clase 33 del nomenclátor internacional, sino que también podrá impedir a través del diseño industrial el uso de botellas iguales o similares para distinguir cualquier otro producto como, por ejemplo perfumes o aceites, incluidos respectivamente en las clases 3 y 29 del nomenclátor internacional, para los que no está registrada la marca tridimensional.

En conclusión, ambas formas de protección no son excluyentes entre sí, y resulta muy común proteger un mismo producto simultáneamente por ambas vías, siempre que cumpla los requisitos de novedad (para el registro del diseño industrial), y de distintividad (para el registro de la marca tridimensional).

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Andrés Gómez

Abogado.Director del Departamento de Marcas.

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