Los términos geográficos y su protección como marca

12 abril 2023

La viabilidad de la protección de un vocablo geográfico como marca es una cuestión que suscita múltiples dudas cuando se aborda el registro de un signo que incluye un término de este tipo.

Desde la perspectiva de los motivos absolutos de denegación de las Marcas de la Unión Europea, existen tres posibles causas de denegación en base a este tipo de vocablos, que se recogen en el artículo 7.1 apartados c), g) y j) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la Marca de la Unión Europea.

El apartado c) dispone que “Se denegará el registro de (…) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar (…) la procedencia geográfica del producto o de la prestación del servicio (…)”.

En cuanto a la segunda causa, el apartado g) establece que “Se denegará el registro de las marcas (…) que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre (…) la procedencia geográfica del producto o servicio”.

Adicionalmente, el apartado j) dispone que “Se denegará el registro de (…) las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación de la Unión o el Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas”.

El presente artículo versa sobre las dos primeras causas.

Volviendo al primero de los motivos, como premisa, y partiendo de lo establecido en las Directrices de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante EUIPO), puede afirmarse que no es posible registrar un nombre geográfico como marca si dicho nombre es famoso o conocido para la categoría de productos o servicios que se pretende registrar y, por lo tanto, los consumidores asocian los productos o servicios a dicho nombre o si es razonable pensar que para un consumidor el término pueda designar el origen geográfico de los productos y servicios.

Como en todo análisis de cualquier signo que pueda ser descriptivo, la apreciación debe efectuarse tomando en consideración los productos y/o servicios que se van a designar y la percepción del público consumidor.

La cuestión no plantea dudas cuando un término geográfico ya es famoso o conocido para una categoría de productos o servicios, pues, en este caso, se va a recibir una objeción al registro. Un ejemplo podría ser Colombia para “café”.

Ahora bien, el problema surge a la hora de interpretar “cuando es razonable contar con que el término pueda designar el origen geográfico de la categoría de productos o servicios”.

En el supuesto de que el examinador considere que el público va a entender el término como un geográfico, lo siguiente es determinar si es razonable pensar que va a asociarlo al producto o servicio designado por el signo. No es preciso determinar que el nombre designa realmente el origen geográfico verdadero de los productos, sino que basta con demostrar que el vínculo que se establece entre el nombre del lugar y los productos puede ocasionar que los consumidores perciban la marca como una indicación del origen de los productos.

Por lo tanto, una objeción no puede basarse únicamente en el hecho de que, en teoría, los productos puedan fabricarse o los servicios prestarse en el lugar al que se refiere el término geográfico. Hay determinadas circunstancias o factores, según la categoría de productos/servicios, que deben considerarse para llegar a la conclusión de que el signo debe ser objetado por este motivo, tales como los sectores de mercado, condiciones naturales o industrias típicas de la zona geográfica.

Si, evaluadas dichas circunstancias, la conclusión es que puede provocarse una relación entre el lugar geográfico referido por la marca y los productos/servicios designados, el signo será objeto de denegación en base a este motivo absoluto.

Ahora bien, el hecho de que una marca sea objetada por este motivo no significa que no contemos con argumentos para su defensa.

Un ejemplo de ello, que hemos defendido con éxito, es el de la Marca de la Unión Europea número 18564145 RIOFRIO.

Dicha marca fue objetada, parcialmente, al considerar la Oficina que los consumidores pertinentes percibirían que dicho signo proporciona información de que los productos y el objeto de los servicios en clases 29, 31 y 35 (caviar, huevas, pescado y productos derivados del mismo…) son originarios de la localidad de Riofrío, ubicada en Granada.

Esta localidad es conocida por la calidad de sus pescados en general y de las truchas en particular, además de ser ampliamente conocida por la reputación de su caviar. Por lo tanto, al considerarse que dicho nombre geográfico era famoso o conocido para la categoría de productos mencionada y, por consiguiente, se asociaría a dichos productos o servicios en la mente del consumidor se consideró que el registro no era posible.

Para llegar a tal conclusión, el vínculo entre el lugar-productos/servicios se estableció teniendo en cuenta el término geográfico (RIOFRIO), las características del lugar designado por el término (condiciones naturales) y la categoría de productos/servicios (caviar, huevas, pescado, …)

Como señalábamos anteriormente, la objeción se consiguió superar mediante la aportación de una prueba extraordinaria acreditativa de la distintividad adquirida como consecuencia del uso efectuado y la marca se ha concedido con fecha 30 de marzo de 2023.
En cuanto al segundo de los motivos citados, en concreto el posible carácter engañoso de la procedencia geográfica de los productos o servicios designados por una marca, debemos tener presente que, siguiendo las pautas marcadas por las Directrices de la EUIPO, por norma general, la Oficina no planteará una objeción relativa a la posibilidad de inducir al público a error basada en la ubicación geográfica del solicitante (dirección). Dicha ubicación, en principio, no guarda relación con la procedencia geográfica de los productos y servicios, es decir, con el lugar real de fabricación del producto o servicio.

Si una empresa domiciliada en un país determinado solicita una marca que incluya alguna referencia de que el producto puede estar fabricado en un otro país o zona geográfica no va a ser susceptible de objeción por este motivo, ya que la Oficina presume un uso no engañoso por parte del titular. Cuestión distinta es que, por ejemplo, una marca de estas características (es decir que en su representación incorpore una referencia a que el producto está fabricado en un país) incluyese en su enunciado de productos una limitación a que los productos están hechos en otro país.

Una sentencia que ha abordado este aspecto de manera clarificadora es la dictada por el Tribunal General (Sala Sexta ampliada) el 29 de junio de 2022 en el asunto T-306/20.

La compañía HIJOS DE MOISES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S.A. solicitó la marca figurativa número 12043436.

en clase 29. La marca se concedió el 3 de enero de 2014.

En el año 2015 Ornua Co-operative LImited y el Ministro de Trabajo, Empresa e Innovación, miembro del Gobierno de Irlanda (en adelante Irlanda) presentaron una solicitud de nulidad contra esta marca alegando, por un lado, que la marca podía inducir al público a error con arreglo al artículo 59.1.a) RMUE en relación en el artículo 7.1 g) y, por otro, que el registro había sido solicitado de mala fe (artículo 59.1.b)).

La División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad y tanto Irlanda como Ornua interpusieron recurso ante la EUIPO, que mediante Resolución de la Gran Sala anuló la Decisión de la División de Anulación y declaró la nulidad de la marca controvertida admitiendo los dos motivos invocados en la solicitud de nulidad.

El titular de la marca, la empresa HIJOS DE MOISES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S.A., interpuso recurso contra la Resolución de la Gran Sala ante el Tribunal General.

En la Sentencia de 29 de junio de 2022, en primer lugar, el Tribunal analiza las cualidades intrínsecas de la marca objeto de controversia que sirvieron de base a la Resolución adoptada por la Gran Sala de Recurso y que pueden resumirse del siguiente modo:

• El hecho de que las palabras incluidas en la marca sean españolas lleva a concluir que el público pertinente es el consumidor hispanohablante medio al que se destinaban los productos alimenticios. El elemento denominativo de la marca era el dominante y significaba que, para dicho consumidor, alguien (una mujer) era de origen irlandés.
• El color verde se utilizaba para representar a Irlanda. Este color confirma la percepción del público de que los productos que lleven la marca son de origen irlandés, sobre todo teniendo en cuenta que tales productos alimenticios se podían elaborar en Irlanda, algunos de los cuales, como la carne, el pescado y la mantequilla, eran famosos por su calidad si eran de origen irlandés.

El Tribunal coincide con estas apreciaciones de la Gran Sala.

La parte recurrente, de hecho, admitió en su demanda que estaba de acuerdo con los siguientes significados del elemento denominativo “la irlandesa”: persona originaria de Irlanda, de la nación de Irlanda o mujer irlandesa. Por lo tanto, declara que el elemento denominativo indica con claridad, para el consumidor hispanohablante medio, un origen irlandés.

Por lo que se refiere al color verde, si bien no necesariamente cualquier persona puede conocer la función de representación de Irlanda que desempeña este color, lo puede averiguar por medio de fuentes accesibles generalmente al público, como, por ejemplo, mediante Internet.

En consecuencia, considera el Tribunal que la Gran Sala concluyó acertadamente que, cuando la marca se colocaba en los productos designados, sin más indicación, los consumidores hispanohablantes establecían a primera vista y sin mayor reflexión una relación directa entre el significado del elemento denominativo “la irlandesa” y una cualidad de los productos, concretamente su procedencia geográfica y que, por tanto, al ver la marca en los productos, creerían que procedían de Irlanda.
Una vez confirmadas las premisas referentes a las cualidades intrínsecas de la marca, el Tribunal se adentra en el fondo del asunto.

Aclara que los casos que contempla el artículo 7.1g) RMUE presuponen la existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor. La apreciación de este motivo solo puede llevarse a cabo, por un lado, en relación con los productos o servicios designados y, por otro, en relación con la percepción de la marca por el público pertinente.

Además, este precepto implica una designación suficientemente específica de las características potenciales de los productos y servicios. Únicamente cuando se haga creer al consumidor relevante que los productos y servicios poseen características que, de hecho, no tienen, será engañado por la marca.

El examen de la solicitud de nulidad exige demostrar que el signo cuyo registro como marca se solicita podía, por sí solo, inducir a error al consumidor en el momento de presentar la solicitud de registro. En efecto, la única fecha pertinente para examinar una solicitud de nulidad es la de presentación de la marca controvertida.

Es decir, en materia de nulidad, la cuestión que se plantea es si la marca debería no haberse registrado, ab initio, por motivos ya existentes en la fecha de la solicitud de la marca.

Teniendo estas pautas en mente, el Tribunal consideró que la Gran Sala acertó al entender que el público pertinente percibiría que la marca controvertida indicaba que los productos que designaba tenían origen irlandés. Ahora bien, debió comprobar si, en la fecha de la solicitud de registro, existía contradicción entre la información que la marca transmitía y las características de los productos.

El enunciado de los productos designados no incluía indicación alguna de su procedencia geográfica, por lo que podía, perfectamente, designar productos de Irlanda. Por lo tanto, en este caso, en la fecha de presentación de la marca objeto de controversia no existía contradicción alguna entre el signo y los productos designados, de manera que no cabía declarar que dicha marca podía inducir al público a error.

En consecuencia, el Tribunal concluye que la marca no inducía al público a error en la fecha de presentación de la marca controvertida.

Ahora bien, y únicamente a efectos de aclarar el fallo de la sentencia (pues no guarda relación con el objeto del presente artículo), debemos señalar que sí se consideró que la parte recurrente actuó de mala fe, por lo que, el hecho de que no se considerase que la marca inducía al público a error en cuanto a su procedencia geográfica, fue irrelevante en cuanto a la apreciación de la legalidad de la Resolución impugnada, ya que se mantuvo la nulidad de la marca controvertida.

Con independencia de la mala fe, ¿disponían los solicitantes de algún otro mecanismo legal para cancelar la marca controvertida? La respuesta es sí. El artículo 58.1.c) RMUE dispone que: “Se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: (…) si a consecuencia del uso de la marca que haga su titular o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios”.

Efectivamente, el hecho de que una marca pueda inducir al público a error constituye causa de nulidad absoluta y causa de caducidad.

La posibilidad de que una marca registrada pueda inducir al público a error, que justifica que se declare que los derechos del titular han caducado, se deriva del uso que se haga de la misma, mientras que en la causa de nulidad no hay referencia alguna a tal uso.

En principio, el examen de una solicitud de caducidad a la luz del precepto antes señalado exige que se considere el uso efectivo de la marca y, por tanto, elementos posteriores a su presentación, mientras que no sucede así a efectos del examen de una solicitud de nulidad.

Por lo tanto, los solicitantes de la nulidad, si bien consiguieron el objeto perseguido, esto es, la nulidad de la marca, dejaron de invocar un importante precepto, que podría haber resultado clave (de no haberse apreciado mala fe) para cancelar la marca.

En consecuencia, como ha quedado expuesto a lo largo del presente artículo, no es posible dar una respuesta afirmativa o negativa a la cuestión de si viable el registro como marca de un término geográfico, ya que, en función de los posibles motivos que puedan señalarse como objeción, hay que analizar diferentes aspectos para llegar a una conclusión.

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