LOUBOUTIN mantiene el monopolio de su signo distintivo

14 junio 2018

LOUBOUTIN gana la batalla antes la justicia europea reconociéndose la exclusividad de marca en sus famosas suelas rojas.

14 junio 2018

El pasado 27 de mayo de 2013, el diseñador francés de zapatos Christian LOUBOUTIN, interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia de la Haya (rechtbank Den Haag), una acción por violación de su famosa marca, cuyo registro consistía en un zapato de mujer, de tacón alto, con la suela marcada en color rojo. No obstante, su protección se limitaba únicamente a dicho color: el Pantone® 18 1663TP aplicado a la suela de un zapato. Pues, según se describe en la solicitud de registro “el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la marca”.

La citada acción por violación se interpuso frente a Van Haren, titular de un establecimiento en los Países Bajos, que comercializaba con zapatos de tacón con la suela característica en color rojo.

Frente a la Sentencia parcialmente estimatoria en primera instancia, Van Haren decidió oponerse ante el mismo Tribunal, alegando en este caso que la marca registrada por LOUBOUTIN era nula por ser una marca de forma y no de color.

De esta forma, si la citada marca se denegaba Van Haren podría continuar vendiendo sus salones de suela roja (ya que no habría registro en el que basar la acción de violación).

Asimismo, si la marca controvertida fuese nula por considerar que la forma en cuestión daba “un valor sustancial al producto” (art.3.1. e) iii) Directiva 2008/95/CE). No cabría presentar la prueba de distintividad adquirida por el uso tan aclamada por el famoso diseñador francés. Recordemos que esta distintividad adquirida por la asociación directa de las suelas rojas con el concreto origen empresarial LOUBOUTIN fue objeto de éxito en el pleito contra Yves Saint Laurent en Estados Unidos (Decisión de la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Estados Unidos de 5 de septiembre de 2012, en el litigio frente a Yves Saint Laurent YSL).

A este respecto, y frente a las dudas interpretativas sobre el tipo de marca impugnada, el Tribunal de la Haya interpuso cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decretando lo siguiente:

¿Se limita el concepto de “forma” en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la [Directiva 2008/95] —en sus versiones alemana, inglesa y francesa, respectivamente, form, shape y forme— a las características tridimensionales del producto, como son el contorno, la dimensión y el volumen (que han de expresarse en tres dimensiones), o también hace referencia a otras características (no tridimensionales) del producto, como el color?

Así, se suscitaba la cuestión principal sobre si, el supuesto de que un color determinado se aplique en un lugar específico del producto, significa que el signo controvertido está constituido por una forma de manera exclusiva (ya que es en este caso cuando entra en juego la prohibición absoluta).

Tras la elevación de la cuestión prejudicial, el TJUE ha fallado a favor del conocido diseñador de zapatos, argumentado que el hecho de que el color rojo reivindicado forme parte de una suela de tacón de mujer, no determina que proteja exclusivamente la forma, sino que, por el contrario, solo posiciona el color precisado mediante un código de identificación internacional reconocido. Así “el artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que un signo consistente en un color aplicado a la suela de un zapato de tacón alto, como el controvertido en el litigio principal, no está constituido exclusivamente por la «forma», en el sentido de esta disposición.”

En definitiva, esta Sentencia favorable pone de manifiesto la interpretación restrictiva que debe hacerse de la prohibición absoluta, que será finalmente valorada y aplicada por el Tribunal de la Haya (rechtbank Den Haag) en el país de origen.

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Lucía Martín-Sanz

Abogada. Departamento de Marcas.

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