Mantener nuestra cartera de P.I debidamente actualizada puede evitar numerosos problemas

19 mayo 2022

Tan solo mediante una previsión y revisión continuada de nuestra cartera de Propiedad Industrial, será posible defenderla y adaptarla a los constantes cambios y tendencias del mercado, como a las novedades legislativas nacionales e internacionales.

19 mayo 2022

Como punto de partida, sabemos lo importante que es obtener una protección adecuada de nuestras marcas, logos y demás signos distintivos. Sin embargo, este sería solo el principio: sería un error pensar que ya está todo hecho y que ahí termina la labor de una buena asesoría.

Por tanto, resulta fundamental mantener una constante vigilancia de nuestros signos distintivos, con el fin de detectar y, si fuera necesario, presentar la oportuna oposición frente a posibles solicitudes que puedan resultar incompatibles respecto a cualquiera de nuestros signos de identificación. Solo de esta forma podremos evitar que marcas muy similares e incluso idénticas, lleguen a concederse, propiciando que nuestras marcas puedan perder distintividad o incluso llegar a vulgarizarse debido a un uso incontrolado por parte de otros competidores.

Por otra parte, teniendo en cuenta que nuestra legislación cada vez resulta más estricta respecto al uso, solo manteniendo actualizada nuestra cartera de PI, será posible evitar que dichas oposiciones puedan ser rechazadas.

Al respecto, conviene tener en cuenta que es muy importante seleccionar adecuadamente las marcas utilizadas como base de una oposición. Esto es debido a que actualmente puede ser necesario tener que acreditar el uso de cualquier marca o signo utilizado como base de cualquier oposición. No obstante, esto no sería necesario durante los primeros cinco años del registro.

En los casos en no sea posible acreditar su uso durante los últimos cinco años, la oposición no sería tenida en cuenta, permitiendo como consecuencia, la concesión de la nueva solicitud. Más aún, incluso podrían ser “atacadas” posteriormente por falta de uso. Es importante recordar que, a partir del mes de enero de 2023, para solicitar la caducidad de una marca ya no será necesario acudir a la vía judicial.

Por ello, es conveniente utilizar las marcas tal y como fueron concebidas y registradas inicialmente y en caso de realizar variaciones, abandonar los registros que protegen logos que ya no se estén utilizando y sustituirlos por otros que coincidan con los actuales. Solo de esta forma resultaran totalmente eficaces.

Tan solo mediante esta previsión y revisión continuada, será más sencillo adaptar nuestra cartera tanto a los constantes cambios y tendencias del mercado, como a las novedades legislativas nacionales e internacionales.

De ahí la importancia, de mantener esta constante vigilancia si queremos disponer de una cartera de PI debidamente actualizada que, sin duda, desembocará en una protección verdaderamente efectiva.

Marcas/logos

En la actualidad resulta muy habitual realizar constantes “restyling” de nuestros logos, con el fin de adaptarlos a los tiempos, evitando que puedan quedarse anticuados. Esto ocurre más a menudo en determinados sectores, como el de la moda donde son continuos los cambios en cuanto a colores, tipos de letra e incluso el uso de distintas variantes de la marca principal.

Por este motivo, desde el punto de vista registral, es conveniente disponer de una versión “denominativa” que permanecerá inalterable y vigente durante todo el tiempo que nuestra marca se mantenga en el mercado. En la actualidad, existen multitud de marcas registradas con más de un siglo de vida.

Resulta conveniente que estas marcas denominativas sean las que mantengan la prioridad registral: de esta forma no será necesario mantener otras marcas mixtas que ya no estén siendo utilizadas.

Por otra parte, respecto a la versión “mixta” de nuestra marca, deberá incluir la forma más actualizada de nuestro logo y sucesivamente podrá ser abandonada y reemplazada por las nuevas actualizaciones. De esta forma, nunca correremos el riesgo de mantener marcas que ya no se utilicen y por tanto que corran el riesgo de no ser tenidas en cuenta en procesos de oposición.

También, es conveniente actualizar las marcas gráficas, evitando mantener registros con logos que ya no estén siendo utilizados o bien, que al variar considerablemente de los que se estén comercializando, resulten escasamente efectivos.

Productos/servicios

Cada vez resulta más importante ajustar los productos y servicios de forma que siempre queden claramente identificados en nuestra protección. Por ejemplo, no sería recomendable para un fabricante de galletas tener protección en la clase 30 sin mencionar específicamente este producto. Es conveniente recordar que, en la propia cabecera de productos de la citada clase, se indican “los productos de pastelería y confitería” aunque no se citan expresamente las galletas.

Por ello, aunque pueda resultar obvio que los productos que comercializamos se encuentren incluidos en una determinada clase de la clasificación internacional, es recomendable que se incluyan expresamente en la redacción de productos. Especialmente, cuando se trate de nuevos productos/servicios y no estén aun claramente definidos o contemplados en la actual clasificación de Niza.

Este grado de especificación cobra actualmente mayor importancia en los procesos de oposición a la hora de probar el uso. Teniendo en cuenta que en determinadas clases se incluyen productos tan dispares como por ejemplo los ordenadores o los extintores en la clase 9, si nuestra marca incluye la cabecera y tan solo podemos acreditar el uso para uno de ellos, difícilmente podremos impedir el registro de una marca solicitada exclusivamente para el otro aunque ambas denominaciones sean muy similares.

De la misma manera, respecto a los servicios, es importante mantenerlos actualizados con el fin de que estén convenientemente identificados. Sirva de ejemplo, la existencia de nuevos mercados en un espacio virtual como el del llamado metaverso, también conocido como nueva Web3.

Como ya hemos mencionado anteriormente en diferentes artículos, estos servicios quedarían actualmente contemplados en las clases 9, 35 y 41. No obstante, deben incluirse enunciados enfocados al uso en entornos virtuales quedando claramente comprendidos en la solicitud.

Nuevos envases/slogan

Estas revisiones periódicas permiten detectar la utilización de nuevos envases que, por su forma u ornamentación, pueden ser representativos y, lógicamente, deben ser objeto de protección mediante una marca tridimensional o de forma.

Asimismo, puede ser conveniente proteger el uso de cualquier slogan publicitario con el fin de impedir que pueda ser utilizado por la competencia.

Nuevas marcas no convencionales

En la actualidad, existen nuevos soportes y medios que han facilitado la posibilidad de contemplar nuevas formas de protección que hasta ahora resultaban difícilmente registrables. Resulta por ello, importante tener en cuenta estas nuevas formas de protección que permiten incluir otros tipos de marca como son las marcas sonoras, olfativas, de posición…

Secretos empresariales

En este tipo de revisiones, suele ser habitual que surjan otros aspectos que resulten difícilmente protegibles y puede ser muy recomendable tener en cuenta la posibilidad de obtener cierta protección a través del secreto empresarial.

Aunque ya ha sido objeto de otros artículos, no queremos dejar de recordar cuáles son los requisitos con el fin de poder identificarlos; ser secreto, tener un valor para la empresa (real o potencial) y adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.

Por el contrario, si no somos capaces de identificarlos y por tanto no adoptamos ningún tipo de medida que evite su divulgación, difícilmente podremos impedir que cualquiera pueda utilizarlos.

Por otra parte, conviene recordar que aunque siempre asociamos este tipo secretos con aspectos técnicos, científicos o industriales, también cubren otros tan dispares como el comercial, organizativo o financiero.

En este sentido, ponemos a vuestra disposición desde H&A nuestro departamento especializado en detectar y adoptar las todas las medidas necesarias para su tratamiento y protección.

Nuevos países/mercados internacionales

Una vez más, esta revisión periódica nos puede ayudar a simplificar nuestra cartera y consecuentemente lograr un importante ahorro en costes de mantenimiento.

Por una parte, nos permitirá detectar carencias y extender la protección de nuestras marcas en nuevos mercados internacionales o bien abandonar registros en otros países que ya no se estén utilizando.

Además, esta revisión permite adaptar nuestra protección a los nuevos tratados internacionales en materia de marcas, eliminando los registros directos en países que actualmente ya se encuentren incluidos en convenios como el de la Marca Internacional. En este sentido conviene recordar que en los últimos años se han producido importantes incorporaciones como Canadá, Chile, Brasil, Colombia, Emiratos Árabes, India, Indonesia…

Teniendo en cuenta que las marcas suelen renovarse cada 10 años, es conveniente comprobar que, si se dispone de registro directo en cualquiera de estos países, resultaría muy interesante incluirlo en la Marca Internacional mediante una designación posterior que permitirá no tener que renovar los registros directos.

En estos casos, es importante recordar la posibilidad de mantener la antigüedad, siempre que se mencione convenientemente la existencia de la marca anterior en el citado país.

Dominios/TMCH

Como ya hemos comentado en reiteradas ocasiones, es recomendable mantener una estrecha relación entre nuestras marcas y dominios.

El domino es nuestra marca en el mundo virtual o, dicho de otra forma, los dominios sirven para actuar online mientras que las marcas permiten actuar offline.

Teniendo en cuenta esta sinergia, resulta conveniente mantener un criterio común para ambos entornos.

Lo cierto es que no podemos disponer de protección en el TMCH si no disponemos de nuestra marca registrada idéntica e incluso actualizada. Esta relación llega hasta tal punto que no es posible renovar la vigilancia en el servicio de TMCH si la renovación de nuestra marca no está concedida. Por ello, es imprescindible solicitarla con antelación suficiente.

Datos actualizados

También es muy importante mantener todos los datos debidamente actualizados en los diferentes registros. En este caso, no solo nos referimos a la titularidad, sino también a la dirección, representación; así como personas de contacto, mails…

Revisiones periódicas

Una vez reconocida la importancia de mantener una constante vigilancia, resulta conveniente establecer unas revisiones periódicas que permitan atender de forma adecuada todos estos aspectos.

Esta periodicidad puede ser distinta en cada caso y deberá variar en función de las necesidades tanto individuales como del mercado o incluso legislativas. No obstante, nuestra recomendación sería realizar al menos una revisión anual de forma que podamos aprovechar para revisar adecuadamente y decidir sobre los vencimientos que puedan producirse en el año siguiente.

Por otra parte, teniendo en cuenta los posibles temas que deberemos tratar, es importante que tengan la opción de participar de una u otra forma todas las personas que puedan verse involucradas y que podrían afectar a departamentos tan dispares como marketing, jurídico, financiero, comercial, informática…

De igual forma, desde H&A disponemos de un equipo multidisciplinar que nos permitirá actuar en función de las necesidades de forma que cada asunto pueda ser tratado por un especialista.

Solo realizando un trabajo colaborativo y de manera conjunta será posible obtener una solución común que permita total eficacia en la toma de decisiones.

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H&A CUMPLE 40 AÑOS

Defendiendo el valor de lo intangible, aquello que nos hace únicos.

Francisco Villalonga

Director de la Oficina de Valencia. Marketing y Director Comercial

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