Marcas de forma: problemática de falta de distintividad

10 mayo 2022

Analizamos las dificultades que una marca de forma tiene para garantizar su distintividad.

10 mayo 2022

Quienes nos dedicamos a este sector ya estamos familiarizados con el término “marca de forma”, con el que desde hace un tiempo se identifican las marcas tridimensionales. No obstante, debido a que, posiblemente, este término no sea tan fácilmente identificable para la generalidad de los consumidores como lo puede ser una marca denominativa o una marca figurativa, antes de ahondar en la problemática objeto del presente artículo, es conveniente definir este tipo de marca.

A nivel de la Unión Europea, encontramos esta definición en el artículo 3 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión de 5 de marzo de 2018. Según este precepto, una marca de forma es la “consistente en, o ampliada a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia”.

Debe precisarse que la expresión “ampliada a” significa que estas marcas no incluyen únicamente las formas en sí mismas, sino que también pueden contener elementos denominativos o figurativos.

Categorías de las marcas de forma y la función del carácter distintivo

Una vez aclarado el tipo de marca para que sea perfectamente identificable, conforme se establece en las Directrices de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), debemos distinguir tres subtipos o categorías en las que pueden agruparse las marcas de forma:

  • Marcas cuya forma no tiene relación con los productos y/o servicios que designa.
  • Marcas cuya forma consiste en la forma del propio producto o de una parte de éste.
  • Marcas cuya forma consiste en el embalaje o envase propiamente dicho.

En líneas generales, las marcas encuadradas en la primera categoría no suelen tener problemas de distintividad, pero no podemos afirmar lo mismo respecto de las otras dos categorías.

Los criterios de apreciación del carácter distintivo de marcas que consistan en la apariencia del propio producto o en su envase no difieren ni son más estrictos que los que son aplicables a otro tipo de marcas. Sin embargo, estas marcas no se perciben del mismo modo por el público relevante que una marca denominativa o figurativa que consiste en un signo que es independiente de la apariencia de los productos. Los consumidores no tienen la costumbre de presumir el origen comercial de los productos basándose en su forma o en la de su envase al margen de elementos gráficos o denominativos; por consiguiente, puede resultar más difícil llegar a la conclusión de que tienen carácter distintivo que en el caso de marcas denominativas o figurativas.

Cuanto más se parezca la forma para la que se solicita el registro a la forma que con mayor probabilidad adopte el producto en cuestión, mayor será el riesgo de que de que la forma carezca de carácter distintivo. En estas circunstancias, sólo una marca que se aparta significativamente de la norma o de los usos del sector y que, por tanto, cumple su función esencial de indicar el origen comercial, estará dotada de carácter distintivo. Una simple desviación de la norma o de los usos del sector no es suficiente para hacer inaplicable el motivo de denegación establecida en el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE. Por lo tanto, el hecho de que una forma sea una variante de una forma común del tipo de producto de que se trate no es suficiente para establecer que la marca no carece de carácter distintivo.

La importancia de esta cuestión es tal que fue objeto de uno de los Programas de Convergencia de la EUIPO, en concreto el PC 9, que versó sobre el carácter distintivo de las marcas tridimensionales (marca de forma) que contienen elementos denominativos o figurativos cuando la forma en sí misma no es distintiva. Este Programa concluyó con la adopción de una Práctica común en abril de 2020.

En este sentido, se parte de la premisa de que, si una forma no distintiva contiene un elemento distintivo, será suficiente para poder considerar que el signo es distintivo en su conjunto.

Cuando las marcas consisten en una forma a la que se acompaña un elemento denominativo y/o figurativo, los factores que pueden contribuir a la apreciación del signo para establecer su carácter distintivo son su tamaño y proporción, su contraste con respecto a la forma y su posición respecto a ella.

En cuanto al tamaño de dicho elemento adicional (siempre que sea distintivo), éste debe ser, como regla general, claramente visible en la representación del conjunto que conforma el signo a fin de que la marca pueda considerarse distintiva. Ahora bien, si este elemento no es distintivo, el tamaño, por sí solo, en proporción a la forma, no va a ser suficiente para conferir al signo carácter distintivo.

El contraste constituye otro de los factores a considerar a la hora de valorar si un signo es distintivo en su conjunto. El contraste puede obtenerse mediante el uso de matices de colores o mediante las técnicas del estampado, grabado o vaciado de determinados elementos sobre los productos.

Por lo que respecta a la posición, como regla general, los elementos distintivos van a tener como resultado conferir al signo carácter distintivo con independencia de su posición en el producto. Ahora bien, es posible que, en algunas situaciones, en función del elemento de que se trate y de su posición en el producto, el consumidor pueda percibir dicho elemento de manera distinta, lo que puede afectar a la conclusión de distintividad del signo.

Otros elementos que pueden añadirse a las marcas de forma son los colores, si bien, con carácter general, la mera adición de un color no ayudará a conferir distintividad a la marca de que se trate. Ahora bien, una composición de colores poco usual puede provocar una impresión de conjunto que resulte en que el signo está dotado de carácter distintivo.

En ocasiones, las marcas de forma van acompañadas de una combinación de los elementos señalados; la apreciación de si el signo tiene o no carácter distintivo dependerá de la impresión general que genere dicha combinación de factores.

El caso VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

Como señalábamos anteriormente, uno de los tipos de marcas de forma que más problemática plantea desde el punto de vista de la distintividad son las marcas cuya forma consiste en la forma del propio producto (o de una parte de éste).

Así se refleja en el caso de la Marca de la Unión Europea número 16675721 consistente en la siguiente representación gráfica y cuyo titular es VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT.

Esta solicitud fue objeto de denegación por falta de distintividad, entre otros, para productos de la clase 12. El 29 de noviembre de 2021 la Primera Sala de Recurso emitió la Decisión en el asunto R2421/2020-1, por la que se anula la Resolución de denegación y se remite el caso para continuación del procedimiento de registro de la marca, que ha sido concedida con fecha 23 de abril de 2022.

En la forma de este vehículo, se han apreciado diferentes elementos que se apartan de los que se consideran habituales en el sector y ello ha propiciado el cambio de criterio de la Sala respecto al punto de vista del examinador. La primera imagen en la que se ve el frontal del vehículo contiene una forma de “V” en el lugar en el que, a priori, aparecería una indicación del origen comercial. Esta llamativa característica, considera la Sala, puede otorgar un efecto significativo en la impresión general de su origen. La sección frontal constituye una parte importante del conjunto, incluso sin el logo VW del fabricante, que habitualmente se sitúa en esta posición.

Prosigue la Sala indicando que, en el caso de otro vehículo notoriamente conocido del solicitante, una configuración similar se percibió como una referencia a la cabeza de un insecto y se utilizó el apodo “Käfer” o “escarabajo” para identificarlo.
En el vehículo objeto de la solicitud de esta marca la disposición de los elementos que conforman el frontal también se asemeja a dicha impresión de cabeza de insecto.

Además, hay otra serie de características gráficas que singularizan la impresión de conjunto que otorga el signo, como el parabrisas dividido (completamente inusual en el sector del automóvil) así como la ventana trasera trapezoidal, las ventanas laterales, la forma redondeada y poco aerodinámica del vehículo o los retrovisores exteriores redondeados.

Todas estas características son tan inusuales en el sector que el consumidor pertinente las percibirá de forma que le permita identificar el origen empresarial del producto y diferenciarlo de los de otras empresas, que es la función de una marca.

La ansiada distintividad y su demostración

No obstante, si no es posible logar el umbral de distintividad que todo signo debe alcanzar para superar el examen de motivos absolutos y acceder al registro, cabe la opción de demostrar el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso que se haya hecho del mismo.

Dispone el artículo 7.3 RMUE: “Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma”.

El carácter distintivo adquirido mediante el uso de una marca significa que, debido a su utilización en el mercado, una parte considerable del público relevante percibirá que el producto o servicio de que se trate procede de una empresa determinada.

La prueba del carácter distintivo de marcas cuya forma consiste en la forma del propio producto (o de una parte de éste) o de marcas cuya forma consiste en el embalaje o envase propiamente dicho es, territorialmente hablando, de una gran complejidad.

Si el signo incluye algún elemento denominativo, el público relevante vendrá delimitado por la lengua en la que esté expresado dicho elemento. Por ejemplo, si es en inglés, Irlanda y Malta; en el caso del francés, Bélgica, Francia y Luxemburgo; si el elemento denominativo es una expresión en alemán, en Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Austria.

Sin embargo, en el caso de las marcas que no incorporen elementos denominativos, no hay un territorio limitado. En cuanto a la demostración del carácter distintivo adquirido por el uso en estos casos, el Tribunal ha declarado, por un lado, que no bastaría acreditarlo meramente en una parte significativa de la Unión Europea; por otro lado, tampoco es razonable exigir la demostración del carácter distintivo adquirido en cada Estado miembro.

Atendiendo a las Directrices de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), podrían darse dos supuestos:

Regionalización (división del mercado de la Unión Europea en segmentos regionales). Esto puede suceder cuando:

  • En casos de determinados productos/servicios, los agentes económicos han agrupado a varios Estados miembros en la misma red de distribución y los consideran como si fuesen el mismo mercado.
  • Por proximidad geográfica, cultural, lingüística entre dos Estados miembros, el público de uno de ellos posee conocimientos suficientes de los productos existentes en el mercado nacional del otro. Aunque no sea necesario presentar pruebas para cada Estado, la documentación sí debe permitir establecer la adquisición de carácter distintivo por el uso en todo el territorio.

Extrapolación: Si los mercados nacionales no pueden agruparse, pero las conclusiones relativas a la adquisición de carácter distintivo en un Estado miembro también pueden ser aplicables a otros al existir elementos que permitan la extrapolación. Para ello se requiere que las condiciones de los mercados sean bastante similares, si no idénticas.

Para que la regionalización/extrapolación se apliquen, es fundamental explicar de forma convincente la pertinencia de las pruebas de un Estado miembro para otro/otros Estado/s o para el conjunto de la Unión Europea (por ejemplo, si tienen estrategias de marketing similares…).
Cuando en nuestra defensa alegamos la distintividad adquirida como consecuencia del uso de la marca, debemos establecer y demostrar que una parte importante del público es capaz de identificar el producto como originario de una empresa. Los requisitos para demostrar el carácter distintivo no son los mismos que para demostrar el uso; se trata de demostrar un uso cualificado.

Si bien la jurisprudencia no fija los porcentajes necesarios de penetración o reconocimiento de la marca en el mercado, deben establecerse los hechos necesarios para concluir que el público reconoce la marca como una indicación de origen empresarial.
En cuanto a la documentación que suele tener más peso para demostrar dicha distintividad adquirida citamos las encuestas (es uno de los medios de prueba más directo, ya que sirve para demostrar la percepción real del público consumidor), declaraciones de asociaciones comerciales independientes, organizaciones de consumidores y competidores y de Cámaras de Comercio que certifiquen que la marca se asocia al titular de la marca. También se valoran las certificaciones de proveedores y distribuidores (aunque tienen menor peso). Por último, las declaraciones expedidas por la propia parte interesada son a las que menor relevancia se otorgan.

La demostración del reconocimiento de una marca de este tipo por parte del público relevante no es sencilla y conlleva haber llevado a cabo, con carácter previo, un uso intenso de la marca que permita a los consumidores identificar su origen empresarial.
Por lo tanto, a la hora de elegir una marca de forma para un producto o servicio es importante, para evitar objeciones que suelen ser difíciles de superar, que sea distintiva intrínsecamente y permita al consumidor identificarla con un origen empresarial, como en el caso de la marca de Volkswagen; no obstante, entran en juego criterios subjetivos a la hora de decidir qué signo es o no distintivo, como lo demuestra el iter procedimental que ha seguido esta marca, pues las conclusiones de la Sala de Recursos fueron diferentes a las de la División de Examen que analizó el signo en una primera fase.

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H&A CUMPLE 40 AÑOS

Defendiendo el valor de lo intangible, aquello que nos hace únicos.

Eva Martín

Abogada.Departamento de Marcas.

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