Marcas defensivas: la marca como escudo

10 abril 2023

Muchas empresas y particulares hacen uso, en ocasiones, de lo que conocemos como marcas defensivas, aprovechándose de resquicios en la legislación de marcas para intentar ampliar la protección otorgada por un registro. Hoy, abordamos esta figura y posibles alternativas para evitarlas.

Pero, antes de comenzar a realizar un análisis en profundidad de las denominadas marcas defensivas, es conveniente empezar resaltando la finalidad última de la legislación de marcas, que no es otra que la de permitir la distinción del origen empresarial de los productos y servicios protegidos por estas, diferenciándolos de los de otros competidores, tratando de evitar la generación de confusión entre los consumidores y contribuyendo a una competencia leal en el mercado.

Las marcas defensivas… y su razón de ser

Si bien no podemos encontrar ni en nuestra legislación marcaria nacional ni en la europea, una definición de marcas defensivas, podemos referirnos a estas como aquellas que son solicitadas por el titular designando una multitud de bienes y servicios para los que realmente no se tiene intención de hacer uso.

Lo cierto es que este tipo de registro de marcas defensivas no se encuentra prohibido explícitamente ni por nuestra legislación nacional ni por la europea, ya que ninguna de ellas obliga al solicitante de la marca a declarar su intención real de usarla para los productos y servicios designados. Por lo tanto, parece que nada impedirá el registro de este tipo de marcas, siempre y cuando cumplan con el resto de requisitos exigidos por la legislación.

No obstante, en este aspecto sí que deberemos tener en cuenta la obligación de uso de la marca impuesta por la Ley. Hemos de recordar que, si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo para los productos y servicios que protege, esta quedará incursa en una de las causas establecidas por la ley para poder ser caducada.

¿Se pueden combatir las marcas defensivas? El concepto de mala fe

Este tipo de registro puede resultar muy atractivo para cualquier solicitante que pretenda que el ámbito de protección de su marca sea extremadamente amplio y esto nos lleva a plantear las siguientes preguntas:

• ¿Es posible tomar medidas ante esta clase de registro que parece contravenir el objetivo final de la legislación marcaria?
• ¿Tiene el resto de los competidores del mercado alguna posibilidad de combatir este tipo de actuación?

Para dar respuesta a estas preguntas es necesario sacar a relucir el concepto de la mala fe en el registro de marcas, concretamente reflejado en el artículo 51.1 b) de la Ley de Marcas, el cual recoge la posibilidad de que se declare la nulidad de una marca “cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe”. Es precisamente la figura de la “mala fe en el registro” una de las maneras que tiene el sistema marcario de tratar de evitar que se produzca cualquier abuso de este.

A través de esta figura, se abre una posible solución para el resto de los competidores del mercado que detecten que un tercero ha llevado a cabo este tipo de registro de marcas defensivas en caso de no querer verse obligados a esperar cinco largos años para poder optar a solicitar la caducidad de la marca de su competidor para aquellos productos y servicios de los que no se ha hecho uso.

Este instrumento legal, el concepto de mala fe, es posiblemente la mejor arma que tiene cualquier actor del mercado para intentar destruir ese escudo en forma de marca defensiva tras el que pretende resguardarse su competidor.

Si bien el hacer uso de este arma es una alternativa totalmente viable, lo cierto es que no es para nada tarea sencilla, pues la carga de probar la existencia de mala fe en el registro de la marca de un contrario es un camino de arduo recorrido. Para ello, se deberá conseguir acreditar que ese registro marcario se ha realizado eludiendo el propósito último de la ley marcaria, como puede ser la indicación del origen de los productos y servicios protegidos, siendo la intención real del solicitante:

• Incrementar de manera abusiva y deshonesta el rango de protección de la marca registrada;
• Prevenir a través de una actuación deshonesta en el mercado que cualquier tercer competidor pueda registrar en el futuro una marca idéntica o similar para productos o servicios idénticos o similares.

Por lo tanto, puede darse el caso de que este tipo de registros se consideren realizados de mala fe al ser su objetivo real totalmente contrario al perseguido y protegido por la legislación de marcas.

En este sentido, cabe hacer mención a la postura mantenida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por ejemplo en las resoluciones de los casos C-371-18 Sky y C 104-18 Koton, en las cuales se establece lo siguiente:

“Una solicitud de marca presentada sin la intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere el registro constituye un acto de mala fe en el sentido de dichas disposiciones si el solicitante de la marca tuvo la intención de perjudicar los intereses de terceros de manera incompatible con las prácticas leales o con la intención de obtener, sin siquiera tener en cuenta a un tercero en particular, un derecho exclusivo para fines distintos de los que corresponden a las funciones de la marca. Cuando la falta de intención de utilizar la marca de acuerdo con sus funciones esenciales se refiera únicamente a determinados productos o servicios mencionados en la solicitud de marca, la solicitud sólo constituirá un acto de mala fe en la medida en que se refiera a dichos productos o servicios”.

Otra clase de marca defensiva ante la que nos podemos encontrar en el mercado es aquella que se registra con la mera intención de fortalecer la protección de un derecho marcario previo y, de esta manera, conseguir una ampliación de la cartera de marcas del titular. No obstante, como así lo establece el Tribunal General de la Unión Europea (T‑273/19, 28/10/2020), en este tipo de supuestos se estaría produciendo una actuación deshonesta por parte del solicitante, tratando de eludir la finalidad perseguida por la ley de marcas y considerándose, por lo tanto, un registro de mala fe.

Alternativas ante esta problemática

Como se ha explicado anteriormente, la marca defensiva no es un concepto que esté definido y regulado como tal en la legislación española o europea, lo que da lugar a extensos debates acerca de cuándo nos podemos encontrar ante una y, lo más importante, si esta puede contravenir los principios básicos de la legislación marcaria, con todo lo que ello conlleva.

En este aspecto, otros países como, por ejemplo, Australia, Japón o Kenia, van un paso más allá a la hora de intentar buscar una respuesta a esta cuestión, regulando expresamente este tipo de registros de marca en su legislación.

Como norma general, en estos países, la figura de la marca defensiva permite a cualquier titular que posea una marca renombrada previa, solicitar una nueva marca idéntica o similar designando productos y servicios para los cuales no tiene intención de hacer uso. De igual manera, acogiéndose a este concepto, el registro de esta nueva marca en estos casos queda blindado ante la imposibilidad de que un tercero pueda solicitar su caducidad por falta de uso.

Parece que el principal objetivo de estas legislaciones extranjeras es dotar expresamente de una mayor protección a las marcas renombradas, impidiendo que otros competidores puedan aprovecharse de su reputación, incluso para productos y servicios que se alejan de la esfera real de uso y protección de la marca principal.

Este tipo de regulación hace que nos podamos plantear distintas cuestiones: ¿Es lícito dotar de más protección a las marcas renombradas a través de esta figura? ¿Está justificada esta protección para evitar que los titulares de marcas renombradas incurran en excesivos costes a la hora de tener que proteger su marca frente a terceros? ¿Puede dar lugar esto a la creación en el mercado de un stock excesivo de marcas registradas para productos y servicios de las que realmente no se va a hacer uso?

Bajo mi punto de vista, debe darse prioridad a la salvaguarda de uno de los objetivos principales de la ley de marcas como lo es la identificación del origen empresarial de los productos y servicios protegidos por esta y la obligación de hacer uso de la misma respecto a esos productos/servicios. En este aspecto, tanto la legislación como la jurisprudencia española y europea ya nos ofrecen suficientes herramientas que permiten dotar a las marcas renombradas de una protección adicional respecto al resto de marcas tradicionales y que no pasa por esta alternativa de concepto de “marca defensiva”.

El refiling, una figura que también entra en juego

Puesto que nos encontramos analizando los distintos tipos de marcas defensivas, no podemos dejar de referirnos a la conocida figura del refiling, esto es, cuando el titular de una marca registrada toma la decisión de solicitar una nueva marca idéntica o similar para proteger productos y servicios idénticos o similares.

Al igual que el concepto de “marca defensiva” que hemos analizado anteriormente, la figura del refiling no se encuentra definida como tal en nuestra legislación marcaria y, por supuesto, es un comportamiento que tampoco está prohibido expresamente. De igual manera que con las marcas defensivas, en estos casos habrá que estar a la intención última del solicitante de la marca.

Es posible que el refiling de una marca previa tenga una intención totalmente lícita y acorde a las reglas del mercado. Por ejemplo, se puede dar debido a una nueva estrategia de marketing a seguir por el titular, a la evolución de su negocio o a cambios en las necesidades de los consumidores que hacen necesaria una actualización de la marca registrada o de los productos/servicios designados inicialmente.

El verdadero problema viene dado cuando la intención del solicitante se aleja de cualquier comportamiento lógico de mercado y lo que se pretende es abusar del sistema marcario, por ejemplo, solicitando este nuevo registro para evitar que la marca quede incursa en causa de caducidad por falta de uso tras el periodo de 5 años establecido por nuestra legislación. Es en este tipo de casos cuando el refiling puede quedar limitado al considerarse un registro de marca de mala fe.

Por supuesto, otros aspectos que pueden ayudar a determinar la intención deshonesta del solicitante pueden ser: la identidad entre el titular de la marca previa y el solicitante de la nueva, la similitud entre los productos y servicios designados, así como en el territorio protegido, etc.

Una de las sentencias más relevantes en este aspecto es la dictada por el Tribunal General de la Unión Europea en el conocido caso “MONOPOLY” (T-663/19, 21/04/2021). En este asunto, nos encontramos ante un mismo solicitante y titular de la marca previa. Sumado a ello, la nueva marca pretendía proteger productos y servicios idénticos a la anterior y, a su vez, el propio solicitante manifestó que una de las ventajas de seguir esta estrategia era evitar el tener que probar el uso de la marca cada vez que un contrario lo solicitaba en un procedimiento de oposición. En este caso, el Tribunal consideró que la intención real del solicitante era aumentar consecutivamente el periodo de gracia de 5 años para tener que aportar prueba de uso, algo que, a todas luces, contravenía los objetivos de la legislación marcaria y, por lo tanto, dio lugar a considerarlo un registro de mala fe.

Las conclusiones que nos deja el uso de las marcas defensivas hoy

Como hemos podido ver, la estrategia de proteger o intentar ampliar sus derechos marcarios amparándose en el “escudo” de las marcas defensivas puede resultar muy atractiva para determinadas empresas y particulares. No obstante, cualquier competidor tendrá la oportunidad de enfrentarse a este tipo de comportamiento cuando considere y, lo más importante, cuando pueda acreditar que la intención última del solicitante contraviene los objetivos de la legislación marcaria y que, por lo tanto, lo que se pretende mediante ese registro es abusar del sistema en su propia conveniencia.

Uno de los aspectos clave a tener en cuenta es que, al no estar el concepto de marca defensiva definido como tal en nuestra legislación, será necesario analizar cada caso concreto en profundidad y dependerá en última instancia de las oficinas o los tribunales, determinar si el verdadero propósito de los solicitantes es otro distinto al protegido y perseguido por la legislación marcaria.

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